【日本專利周刊5】看點(diǎn)：介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書》

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【日本專利周刊5】看點(diǎn)：介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書》

此文由日本深泉知財(cái)研究所提供

首發(fā)：IPRdaily

日本專利新聞速報(bào)（周刊）第五期

(文末有前期周刊鏈接，可點(diǎn)擊查看）

一、【申請實(shí)務(wù)】

A.JPO于2016年6月公布了《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書》 [ 報(bào)告書全文：http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_amendment_ja.pdf]。該報(bào)告中記載37個案例，本研究所選擇其中一些和申請實(shí)務(wù)比較相關(guān)的案例做一些介紹，以便讀者了解日本專利制度的特點(diǎn)和答復(fù)OA時的某些注意事項(xiàng)。詳情請參閱下面的“深泉觀察”欄目。

B.據(jù)JPO官網(wǎng)[ JPO的通知: https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm]和《日刊工業(yè)新聞》的消息[ 日刊工業(yè)新聞的報(bào)道：https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00394208?isReadConfirmed=true]，從8月1日開始，JPO和USPTO進(jìn)一步加強(qiáng)針對發(fā)明專利的審查合作，將申請“共同審查”的對象擴(kuò)大至公開前的申請。上述兩專利局的“共同審查合作項(xiàng)目”啟動于2015年，旨在共享兩局的審查成果，以加快審查速度。隨著本次合作的強(qiáng)化，發(fā)出第一次OA的時間實(shí)質(zhì)上可以進(jìn)一步縮短至少6個月（公開18個月-主張優(yōu)先權(quán)12個月＝6個月）。下圖顯示了該“共同審查”的流程，其他具體的申請手續(xù)、注意事項(xiàng)等信息可參考注2。另外，中國申請人也有機(jī)會利用該制度，前提是在美國和日本申請了發(fā)明專利并且主張了同樣的優(yōu)先權(quán)（或者說，屬于同族專利）。順便說一下，目前JPO、USPTO的從請求實(shí)審到發(fā)出第一次OA的時間（2014年平均值）分別為9.3個月、18.1個月。

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C.日本和越南的PPH試行項(xiàng)目已經(jīng)于2016年4月1日開始實(shí)施 [ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_vietnam_highway.htm]。目前，日本已經(jīng)和35個國家/地區(qū)的專利局展開了PPH合作，其中包括了大多數(shù)東盟國家，這35局具體如下[ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm]：

①五大局中的其他四局：中國(M)、美國(M)、歐洲(M)、韓國(M)

②亞洲8局：新加坡(M)、菲律賓(M)、印尼、馬來西亞、泰國、越南、臺灣(M)、以色列(M)

③非洲1局：埃及

④歐洲18局：英國(M)、德國(M)、俄羅斯(M)、歐亞專利局(M)、北歐專利局、芬蘭(M)、瑞典(M)、挪威(M)、冰島(M)、西班牙(M)、葡萄牙(M)、奧地利(M)、匈牙利(M)、波蘭(M)、丹麥(M)、捷克(M)、羅馬尼亞(M)、愛沙尼亞(M)

⑤美洲3局：加拿大(M)、墨西哥(M)、哥倫比亞(M) ⑥大洋洲1局：澳大利亞(M)
上述“(M)”表示同時還可以利用“PPH MOTTAINAI ”（意思是“不浪費(fèi)的PPH”），主要針對通過普通PPH途徑無法進(jìn)行加快的如下2種情形[ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_mottainai.htm]：

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對于中國申請人和代理人來說，熟知在哪些國家可以利用PPH和“PPH MOTTAINAI ”，有利于在申請之前制定出申請戰(zhàn)略，以便在相關(guān)國家獲得加快審查和較好的結(jié)果。

D.近日，JPO更新了關(guān)于提公眾意見時，在記載格式等手續(xù)方面需要注意的事項(xiàng)[ http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_02.htm]：在形式上要遵照“特許法實(shí)施規(guī)則中的模板20”；對于所提供的外文參考文獻(xiàn)中的相關(guān)記載，JPO期望最好能同時提供日文翻譯（深泉注：提交翻譯文雖然不是義務(wù)，但有助于提高審查員參考的可能性）；必要的文字部分，可以加下劃線。

向JPO提公眾意見不發(fā)生官費(fèi)。另外，筆者從相關(guān)人士處得知，日本審查員很重視公眾意見，參考率較高。

二、【新聞速遞】

A.據(jù)《讀賣新聞》報(bào)道 [ http://www.yomiuri.co.jp/science/20160725-OYT1T50128.html]，日本政府于7月27日設(shè)立了由日本經(jīng)濟(jì)界和大學(xué)等一把手組成的“促進(jìn)創(chuàng)新的產(chǎn)學(xué)官對話會議”，旨在從根本上加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)合作研究。日本政府期望在今后10年內(nèi)由企業(yè)向大學(xué)投資2000-3000億日元（約120-180億人民幣），以促進(jìn)人工智能、尖端材料等領(lǐng)域的創(chuàng)新。據(jù)文部科學(xué)省的數(shù)據(jù)顯示，目前日本的產(chǎn)學(xué)共同研究中，企業(yè)投資額度平均每件為220萬日元（約13萬人民幣），但是很多研究成果即使獲得了發(fā)明專利也未能產(chǎn)業(yè)化或促進(jìn)營業(yè)額增加。

B.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會的知識產(chǎn)權(quán)分委會第15次專利制度小委員會于8月3日舉行了會議 [ 第15次專利制度小委員會會議：http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou15.htm ]，日立制作所的戶田裕二介紹了日立近年來的知識產(chǎn)權(quán)活動由制造產(chǎn)品、申請專利為主的方式向保護(hù)商業(yè)模式、利用大數(shù)據(jù)、參與制定標(biāo)準(zhǔn)等模式演變，戶田對于“處理知識產(chǎn)權(quán)糾紛系統(tǒng)的修改”持謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為這將誘發(fā)專利主張實(shí)體的訴訟、阻礙創(chuàng)新，建議對“證據(jù)收集手續(xù)（特別是制造方法的發(fā)明的證據(jù)收集）”的法改進(jìn)行探討。

法政大學(xué)的西岡靖之介紹了即將到來的第四次產(chǎn)業(yè)革命中，IoT(物聯(lián)網(wǎng))商業(yè)模式的意義。西岡認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)模式對于制造業(yè)來說是一次機(jī)遇，因?yàn)閱渭兊闹圃飚a(chǎn)品僅能獲得一次性利益，而企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)向客戶提供服務(wù)則可以持續(xù)穩(wěn)定的獲得利潤。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)目前被日本社會廣泛關(guān)注，常常成為討論的熱點(diǎn) 。另外，上文提到的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會”是根據(jù)《經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省設(shè)置法》第6條設(shè)立的行政機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān)的、以及國民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的重要事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查和審議，例如，2015法改時增加的特許法第35條第6款中規(guī)定了：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣在制定涉及職務(wù)發(fā)明的某種指南時，需要聽取產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會的意見。

C.“2016年審判實(shí)務(wù)者研究會第一次會議”于7月25日舉行，參會者除了JPO的審判官之外，還有來自產(chǎn)業(yè)界、專利代理師、律師的實(shí)務(wù)派專家[ 2016年審判實(shí)務(wù)者研究會： http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm]。日文的“審判”一詞除了包括復(fù)審和無效宣告程序，還包括中國所沒有的“訂正審判”、“補(bǔ)正卻下不服審判”、“延長登記審判無效審判”等程序。上述研究會開始于2016年，最初被稱為“創(chuàng)造性討論會”，后更名為現(xiàn)在的名稱。在本次會議之后，將不定期舉行分小組分會，并在每年年末總結(jié)出報(bào)告書，公布于JPO官網(wǎng)，感興趣的可到下面網(wǎng)頁查看、下載往年的報(bào)告，該報(bào)告書的內(nèi)容豐富、討論深入，具有很高的參考價(jià)值。

三【判例】

就“X訴興和株式會社等發(fā)明專利權(quán)糾紛案”二審，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院于7月28日做出判決，認(rèn)可一審判決中關(guān)于“興和株式會社等的產(chǎn)品未落入涉案專利保護(hù)范圍內(nèi)”的判斷，駁回上訴人（即X）的全部請求。本案的涉案發(fā)明（日本專利號：特4778108號）涉及的是藥物的投藥劑量的用途發(fā)明，該授權(quán)專利只有1個權(quán)利要求項(xiàng)，如下：

【1. 一種梅尼埃病的治療藥物，其特征在于，對成人1天以0.15?0.75g/kg體重的異山梨醇經(jīng)口服給藥使用（但同時使用相當(dāng)于異山梨醇1?30質(zhì)量％的多糖的情形除外）】

本案的主要爭議點(diǎn)在于，這種限定投藥劑量的用途發(fā)明，其權(quán)利范圍是是指：僅使用權(quán)利要求中所限定的相關(guān)用量的用法（限定性理解）；還是在整個的治療過程中的某一步驟，只要用到該限定性用量，即落入其保護(hù)范圍（非限定性理解）？

對于這一點(diǎn)，二審法院所認(rèn)可了一審判法院的判斷，一審法官的判斷標(biāo)準(zhǔn)如下：

① 權(quán)利要求中并未就這個問題有明確的記載。

② 詳細(xì)參考說明書的相關(guān)記載（包括相對于現(xiàn)有技術(shù)的效果部分），從而確定權(quán)利要求中“對成人1天以0.15?0.75g/kg體重的異山梨醇經(jīng)口服給藥使用”所指的用量是治療的最初階段的給藥量，是一個恒定值，與之后醫(yī)生根據(jù)病人的病情、反應(yīng)等作出的增減劑量無關(guān)。
③ 被告制造了涉案發(fā)明的藥品，但其使用說明書中記載的“標(biāo)準(zhǔn)用量”是1天使用1.5～2.0mL/kg，因此該用量未落入權(quán)利要求的范圍。 ④被告產(chǎn)品的分包裝的用量可以被認(rèn)為是“標(biāo)準(zhǔn)用量”，因此即使是分包裝產(chǎn)品也未落入權(quán)利要求的范圍。

本案對于實(shí)務(wù)上的啟示是：藥品生產(chǎn)商對于藥品使用說明書或藥品申報(bào)的資料等中，關(guān)于用法、用量的記載要謹(jǐn)慎，即使有更好的用法，也不要隨便記載或推薦使用，除非很有自信不會侵犯他人的專利權(quán)。

四、【深泉觀察】----- 介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書》

A.內(nèi)容介紹

△ 案例1： 發(fā)明名稱為“臨時固定用粘合劑”。原說明書和權(quán)利要求中均未記載數(shù)值范圍，僅記載如下非連續(xù)的數(shù)值點(diǎn)表格，權(quán)利要求中是否允許修改為數(shù)值范圍？

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【結(jié)論】
JPO允許；
KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩?，對本連續(xù)技術(shù)人員來說是自明的；
SIPO不允許，參見《審查指南第二部分第8章5.2.2.1》。

△ 案例2： 發(fā)明名稱為“臨時固定用粘合劑”。說明書的原始記載為“該粘合劑合中含有50-80wt%高密度聚乙烯以及可選擇性添加的可塑劑”。將劃線部分修改為“0-5wt%的可塑劑”的話，是否允許？

【結(jié)論】
JPO不允許，但如果可塑劑及其添加濃度屬于公知常識且為慣用手段的話，則允許；
KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩?，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是自明的；
SIPO不允許，修改超范圍，未在原文中直接且明確的記載。

△ 案例3：說明書的實(shí)施例1、實(shí)施例2中分別記載為“脂類和甘油的比例為100:10”、“脂類和甘油的比例為100:15”。以此為根據(jù)，在權(quán)利要求中加入“脂類和甘油的比例為100:10～15”，是否允許？

【結(jié)論】
JPO允許，從原始說明書的整體來看（例如課題、效果等），如果100:10 和100:15可以被認(rèn)為是連續(xù)數(shù)值范圍的端點(diǎn)的話，則該修改可以被評價(jià)為“記載于原始說明書中”，未導(dǎo)入new matter。

KIPO允許，因?yàn)榫捅景咐男薷亩?，對本連續(xù)技術(shù)人員來說是自明的；但如果有打破該自明性的理由存在的話（例如在該數(shù)值范圍內(nèi)存在特定比例不能達(dá)到發(fā)明目的），則該修改不被允許。

SIPO不允許，修改超范圍，未在原文中直接且明確的記載。

【深泉評論： SIPO的標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，這種嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對于不熟悉審查指南的一般發(fā)明人甚至代理師新人而言，非常不利；僅有利于熟知“撰寫游戲規(guī)則”的人，他們在實(shí)質(zhì)上并未給社會提供更多技術(shù)信息的情況下，僅通過“玩文字游戲”，即可獲得成百上千倍的保護(hù)范圍，這是明顯的不公平。

專利法的終極目的是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，還是鼓勵發(fā)明人等去咬文嚼字“玩文字游戲”，例如“回字有幾種寫法”？如果是在鼓勵后者，那將是一個明顯的錯誤。例如，根據(jù)7月1日SIPO公布的《2015年中國專利調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)告》，當(dāng)申請人被問及“企業(yè)保護(hù)創(chuàng)新成果方面的局限”時，調(diào)查結(jié)果如下圖所示（這是一道多選題），高達(dá)58%的申請人認(rèn)為“權(quán)利要求保護(hù)范圍過于局限，容易被人合法繞過”，排在首位。筆者認(rèn)為這樣的調(diào)查結(jié)果和目前《審查指南》的規(guī)定及SIPO對指南的解釋和運(yùn)用并非全無關(guān)系?！秾彶橹改稀分杏嘘P(guān)修改超范圍的具體規(guī)定好像是從EPO學(xué)來的，而這個舶來品并不適合我國當(dāng)前的國情；由上文中的幾個例子可推知，日本和韓國人也認(rèn)為這類嚴(yán)格的規(guī)定不適合他們的國情】

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△ 案例4：
案情如下：

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三局對于第2次修改的判斷如下：

【日本專利周刊5】看點(diǎn)：介紹《中日韓修改要件案例研究報(bào)告書》

【深泉評論：①上述日本特許法17 條之2 第5 款的規(guī)定，和其他國家相比是比較特異的，對于針對Final OA的修改非?？量蹋皇煜み@一點(diǎn)的中國申請人因此吃大虧的不在少數(shù)。 ② 該法條是在JPO積壓了大量待審查的案件的時代出臺的，為了加快審查速度，JPO選擇了放棄聽證原則，不惜犧牲申請人的利益 ③ 但就結(jié)果來看，這個法條對于加快日本審查速度貢獻(xiàn)很大。JPO將在未來較長一段時間里，穩(wěn)座“審查速度第一局”的位置。 ④另一方面，日本對于針對非Final OA的修改，給予了極大的自由度，從這一點(diǎn)來說，申請人的利益在某種程度上得到了補(bǔ)償；但不熟悉日本專利制度的中國申請人可能并沒有意識到第一次修改對于授權(quán)的來說是是多么的重要！

限于篇幅，本期僅介紹上述幾點(diǎn)，我們下周見。

前期回顧：

第一期：【日本專利新聞速報(bào)】這周日本IP界都發(fā)生了啥？

第二期：【日本專利新聞速報(bào)】這周日本IP界都發(fā)生了啥？

第三期：【日本專利周刊】看點(diǎn)：介紹JPO公布的《JPO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告2016》連載之一

第四期：【日本專利周刊4】看點(diǎn)：介紹JPO公布的《JPO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告2016》連載之二

日本深泉知財(cái)研究所介紹

一般社團(tuán)法人深泉知財(cái)研究所創(chuàng)立于2015年，由工作于日本的中國專利代理師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營。為促進(jìn)中國-日本知識產(chǎn)權(quán)制度的深入相互理解，本研究所目前主要進(jìn)行中日知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域相關(guān)信息的搜集、整理、研究、翻譯、出版等工作。

1、每周發(fā)行一期【日本專利新聞速報(bào)（周刊）】。
2、每周六晚北京時間7點(diǎn)，以qq群的群視頻功能舉行【日本專利法學(xué)習(xí)會】，感興趣的朋友請參考本研究所的新浪博客，按其中記載的方式進(jìn)行報(bào)名。
3、承接有關(guān)日本、中國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的信息搜集、研究報(bào)告、調(diào)查報(bào)告等業(yè)務(wù)。
4 、將中文的知識產(chǎn)權(quán)書籍翻譯成日文出版

來源：IPRdaily

供稿：日本深泉知財(cái)研究所

編輯：IPRdaily 彭瑩