發(fā)明創(chuàng)造性的「整體性審查原則」在意見(jiàn)陳述中的指導(dǎo)作用

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作者：吳磊  深佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 專利代理人

原標(biāo)題：發(fā)明創(chuàng)造性的整體性審查原則在意見(jiàn)陳述中的指導(dǎo)作用

《專利審查指南》中規(guī)定的整體性審查原則既是審查原則，也應(yīng)該是發(fā)明創(chuàng)造性問(wèn)題的答復(fù)原則，即在答復(fù)審查員指出申請(qǐng)案存在不滿足專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性問(wèn)題時(shí)，代理人也應(yīng)該遵循整體性答復(fù)原則。

《專利審查指南》在發(fā)明創(chuàng)造性的審查中，明確了要采用整體性審查原則，在指南的第二部分第四章第3.1節(jié)規(guī)定：在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。其中，技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果是一個(gè)整體，需要整體判斷，這就要求從“四維一體”角度來(lái)看待：技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別點(diǎn)和相同點(diǎn)。

指南在第二部分第四章中除了3.1節(jié)有記載整體性審查原則，還在創(chuàng)造性的分析判斷中判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)時(shí)，也滲透著整體性審查原則。接下來(lái)筆者從發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)時(shí)依據(jù)的三個(gè)步驟進(jìn)行整體性審查原則的分析：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，舉例如下：最接近的現(xiàn)有技術(shù)可以是與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開(kāi)了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開(kāi)發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。

可見(jiàn)，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)也不能割裂技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果這個(gè)四個(gè)維度，只滿足其中的一個(gè)或兩個(gè)維度確定出的現(xiàn)有技術(shù)不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。顯然的不能因?yàn)楸旧暾?qǐng)和對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域完全相同就確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，也不能因?yàn)楸旧暾?qǐng)和對(duì)比文件存在接近或者完全相同的技術(shù)問(wèn)題，取得的技術(shù)效果完全相同就確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而是需要結(jié)合技術(shù)方案進(jìn)行整體性考慮，也就是需要從四個(gè)維度整體出發(fā)，整體考慮是否構(gòu)成最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。第2步驟雖然沒(méi)有體現(xiàn)出技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果這個(gè)四個(gè)維度的整體結(jié)合，但這其中依然遵循的審查原則就是整體性審查，例如，指南中在3.2.1.1的（2）中規(guī)定，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別技術(shù)特征，然后根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。因此在確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，仍需要整體上考慮區(qū)別技術(shù)特征、技術(shù)效果、技術(shù)問(wèn)題，這三者缺一不可，若只考慮區(qū)別技術(shù)特征，而不考慮該特征產(chǎn)生的技術(shù)效果，仍無(wú)法確定發(fā)明相比于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，整體性審查原則同樣適用于實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題的確定。

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。在第四章3.2.1.1判斷方法（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，因此顯而易見(jiàn)的判斷過(guò)程中需要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，而不能孤立的考慮技術(shù)特征是否為顯而易見(jiàn)。

筆者認(rèn)為，指南中規(guī)定的整體性審查原則既是審查原則，也應(yīng)該是發(fā)明創(chuàng)造性問(wèn)題的答復(fù)原則，即在答復(fù)審查員指出申請(qǐng)案存在不滿足專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性問(wèn)題時(shí)，代理人也應(yīng)該遵循整體性答復(fù)原則。也就是說(shuō)，在創(chuàng)造性的意見(jiàn)陳述中不能割裂地對(duì)技術(shù)方案中的技術(shù)特征進(jìn)行判定，而是需要將技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果結(jié)合在一起和技術(shù)方案進(jìn)行共同分析，以整體性的考慮方式進(jìn)行分析創(chuàng)造性，該整體性答復(fù)原則可以從如下幾個(gè)方面把握：整體上把握本申請(qǐng)技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果，整體上把握對(duì)比文件技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果，闡述本申請(qǐng)和對(duì)比文件的區(qū)別以及非顯而易見(jiàn)時(shí)都需要遵循整體性答復(fù)原則。

在創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握申請(qǐng)案的發(fā)明構(gòu)思、確定最接近現(xiàn)有技術(shù)、實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題、發(fā)明是否顯而易見(jiàn)，上述幾個(gè)方面都需要相互結(jié)合進(jìn)行整體判斷，不能僅僅基于現(xiàn)有技術(shù)所涉及的技術(shù)原理與申請(qǐng)案不相同或部分相類似就簡(jiǎn)單認(rèn)為兩個(gè)技術(shù)方案是不同的，也不能基于兩者解決了不同的技術(shù)問(wèn)題或者產(chǎn)生不同的技術(shù)效果，就簡(jiǎn)單認(rèn)為申請(qǐng)案相比于對(duì)比文件具有創(chuàng)造性。應(yīng)當(dāng)整體考慮申請(qǐng)案是如何將技術(shù)原理應(yīng)用于需要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)目的、采用的技術(shù)方案、解決的技術(shù)問(wèn)題及實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，在綜合分析上述幾個(gè)方面后再下定申請(qǐng)案具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

接下來(lái)筆者想通過(guò)一個(gè)真實(shí)代理的案例來(lái)探討一下發(fā)明創(chuàng)造性中如何利用整體性答復(fù)來(lái)爭(zhēng)取申請(qǐng)案的授權(quán)。某申請(qǐng)案中，權(quán)利要求1如下：一種垂直定向液晶顯示器，其特征在于，包括：上下相對(duì)設(shè)置的上層玻璃基板和下層玻璃基板，其中，所述上層玻璃基板的上表面設(shè)置有上層圓偏光片，所述下層玻璃基板的下表面設(shè)置有下層圓偏光片，所述上層圓偏光片和所述下層圓偏光片的在Z方向上折射率的取值范圍是1.4~1.5。

其中，原申請(qǐng)案的權(quán)1中上層玻璃基板和下層玻璃基板之間還存在垂直定向型液晶層、導(dǎo)電電極、取向?qū)?、相位補(bǔ)償值等特征均省略，重點(diǎn)說(shuō)明的地方是上下層圓偏光片在Z方向上折射率的取值范圍是1.4至1.5。

在審查員提供的對(duì)比文件1中，記載了如下特征：主基板的兩個(gè)主表面上貼附有圓偏振板，圓偏振板由λ /4相位差板，覆蓋在λ/4相位差板主表面上并具有相對(duì)于λ /4相位差板的延遲軸形成約45度的吸收軸的線性偏振板以及透明保護(hù)板構(gòu)成，所述λ/4相位差板的Nz系數(shù)為1. 6或者更大。

審查員在將申請(qǐng)案和對(duì)比文件1進(jìn)行評(píng)判時(shí)指出，區(qū)別技術(shù)在于圓偏振板的Z向折射率的取值，對(duì)比文件1為1.6或者更大，對(duì)比文件1已經(jīng)公開(kāi)了申請(qǐng)案中折射率的部分取值范圍，并且圓偏振板的Z向折射率具體取值是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知。

代理人在分析申請(qǐng)案的過(guò)程中將技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果這四個(gè)維度作為一個(gè)整體進(jìn)行分析，首先比較申請(qǐng)案和對(duì)比文件1的技術(shù)領(lǐng)域，此案件中技術(shù)領(lǐng)域相同都是圓偏振片用于液晶顯示器中，代理人指出申請(qǐng)案區(qū)別于對(duì)比文件1的技術(shù)特征是：上層圓偏光片和所述下層圓偏光片的在Z方向上折射率的取值范圍是1.4~1.5，對(duì)比文件1中圓偏振板的Nz系數(shù)為1. 6或者更大，指出技術(shù)特征不同之后，代理人進(jìn)一步的分析兩者解決的技術(shù)問(wèn)題不同，并且實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果也不同，詳細(xì)的，代理人答復(fù)的重點(diǎn)如下：

在對(duì)比文件1中的圓偏振板的λ/4相位差板Nz系數(shù)為1. 6或者更大，并且在對(duì)比文件1的說(shuō)明書(shū)中的第5頁(yè)第5段記載了：優(yōu)選方案，λ/4相位差板Nz系數(shù)為2.5至3.0，采用該結(jié)構(gòu)可以進(jìn)一步的改進(jìn)視角特性。所以對(duì)比文件1解決的技術(shù)問(wèn)題是如何改進(jìn)圓偏振板的視角特性，λ/4相位差板具有反向波長(zhǎng)色散特性，所以隨著Nz系數(shù)取值的增大，可以達(dá)到廣視角的效果。

本申請(qǐng)權(quán)利要求1中上下層圓偏光片的Z折射率均在1.4至1.5之間，雖然本申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件1均采用上下層圓偏光片，但是Z向折射率的取值確實(shí)完全不同，也沒(méi)有任何公共取值點(diǎn)。對(duì)比文件1中隨著Nz系數(shù)取值的增大，可以達(dá)到廣視角的效果，故Nz系數(shù)需要大于1.6才能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)效果，而本申請(qǐng)權(quán)利要求1解決的技術(shù)問(wèn)題不是增大觀察視角的問(wèn)題，所以Z向折射率并不是按照1.6或者更大（例如2.5至3）來(lái)取值，即對(duì)比文件1中公開(kāi)的是Z向折射率取值不斷增加的技術(shù)方案，相對(duì)于對(duì)比文件1，本申請(qǐng)權(quán)利要求1解決的技術(shù)問(wèn)題與對(duì)比文件1不同，采用的技術(shù)手段完全不同，實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果不同，權(quán)1中所要解決的技術(shù)問(wèn)題是：在垂直定向型液晶面板兩側(cè)配置特定折射率的圓偏光片以提高顯示器的透光性能。為了提供透光性能，采用Z向折射率為1.4至1.5的圓偏振片，通過(guò)取值為1.4至1.5Z的折射率提供了液晶顯示器的透光性能，兩個(gè)技術(shù)方案使用的是圓偏振板的不同技術(shù)原理。因此基于對(duì)比文件1提供的廣視角解決方案是無(wú)法想到怎樣解決透光性能的。

在該申請(qǐng)案的創(chuàng)造性問(wèn)題答復(fù)中，代理人指出區(qū)別技術(shù)特征在于圓偏振片的Z向折射率取值，并且進(jìn)一步的從技術(shù)原理來(lái)論述對(duì)比文件1的Z向折射率取值所要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果，與申請(qǐng)案中Z向折射率取值所要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果進(jìn)行各個(gè)維度的分析比較，使得審查員接受了改變Z向折射率取值的技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的觀點(diǎn)。在本案中，分析使用圓偏振片的不同技術(shù)原理進(jìn)行技術(shù)特征部分的比較，并進(jìn)一步指出兩者的整體技術(shù)方案在不同的Z向折射率時(shí)圓偏振片所能解決的技術(shù)問(wèn)題以及產(chǎn)生技術(shù)效果的差異，因此通過(guò)整體性答復(fù)原則來(lái)陳述申請(qǐng)案的非顯而易見(jiàn)。

筆者認(rèn)為：不能僅僅因?yàn)槠洳糠旨夹g(shù)特征都相同而對(duì)Z向折射率的取值做出被本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合對(duì)比文件1容易想到的結(jié)論，而是需要考量申請(qǐng)案與對(duì)比文件1在技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果上的多種因素，對(duì)技術(shù)方案需要從整體上考慮技術(shù)特征之外的其它差，例如要解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果上的差別。

通過(guò)前述分析可知，不同的技術(shù)領(lǐng)域、不同的技術(shù)方案、不同的技術(shù)問(wèn)題、不同的技術(shù)效果應(yīng)該結(jié)合在一起從整體上進(jìn)行評(píng)判創(chuàng)造性，同時(shí)也提醒專利代理人的是，創(chuàng)造性答復(fù)中也不能因技術(shù)方案不同就直接肯定申請(qǐng)案的創(chuàng)造性，而是需要再分析對(duì)比文件與申請(qǐng)案各自解決的技術(shù)問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果、歸屬的技術(shù)領(lǐng)域，只有從整體上進(jìn)行分析判斷之后，才能準(zhǔn)確的確認(rèn)申請(qǐng)案不同現(xiàn)有技術(shù)，并非顯而易見(jiàn)，按照整體性答復(fù)原則進(jìn)行創(chuàng)造性的意見(jiàn)陳述，即從整體性出發(fā)來(lái)答復(fù)審查員的審查意見(jiàn)，這樣才能更容易被審查員所接受。因此，在進(jìn)行創(chuàng)造性審查以及創(chuàng)造性問(wèn)題的意見(jiàn)陳述時(shí)，都需要堅(jiān)持專利創(chuàng)造性判斷的整體性原則。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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