直接侵權(quán)是間接侵權(quán)成立的前提嗎？ --兼評西電捷通案

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：盧宏 

原標(biāo)題：直接侵權(quán)是間接侵權(quán)成立的前提嗎？ ----兼評西電捷通案

2017年3月22日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就西電捷通訴索尼專利侵權(quán)一案下達(dá)了一審判決，被告索尼公司停止侵害該專利權(quán)的涉案行為，并賠償原告西電捷通公司總計(jì)910萬元。筆者就本案做出以下評述。

關(guān)鍵詞：西電捷通  直接侵權(quán)  間接侵權(quán)  方法專利

北京知識產(chǎn)權(quán)法院2017年3月22日作出（2015）京知民初字第1194號判決，判決被告索尼公司停止侵害該專利權(quán)的涉案行為，并賠償原告西電捷通公司經(jīng)濟(jì)損失8629173元以及合理支出474194元，總計(jì)910萬元。該案判決一出，即引起廣泛關(guān)注，本案中有諸多亮點(diǎn)。首先是由北知院院長帶隊(duì)作為審判長組成五人大合議庭，合議庭成員都是是資深的知識產(chǎn)權(quán)法官；第二，該案涉及標(biāo)準(zhǔn)專利，而且是中國國內(nèi)企業(yè)訴外國公司侵犯其專利權(quán)； 第三，該案判決要點(diǎn)有多方面的突破和發(fā)展，其中就涉及到關(guān)于間接侵權(quán)的適用問題。在評述本案之前，我們來回顧一下間接侵權(quán)的來由和發(fā)展。

說間接侵權(quán)，就不得不說美國的專利司法審判實(shí)踐。因?yàn)殚g接侵權(quán)這個概念，完全是個從美國來的舶來品，在我國的專利法當(dāng)中并沒有這樣一個概念。

美國專利法典第35章第271條規(guī)定了專利侵權(quán)的定義，特別是第271條a、b、c，三項(xiàng)。對應(yīng)上述三種情況的侵權(quán)通常被命名為直接侵權(quán)、引誘侵權(quán)和幫助侵權(quán)。

為了分析方便，我們節(jié)選美國專利法的相關(guān)條文的原文。

a項(xiàng)的表述是：除本法另有規(guī)定外，在專利有效期內(nèi)，任何人在美國境內(nèi)未經(jīng)許可制造、使用，許諾銷售、銷售任何專利保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造，或者是將受專利保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)口到美國，則構(gòu)成對該專利的侵權(quán)（whoever .....infringes the patent）。

b項(xiàng)的表述是：任何人積極地引誘一專利侵權(quán)(whoever ....induces infringement)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)者的責(zé)任。

c項(xiàng)的表述是：任何人將一個受專利保護(hù)的機(jī)器、制品、組合物的部件在美國境內(nèi)許諾銷售或者銷售，或者是進(jìn)口到美國，或者是用于實(shí)施專利方法的材料或裝置的一個部件，而這個部件是構(gòu)成了該發(fā)明的實(shí)質(zhì)部分，同時知道該部件是專門被制造或者被使用在專利侵權(quán)中(in an infringement of such patent)，而該部件不是一個具有實(shí)質(zhì)上非侵權(quán)用途的通用商品，這樣的人應(yīng)該作為幫助侵權(quán)者承擔(dān)責(zé)任。

如果我們從文法上分析美國專利法關(guān)于侵權(quán)定義，我們可以得到如下的結(jié)論：

1.構(gòu)成侵權(quán)的行為，是一個人實(shí)施了專利所保護(hù)的技術(shù)方案，才構(gòu)成侵權(quán)，也就是說，這個侵權(quán)人實(shí)施了某項(xiàng)權(quán)利要求記載的包含所有技術(shù)特征的技術(shù)方案。

2.引誘侵權(quán)當(dāng)中的引誘行為的結(jié)果導(dǎo)致一個直接侵權(quán)，因此，引誘侵權(quán)成立的前提條件是，有一個直接侵權(quán)行為的發(fā)生。

3. 關(guān)于幫助侵權(quán)，其定義當(dāng)中，這樣的幫助行為是指銷售，或許諾銷售了相關(guān)核心部件，而且?guī)椭袨槿酥?，該部件是用于侵犯該專利產(chǎn)品，或用于實(shí)施該專利方法的關(guān)鍵部件，而且，該部件非一般商品，不能有其他非侵權(quán)的用途。這段話當(dāng)中也明確說到上述銷售或許諾銷售行為的對象是用于專利侵權(quán)的。因此也如同上述的引誘侵權(quán)一樣，幫助侵權(quán)成立的前提條件是有一個直接侵權(quán)。

在美國的司法實(shí)踐當(dāng)中，通常也將上述引誘侵權(quán)和幫助侵權(quán)，歸納為與第a款對應(yīng)的另外一種侵權(quán)，即間接侵權(quán)。也就是說，在上述間接侵權(quán)的概念之下，只包括引誘侵權(quán)和幫助侵權(quán)，同時間接侵權(quán)成立的前提，都是有一個直接侵權(quán)的發(fā)生,或者說需要權(quán)利人能夠證明在法域內(nèi)有直接侵權(quán)行為發(fā)生。

回到中國關(guān)于專利侵權(quán)的法律規(guī)定，我們可以看到，中國專利法中并沒有關(guān)于間接侵權(quán)的任何法律規(guī)定，而僅規(guī)定了直接侵權(quán)的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋之二》中的第21條，對于明知有關(guān)產(chǎn)品是專門用于實(shí)施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的，將該產(chǎn)品提供給他人實(shí)施侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張?jiān)撎峁┱叩男袨?，屬于侵?quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的，幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，人民法院予以支持。該條第二款，還規(guī)定：明知有關(guān)產(chǎn)品，方法被授予專利權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可為生產(chǎn)經(jīng)營目的，積極誘導(dǎo)他人實(shí)施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張?jiān)撜T導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的教唆他人實(shí)施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。

從這兩條規(guī)定的文字看出，很明顯是對應(yīng)美國專利法第271條c和b兩款的規(guī)定，即規(guī)定了幫助侵權(quán)和引誘侵權(quán)的侵權(quán)人的責(zé)任。同時我們也可以看到，與美國早先判例法一樣，引誘侵權(quán)和幫助侵權(quán)的成立是以被誘導(dǎo)人和被幫助人實(shí)施的直接侵權(quán)行為為前提的。與美國法相關(guān)條款不同的是在幫助侵權(quán)行為時，幫助人是“提供”給他人實(shí)施侵犯專利權(quán)的行為，而并未限定是銷售或許諾銷售，從這一點(diǎn)規(guī)定上講，最高法院的司法解釋似乎比美國專利法的規(guī)定提供了更寬泛的可能性。

上述兩種情況，是我國學(xué)界和司法界通常認(rèn)為的間接侵權(quán)行為。從該法律規(guī)定當(dāng)中，我們也看到間接侵權(quán)是以直接侵權(quán)為前提條件的。

對于方法專利的侵權(quán)認(rèn)定中，還會出現(xiàn)另一種特殊的情況，特別是當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時代，使得方法的實(shí)施可以在多個主體和不同地點(diǎn)依次實(shí)施。在這多個主體中，往往還包括最終用戶這一環(huán)。

在美國司法實(shí)踐當(dāng)中還發(fā)展出一種“分割的直接侵權(quán)”（divided infringement），該侵權(quán)行為是由兩人或以上的人共同完成，例如被告實(shí)施了技術(shù)方案當(dāng)中某些步驟, 而從總體上而言，多個人共同完成一個專利侵權(quán)行為，但是多個人的行為實(shí)質(zhì)上是有主次的，或者說，所有人的行為可以歸咎于其中的某一人，即本人—代理關(guān)系（principal-agent relationship）。最初這種“分割的直接侵權(quán)”的認(rèn)定具有嚴(yán)格的限定，僅僅適用于兩種情形 （1）當(dāng)一方指導(dǎo)或控制（direct or control）另一方的行為；（2）兩方形成聯(lián)營關(guān)系時（BMC Res., Inc. v. Paymentech  L.P., 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007) ）。關(guān)于“指導(dǎo)或控制”，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)遵從一般的替代責(zé)任（vicarious liability）原則，即當(dāng)一方與另一方存在代理關(guān)系或合同關(guān)系時，一方應(yīng)當(dāng)作為直接侵權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的專利侵權(quán)責(zé)任（See BMC, 498 F.3d at 1380–81.）。

2015年，聯(lián)邦巡回法院在Akamai案（Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Nos. (Fed. Cir. August 13, 2015)）中進(jìn)一步發(fā)展了上述原則，認(rèn)為在確定一方對另一方是否存在“指導(dǎo)或控制”時，如果能夠證明一方（被控侵權(quán)方）能制約在侵權(quán)活動中的參與或通過另一方執(zhí)行該方法專利的一個或多個步驟中獲利，而且確立該執(zhí)行的方式和時機(jī)，（when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance），這樣的情況下，另一方行為的結(jié)果應(yīng)當(dāng)由一方承擔(dān)責(zé)任。

該案判決一出，即引起不小轟動，有人評述認(rèn)為該案勾勒出對于單一實(shí)體未實(shí)施方法權(quán)利要求全部步驟時直接侵權(quán)認(rèn)定的法律框架（http://www.linkedin.com/pulse/us-patentsvicarious-liability-direct-infringement-method-singh），以及引誘間接侵權(quán)并不需要以認(rèn)定直接侵權(quán)為前提，這將有利于對涉及基于網(wǎng)絡(luò)的平臺或服務(wù)，包括在線零售、在線內(nèi)容提供、在線銀行或交易專利的保護(hù)。

同樣，西電捷通案一出，即有人將此案類比為美國的 Akamai案（http://biaotianxia.com/article/3636.html），但筆者認(rèn)為，兩案并不完全類似。

本案中，作為方法類型的權(quán)利要求1限定的該方法包括7個步驟，其中步驟1、6由MT（移動終端）完成，步驟2、5由AP（無線接入點(diǎn)）完成，步驟3、4由AS（WAPI鑒別服務(wù)器）完成。在該方法所包括的7個步驟中，僅僅步驟1、步驟6是由移動終端MT一方來完成的，方法步驟中的其他步驟均非MT端完成，而是由AP、AS端完成。

移動端（手機(jī)）在出廠前，存在內(nèi)部檢測過程，被控侵權(quán)方購買了合法的設(shè)備，并用于檢測移動端的WAPI 功能，在此行為中，應(yīng)該說是由被控侵權(quán)方直接實(shí)施了專利方法，具備了直接侵權(quán)行為的行為要件，但此環(huán)節(jié)中的問題是檢測設(shè)備正是原告方出售的。原告方主張其方法專利并不存在權(quán)利窮竭，而此點(diǎn)也得到法院支持。這是另一個問題。在本文中不做討論。

本案中，首先可以判定的是對于被告單純的制造、銷售手機(jī)的行為，是不能構(gòu)成直接侵權(quán)的。

同時，我國的侵權(quán)責(zé)任法中規(guī)定了共同侵權(quán)責(zé)任，但是共同侵權(quán)責(zé)任通常要求共同侵權(quán)人主觀上具有共同過錯時才成立。對于本案而言，MT  AS  AT各方很難認(rèn)定具有共同的故意或過失，因此也不適合用共同侵權(quán)責(zé)任來規(guī)范。

本案中，當(dāng)移動端（手機(jī)）出售以后，由于其手機(jī)中具有WAPI功能，因此，當(dāng)用戶開啟此功能并接入具有WAPI功能的局域網(wǎng)時，則會自動完成專利方法所保護(hù)的過程。從這一過程可以看到，被告并沒有參與到移動端使用時實(shí)施的專利方法的過程，被告方只是提供了一個實(shí)施該專利方法的設(shè)備即移動端。而整個專利方法也不是由移動端的用戶獨(dú)立完成，也就是說并沒有直接侵權(quán)發(fā)生，況且，即使移動端用戶實(shí)施了整個專利方法，也難謂是為“生產(chǎn)經(jīng)營目的”。

因此，本案中被控侵權(quán)人的行為與Akamai案并不完全相同。 在Akamai案中被告方參與到專利方法中的其中某一步驟，而由第三人完成其他步驟，被告與第三人從整體上實(shí)施了專利方法。 而本案中對于被告出售具有WAPI功能的手機(jī)的行為，似乎更接近“誘導(dǎo)侵權(quán)”或者“幫助侵權(quán)”的模式，而不適合前敘的“分割的直接侵權(quán)”，因?yàn)?，被告方并未參與到可能的“直接侵權(quán)”行為的實(shí)施過程中。本案的問題在于，用戶（被幫助者）亦未實(shí)施直接侵權(quán)行為，而是其他方參與其中，共同實(shí)施了專利方法的所有步驟。

西電捷通案一審法院在此問題上超越了現(xiàn)有的法律規(guī)定。一審法院認(rèn)為：“一般而言，間接侵權(quán)行為應(yīng)以直接侵權(quán)行為的存在為前提。但是，這并不意味著專利權(quán)人應(yīng)該證明有另一主體實(shí)際實(shí)施了直接侵權(quán)行為，而僅需證明被控侵權(quán)產(chǎn)品的用戶按照產(chǎn)品的預(yù)設(shè)方式使用產(chǎn)品將全面覆蓋專利權(quán)的技術(shù)特征即可，至于該用戶是否要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，與間接侵權(quán)行為的成立無關(guān)”。

但是一審法院在說明本案中間接侵權(quán)不宜以直接侵權(quán)的認(rèn)定為前提時，僅僅解釋為“因?yàn)樵谝恍┦褂梅椒▽＠?，?shí)現(xiàn)全面覆蓋涉案專利權(quán)要求技術(shù)特征的主體多為用戶，而用戶因其非生產(chǎn)經(jīng)營目的不構(gòu)成專利侵權(quán)，此時如果機(jī)械適用“間接侵權(quán)行為應(yīng)以直接侵權(quán)行為的存在為前提”，將導(dǎo)致涉及用戶的使用方法專利不能獲得法律保護(hù)，有違專利法針對此類使用方法授予專利權(quán)制度的初衷”。實(shí)際上，本案中不能確定直接侵權(quán)行為，還不僅僅在于是否為“生產(chǎn)經(jīng)營目的”，而在于并沒有一個直接侵權(quán)的主體。本案中，用戶也不是實(shí)施專利保護(hù)方法中各步驟的唯一行為人。

筆者理解一審法院的觀點(diǎn)可以理解為：1、原告不需要證明直接侵權(quán)行為的發(fā)生，只需要證明被告提供的產(chǎn)品在后續(xù)使用過程中，能完成專利方法所有的步驟，即使這些步驟不是由被控侵權(quán)產(chǎn)品單獨(dú)完成；2、即使后續(xù)的覆蓋專利方法所有步驟的行為不構(gòu)成直接侵權(quán)（該用戶不需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任），也不影響對間接侵權(quán)（幫助侵權(quán)或者引誘侵權(quán)）的認(rèn)定。

因此，本案一審法院認(rèn)為間接侵權(quán)不宜以直接侵權(quán)的認(rèn)定為前提，實(shí)際上已經(jīng)走出了兩步之遠(yuǎn)，不但不需要“專利權(quán)人應(yīng)該證明有另一主體實(shí)際實(shí)施了直接侵權(quán)行為”，而且即使沒有直接侵權(quán)行為被認(rèn)定的可能，也不妨礙間接侵權(quán)的認(rèn)定。

如果此規(guī)則能被后續(xù)的上訴法院，甚至最高院認(rèn)可的話，中國的專利侵權(quán)判定規(guī)則將有重大突破。

值得注意的是，美國最高法院于2014年6月2日發(fā)出了Akamai案的判決，其中并沒有對CAFC關(guān)于多方參與的直接侵權(quán)行為的認(rèn)定規(guī)則提出異議，但是認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)在沒有確定直接侵權(quán)的前提下，認(rèn)定引誘間接侵權(quán)的成立。聯(lián)邦巡回法院因擔(dān)心可能的侵權(quán)人為了規(guī)避侵權(quán)責(zé)任，將方法專利中的多個步驟分割為不同的行為人實(shí)施，從而逃避侵權(quán)責(zé)任的情形，但美國最高院認(rèn)為“為了避免上述結(jié)果的愿望不能使這種從根本上改變專利法明確規(guī)定的引誘侵權(quán)責(zé)任規(guī)則的做法合法化（a desire to avoid this consequence does not justify fundamentally altering the rules of inducement liability clearly required by the Patent Act’s text and structure）”。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：盧宏 

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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