專利檢索類型及意義再辨析

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作者：陳可南

原標(biāo)題：專利檢索類型及意義再辨析

本文介紹了評估專利性、有效性、侵權(quán)、確權(quán)以及現(xiàn)有技術(shù)狀況時使用的各專利檢索類型及其意義，并對實施相關(guān)檢索的時機(jī)、為確保檢索完整性所需審查的現(xiàn)有技術(shù)類型提出了建議。

專利性檢索

專利性檢索也稱新穎性檢索，是在專利申請?zhí)峤恢皩嵤┑?。專利性檢索（包括對現(xiàn)有技術(shù)的檢索）旨在確定在申請日之前是否有任何人在世界任何地方披露了發(fā)明構(gòu)思并為公眾所知，可以幫助專利代理人或申請人評估一項發(fā)明是否可以獲得專利，并發(fā)現(xiàn)相關(guān)的專利和非專利文獻(xiàn)。

為了獲得專利，發(fā)明必須具備新穎性、創(chuàng)造和實用性。專利檢索人員主要關(guān)注新穎性和創(chuàng)造性，發(fā)現(xiàn)可能影響發(fā)明新穎性，或證明發(fā)明對所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的書面證據(jù)。這意味著辨別并確定完全相同的發(fā)明；如果可能的話，還包括任何人先前披露的發(fā)明特征。

專利性檢索還可以幫助專利申請的撰寫人在不觸犯已知現(xiàn)有技術(shù)的前提下構(gòu)建權(quán)利要求書，獲得盡可能大的保護(hù)范圍。換句話說，通過檢索人員發(fā)現(xiàn)的相關(guān)專利和出版物，權(quán)利要求書撰寫人可以判斷可能獲得保護(hù)的絕對范圍。專利申請文件起草之前是沒有權(quán)利要求書的，檢索結(jié)果將取決于最終用戶需求的具體性和明確性。這在審查過程中是非常重要的，因為對權(quán)利要求書的解釋將影響申請人的專利權(quán)保護(hù)范圍。

專利性檢索需要檢索什么內(nèi)容？因為任何有關(guān)的書面證據(jù)都可能影響新穎性和創(chuàng)造性，所以應(yīng)當(dāng)檢索完整的專利說明書、權(quán)利要求書，以及所有可能得到的技術(shù)和非技術(shù)出版物（比如產(chǎn)品說明書和會議論文集等）。包括專利申請日以前的所有書面材料；如果申請尚未提交，則是當(dāng)前所有的書面材料。檢索范圍和投入時間根據(jù)你的可支配時間、預(yù)算以及相關(guān)信息的公眾可得性決定。專利審查機(jī)關(guān)在評估新穎性時，依據(jù)的是一項發(fā)明是否在世界任何地方獲得了專利或已在出版物中公開。因此，你應(yīng)當(dāng)檢索所有主要國家的已授權(quán)專利和已公開專利申請，如果時間允許，還應(yīng)包括其它國家。專利申請人有時會將檢索范圍限定于幾個國家（比如中國、美國等），但這可能會導(dǎo)致專利被輕易地?zé)o效或成為訴訟目標(biāo)。

有效性檢索

有效性檢索（也可稱為“無效性檢索”）用來確定發(fā)明產(chǎn)生時的絕對新穎性。因此，可以認(rèn)為有效性檢索是在專利申請公開或?qū)＠跈?quán)后進(jìn)行的徹底的專利性檢索。這種檢索可以根據(jù)所有現(xiàn)有技術(shù)確認(rèn)權(quán)利要求書的有效性。

何時需要進(jìn)行有效性檢索？有效性檢索是為了發(fā)現(xiàn)因?qū)彶檫^程中的疏忽或?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)的隱瞞，導(dǎo)致專利被錯誤授權(quán)的證據(jù)。有效性檢索通常源于潛在的專利侵權(quán)或許可等商業(yè)機(jī)會。

有效性檢索需要檢索什么內(nèi)容？這種檢索的基礎(chǔ)是權(quán)利要求書（發(fā)明專利）或附圖（外觀設(shè)計專利）。涉案專利要求的最早優(yōu)先權(quán)日之前的專利和非專利文獻(xiàn)都需要檢索以確定關(guān)聯(lián)性。也就是說，除了在這些關(guān)鍵日期之后公開的文獻(xiàn)以外，你分析的文獻(xiàn)與專利性檢索相同。這種檢索包括在關(guān)鍵日當(dāng)天或之前提交的完整的專利說明書和權(quán)利要求書，還包括所有在那個關(guān)鍵日當(dāng)天或之前公開的技術(shù)或非技術(shù)文獻(xiàn)。（關(guān)鍵日一般包括：一件專利或者包括待審權(quán)利要求書的公開申請的申請日；相當(dāng)于專利或其申請的國外或PCT申請的公開日，如果該公開日先于其申請日，并提交了要求國外優(yōu)先權(quán)聲明。）有時你還需要檢索關(guān)鍵日之后的現(xiàn)有技術(shù)，這樣可能會發(fā)現(xiàn)稍晚于優(yōu)先權(quán)日公開的參考文獻(xiàn)。實際上，這些文獻(xiàn)也許在印制的公開日之前就處于為公眾可得的狀態(tài)。鑒于關(guān)鍵日期的重要性，在檢索之前，應(yīng)當(dāng)與委托人或委托律師就關(guān)鍵日期達(dá)成一致。

侵權(quán)檢索

侵權(quán)檢索用來判斷專利的權(quán)利要求書是否主張了與你的創(chuàng)意或非專利技術(shù)相同的技術(shù)主題。所以，此類檢索涉及的文獻(xiàn)只包括有效專利。

理想情況下，在檢索開始之前，應(yīng)當(dāng)將書面的權(quán)利要求書與相關(guān)有效專利的權(quán)利要求書進(jìn)行對比。如果沒有書面的權(quán)利要求，也可以根據(jù)說明書等資料起草一組虛擬的權(quán)利要求。雖然專利賦予權(quán)利人專有權(quán)，但是當(dāng)要求保護(hù)的主題被另一件授權(quán)專利全面覆蓋時，它并不能確保實施本發(fā)明的權(quán)利。

何時需要進(jìn)行侵權(quán)檢索？在制造、使用、銷售一種你懷疑存在專利技術(shù)的產(chǎn)品或服務(wù)之前，需要進(jìn)行侵權(quán)檢索。因為權(quán)利要求書是侵權(quán)檢索的關(guān)注重點，所以有時在專利申請的權(quán)利要求書撰寫之前也會進(jìn)行這種檢索。

侵權(quán)檢索需要檢索什么內(nèi)容？專業(yè)的侵權(quán)檢索針對所有有效專利和專利申請的權(quán)利要求書。你應(yīng)當(dāng)檢索被控侵權(quán)國或?qū)＠麢C(jī)關(guān)的專利文獻(xiàn)，一般不包括期滿專利或因未支付維持費(fèi)而提前失效的專利，也無需檢索非被控侵權(quán)國或?qū)＠麢C(jī)關(guān)的專利文獻(xiàn)，更不用檢索非專利文獻(xiàn)。你不僅應(yīng)當(dāng)設(shè)法查找保護(hù)范圍完全相同的專利，還應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)保護(hù)范圍更寬的專利。

確權(quán)檢索

確權(quán)檢索（“有權(quán)使用”或“自由使用”檢索）用來判斷當(dāng)事人是否可以“自由地”制造、使用和銷售發(fā)明構(gòu)思。確權(quán)應(yīng)當(dāng)在專利還未被侵權(quán)或未到期時確立。

何時需要進(jìn)行確權(quán)檢索？確權(quán)檢索應(yīng)在新產(chǎn)品引入市場之前實施。在制造、使用或銷售某產(chǎn)品或方法時，機(jī)構(gòu)想避免被起訴侵權(quán)。如果可能的話，機(jī)構(gòu)的經(jīng)營決策應(yīng)當(dāng)由專利或公知領(lǐng)域的公開信息支持。確權(quán)檢索通常附有專利律師起草的確權(quán)意見書，對侵犯某件專利或待審申請的權(quán)利要求書的可能性做出預(yù)測。

確權(quán)檢索的范圍比侵權(quán)檢索更為廣泛。因為你還要設(shè)法確定相關(guān)技術(shù)是否在世界其它地方使用或受到保護(hù)（不僅是可能發(fā)生侵權(quán)的國家），是否無需獲得許可或被控侵權(quán)就能夠自由使用。

通過非專利文獻(xiàn)，確權(quán)檢索也許會發(fā)現(xiàn)還有誰正在實施你的發(fā)明。你還有可能發(fā)現(xiàn)多重專利權(quán)的存在，即同樣的發(fā)明在多個國家獲得專利。在這種情況下，其中有些專利可能是無效的，因為通過專利性檢索會發(fā)現(xiàn)其它專利未被引用為現(xiàn)有技術(shù)。這種檢索還可以發(fā)現(xiàn)潛在的未開發(fā)市場。專利權(quán)人或申請人就可以在那里制造、使用、銷售或許可他們的發(fā)明。

這種檢索也可以在專利授權(quán)后實施。尤其是因為審查過程可能會耗費(fèi)數(shù)年，現(xiàn)有技術(shù)狀況在這段時間會不可避免的發(fā)生變化。當(dāng)你想到大部分專利申請必須自優(yōu)先權(quán)日起18個月公開時（此時一件申請也許還在審查中），專利權(quán)人對公眾利用已公開技術(shù)做了些什么進(jìn)行調(diào)查就變得非常重要。專利權(quán)人越早知道本國或國外的潛在競爭，就可以越早開始對它提出異議并保衛(wèi)自己的資產(chǎn)。

確權(quán)檢索需要檢索什么內(nèi)容？確權(quán)檢索可以認(rèn)為是專利性檢索和侵權(quán)檢索的結(jié)合，一般包括對全球?qū)＠鸵压_專利申請的審查，包括期滿和未到期的，以及所有可得到的非專利文獻(xiàn)。目的是發(fā)現(xiàn)存在于公知領(lǐng)域的內(nèi)容，并因此可以自由使用。檢索主題可以是真實或虛擬的權(quán)利要求書。但是，與侵權(quán)檢索截然相反，你應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮技術(shù)主題的實際應(yīng)用。

現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索

現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索是對所有可得的專利和非專利文獻(xiàn)進(jìn)行的全面檢索。檢索人員不關(guān)注單一的發(fā)明，而是收集與特定技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)的所有參考文獻(xiàn)。然后，技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)能反映當(dāng)前的“現(xiàn)有技術(shù)狀況”。這種檢索往往會涉及大量的參考文獻(xiàn)。這種檢索的深度和廣度取決于開始時對相關(guān)技術(shù)定義的精確性。

何時需要進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索？有些科學(xué)家和產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊通過現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索確定研發(fā)方向；業(yè)務(wù)開發(fā)團(tuán)隊會在技術(shù)推廣或進(jìn)行許可之前進(jìn)行此類檢索；有些公司是為了重新評估其專利組合的價值以及對合資企業(yè)的技術(shù)貢獻(xiàn)；有時還有助于提示戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)收購的機(jī)會。許多專利律師相信全面的現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索比新穎性檢索更有幫助，并利用這種檢索來協(xié)助他們完成專利性法律意見書。

現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索需要檢索什么內(nèi)容？現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索通常包括全球?qū)＠?、已公開專利申請以及非專利文獻(xiàn)。同侵權(quán)檢索一樣，并不局限于有效專利。雖然如此，每次檢索仍然需要根據(jù)檢索委托方的目標(biāo)進(jìn)行定制。

專利全景研究

專利全景研究是一種非常綜合全面的現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索，是在完成現(xiàn)有技術(shù)狀況檢索后，對專利和非專利文獻(xiàn)所做的深度分析。這種研究通常包括將專利劃分為基礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)和后續(xù)改進(jìn)，可視化顯示一段時期內(nèi)的專利活動，技術(shù)發(fā)展歷史，甚至分析發(fā)明人的合作情況。專利全景研究還可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)特定時期內(nèi)的關(guān)鍵創(chuàng)新團(tuán)隊。

這種方法經(jīng)常被用來判斷是否進(jìn)入特定的研究領(lǐng)域。通過提供特定技術(shù)領(lǐng)域的專利活動概況，專利全景可以大大改善你的經(jīng)營決策能力。作為競爭情報，專利全景研究確實可以用來預(yù)知并防止將來的產(chǎn)品侵權(quán)責(zé)任。專利全景研究可以幫助監(jiān)控感興趣的市場、發(fā)現(xiàn)差距并完善研發(fā)、確定可能具有重要商業(yè)價值的專利、確定目前處于公知領(lǐng)域的發(fā)明、更好地了解目前的競爭對手，并發(fā)現(xiàn)未來的競爭對手。

總之，在相應(yīng)的場景下實施恰當(dāng)?shù)膶＠麢z索是非常有意義的。它會幫助你對發(fā)明的技術(shù)方案、商業(yè)前景和法律選擇有更好、更清醒、更明確的認(rèn)知。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳可南

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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