專利間接侵權(quán)的認定 ——兼評“西電捷通”訴“索尼”案

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作者：莊佳麟  中國銀聯(lián)股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標題：原創(chuàng)：專利間接侵權(quán)的認定 ——兼評“西電捷通”訴“索尼”案

“西電捷通”訴“索尼”案作為近些年國內(nèi)最轟動的專利訴訟之一，引起了多方的關(guān)注及議論，本文謹圍繞專利“間接侵權(quán)”這一焦點進行探討，以期拋磚引玉。

1、案情簡介

2015年7月，西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司（下稱：西電捷通）就一件名為“一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”的發(fā)明專利的權(quán)利要求1、2、5、6將索尼移動通信產(chǎn)品（中國）股份有限公司（下稱：索尼）告上了北京知識產(chǎn)權(quán)法院（下稱北知院）。北知院于2017年3月作出一審判決，判決索尼侵犯西電捷通該發(fā)明專利，須立即停止侵犯涉案專利權(quán)行為，支付經(jīng)濟損失賠償額8,629,173元。

該專利的權(quán)利要求1描述了一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法，其中，移動終端MT的證書與無線接入點AP將證書發(fā)往認證服務(wù)器AS進行認證，認證服務(wù)器AS根據(jù)移動終端MT和無線接入點AP上傳的信息判斷其合法性，并反饋認證結(jié)果，以實現(xiàn)上網(wǎng)認證及安全通信。權(quán)2、5、6則引用了權(quán)1，對于專利侵權(quán)而言，無需進一步判定。

2、焦點問題

本案焦點在于該專利的權(quán)利要求1并未采用“單側(cè)撰寫方式”，使得專利侵權(quán)判定較為復(fù)雜。根據(jù)《專利法》第十一條規(guī)定的侵權(quán)行為和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定的“全面覆蓋原則”，必須要有多個主體（移動終端的用戶、無接入點提供者、認證服務(wù)器提供者）共同完成本專利權(quán)利要求1的所有步驟。

一、共同侵權(quán)及間接侵權(quán)

《專利法》中所述的共同侵權(quán)是基于民法的基本理論，其規(guī)定受到了傳統(tǒng)民法中侵權(quán)法理論及規(guī)定的影響，專利共同侵權(quán)的理論基礎(chǔ)就是我國民法、侵權(quán)責任法中的共同侵權(quán)理論，此外，本案判決引用了《侵權(quán)責任法》相關(guān)條款。綜上，筆者認為有必要闡述一下民法中共同侵權(quán)的相關(guān)條款，幫助我們更好的理解共同侵權(quán)及間接侵權(quán)。

3、民法中的共同侵權(quán)

民法將由多個主體共同實施的侵權(quán)行為稱作為共同侵權(quán)，我國《民法通則》第一百三十條規(guī)定：二人以上共同侵權(quán)造成他人損害的，應(yīng)當承擔連帶責任。隨后《侵權(quán)責任法》第八條沿襲了《民法通則》第一百三十條，規(guī)定二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當承擔連帶責任。上述法條確定了共同侵權(quán)的基本構(gòu)成，即：多個主體（二人以上）、共同過錯（共同故意）、共同實施、造成損害和共同責任（連帶責任）。

此外，《侵權(quán)責任法》又規(guī)定了多個主體各自實施了完整的侵權(quán)行為，造成他人損害的。若每個主體的侵權(quán)行為都足以造成全部損害的，承擔連帶責任（第十一條）。若能夠確定責任大小的，各自承擔相應(yīng)的責任；難以確定責任大小的，平均承擔賠償責任（第十二條）。而這兩條法條則是確定了承擔不同責任的無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)。

綜上所述，民法中的多個主體共同實施侵權(quán)行為包括：共同侵權(quán)和無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)兩種形式。

4、專利法中的共同侵權(quán)

《侵權(quán)責任法》作為《專利法》的上位法對共同侵權(quán)作出了基礎(chǔ)性的規(guī)定，對于共同侵權(quán)的認定，須結(jié)合《專利法》及其相關(guān)司法解釋和《侵權(quán)責任法》。

專利共同侵權(quán)是二人以上共同為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為。專利無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)是多個主體各自為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，每個主體的侵權(quán)行為都足以造成損害的（此處不區(qū)分責任大?。?。

5、專利間接侵權(quán)

在中國現(xiàn)行法律框架下，僅《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱司法解釋二）第二十一條對專利間接侵權(quán)作出了一定描述，其將專利間接侵權(quán)的行為歸到了《侵權(quán)責任法》第九條的內(nèi)容下，即教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)。

其實，間接侵權(quán)還包括多個主體共同完成了某一方法專利或共同制造、生產(chǎn)某個專利產(chǎn)品，但單個主體沒有實施整個專利，無法通過“全面覆蓋原則”對其進行規(guī)制，只能通過擴大專利權(quán)的保護力度，判定上述單個主體承擔連帶責任或部分責任。此類分離式間接侵權(quán)已在美國法律中有所規(guī)定，但在中國，目前法律中并未正式規(guī)定。

二、專利間接侵權(quán)的認定

就本案而言，被告行為是否構(gòu)成侵權(quán)需要從共同侵權(quán)、無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)、教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)等角度進行探討。若突破現(xiàn)行法律框架，將專利間接侵權(quán)（分離式侵權(quán)）規(guī)則引用至本案，被告的行為是否構(gòu)成侵權(quán)？值得筆者及各位讀者思考。

6、關(guān)于無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)

筆者認同北知院的觀點，即“涉案專利需要通過終端MT、接入點AP和認證服務(wù)器AS三個物理實體方能實施，很顯然被控侵權(quán)產(chǎn)品作為MT一方，與AP、AS各方的行為均未獨立構(gòu)成侵害涉案專利權(quán)。在此基礎(chǔ)上，原告主張被告構(gòu)成侵權(quán)責任法第十二條意義上的共同侵權(quán)行為不能成立?！庇捎诓⒎敲總€主體都實施了完整的侵權(quán)行為，造成他人損害的，所以無意思聯(lián)絡(luò)的共同侵權(quán)不成立。

7、關(guān)于教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)

筆者不認同北知院的觀點。教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)的判定需包括：主觀過錯、直接侵權(quán)行為發(fā)生、教唆或幫助行為與直接侵權(quán)行為之間存在因果關(guān)系。

司法解釋二的第二十一條明文規(guī)定了“明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。明知有關(guān)產(chǎn)品、方法被授予專利權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的積極誘導(dǎo)他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該誘導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持?！逼渲忻鞔_指出了“提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為”和“誘導(dǎo)他人實施了侵犯專利權(quán)的行為”，這就表示認定教唆侵權(quán)或幫助侵權(quán)應(yīng)當以“他人實施了侵犯專利權(quán)的行為”為前提，即以直接侵權(quán)行為發(fā)生為前提。

回到本案，由于權(quán)利要求1為方法權(quán)項，侵犯該權(quán)項的行為是使用專利方法，就本權(quán)項來看，使用該方法的主體為用戶。而《專利法》第十一條又規(guī)定了專利侵權(quán)需以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，一般情況下，用戶使用手機，不以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，所以不構(gòu)成直接侵權(quán)。

對于直接侵權(quán)行為發(fā)生，法院認為“一般而言，間接侵權(quán)行為應(yīng)以直接侵權(quán)行為的存在為前提。但是，這并不意味著專利權(quán)人應(yīng)該證明有另一主體實際實施了直接侵權(quán)行為，而僅需證明被控侵權(quán)產(chǎn)品的用戶按照產(chǎn)品的預(yù)設(shè)方式使用產(chǎn)品將全面覆蓋專利權(quán)的技術(shù)特征即可，至于該用戶是否要承擔侵權(quán)責任，與間接侵權(quán)行為的成立無關(guān)?！比欢?，這段論述基本無視司法解釋二中第二十一條的規(guī)定，擴大了對專利權(quán)人的保護，損害了公眾自由使用現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利。這一判決也使得公眾無法信賴權(quán)利要求所公示的專利保護范圍以及法律的確定性，打破了專利權(quán)人與社會公眾之間的平衡。此外，有些學(xué)者評論說用戶也可能從事經(jīng)營活動，所以滿足“以生產(chǎn)經(jīng)營為目的”的要求，但筆者認為：非特殊情況下，用戶一般不涉及“以生產(chǎn)經(jīng)營為目的”，如果僅以特殊情況為例，那賠償額是否也應(yīng)該按照特殊情況而定？這樣方顯法律的公平。

對于教唆或幫助行為與直接侵權(quán)行為之間存在因果關(guān)系，法院認為“對于硬件和潤健結(jié)合的WAPI功能模塊組合而言，其在實施涉案專利之外，并無其他實質(zhì)性用途，故應(yīng)該被認定為專門用于實施涉案專利的設(shè)備”和“被告明知被控侵權(quán)產(chǎn)品中內(nèi)置有WAPI功能模塊組合，且該組合系專門用于實施涉案專利方法設(shè)備，未經(jīng)原告許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施涉案專利的行為，已經(jīng)構(gòu)成幫助侵權(quán)行為?！钡P者提出一個疑問，該幫助行為與直接侵權(quán)行為之間是否存在因果關(guān)系？對于方法專利間接侵權(quán)，往往涉及多個實施主體及多個步驟，其中一個實施主體所提供的設(shè)備、零部件或中間件可能僅僅用于實施方法專利中的某一步，直接侵權(quán)行為人需要集齊多個設(shè)備，才能實現(xiàn)“全面覆蓋原則”的要求，如果類似間接侵權(quán)成立，司法是否擴大了專利權(quán)的邊界？

綜上所述，方法專利的教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)判定中，不僅須注意“間接侵權(quán)要以直接侵權(quán)為前提”，而且還須注意“教唆或幫助行為與直接侵權(quán)行為之間是否存在因果關(guān)系”。

8、關(guān)于間接侵權(quán)（分離式間接侵權(quán)）

就本案而言，如果適用分離式間接侵權(quán)將與幫助侵權(quán)一樣，遇到“直接侵權(quán)是否存在”的問題。該方法專利權(quán)利要求1的使用主體是用戶，且涉及3個不同的設(shè)備（移動終端MT、無線接入點AP、認證服務(wù)器AS），如果不以直接侵權(quán)為前提，就判定移動終端MT、無線接入點AP或認證服務(wù)器AS中的一方間接侵權(quán)成立，那就會使得方法專利的保護范圍無限度擴張，僅使用其中若干技術(shù)特征就能實現(xiàn)專利侵權(quán)判定，這遠遠超出了公眾對“全面覆蓋原則”以及《專利法》的認知。況且，此類問題完全可以通過“單側(cè)撰寫”或“裝置權(quán)項”來規(guī)避，并不需要法院通過事后調(diào)整的方式，給予專利權(quán)人更好的法律救濟，方法專利間接侵權(quán)的判定需慎之又慎。

此外，方法專利的間接侵權(quán)涉及多個實施主體，此時如何認定共同過錯及共同實施了侵權(quán)行為是侵權(quán)判定的關(guān)鍵。對于我國而言，適當借鑒美國在此問題上的做法是較為合適的，無論技術(shù)如何發(fā)展，間接侵權(quán)判定不應(yīng)為此改變。沒有共同故意和共同過失，沒有用戶實施直接侵權(quán)行為的情況下，判定間接侵權(quán)成立將是難以操作的。如果司法機關(guān)認為在互聯(lián)網(wǎng)、軟件、分布式網(wǎng)絡(luò)和云計算風(fēng)行的時代，通訊方法、使用方法、處理方法專利在行使時面臨巨大的挑戰(zhàn)，需加強對方法專利權(quán)的保護，那就應(yīng)該通過立法的途徑來處理，并且不溯及既往。

三、總結(jié)

通過以上的論述，筆者認為關(guān)于多個實施主體的方法專利間接侵權(quán)判定，應(yīng)以直接侵權(quán)為前提。在無法認定為教唆侵權(quán)和幫助侵權(quán)的情況下，可以適當使用分離式間接侵權(quán)理論。無論如何，筆者都不希望看到權(quán)利人花費大量成本研發(fā)的新技術(shù)無法得到法律的保護，所以在必須以直接侵權(quán)為前提的專利間接侵權(quán)認定方面，權(quán)利人在專利撰寫時也應(yīng)該運用單側(cè)撰寫的方式，從源頭避免無法認定間接侵權(quán)的可能，充分全面地保護專利技術(shù)方案。

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作者：莊佳麟  中國銀聯(lián)股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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