「現(xiàn)有設計」的作用及其檢索方式

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作者：陳曉舒  浙江省知識產(chǎn)權研究與服務中心

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原標題：案例實務：“現(xiàn)有設計”的作用及其檢索方式初探

“現(xiàn)有設計”這個術語在我國專利法中第一次出現(xiàn)是在2008年修正的專利法中，其定義在專利法第二十三條第四款“本法所稱現(xiàn)有設計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設計”。筆者通過舉例說明，對現(xiàn)有設計作用及檢索方式的一些理解，歡迎各專家和同仁交流！

作用篇

“現(xiàn)有設計”這個術語在我國專利法中第一次出現(xiàn)是在2008年修正的專利法中，其定義在專利法第二十三條第四款“本法所稱現(xiàn)有設計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設計”。

初看“現(xiàn)有設計”，會認為其是與“現(xiàn)有技術”完全對應的概念。“現(xiàn)有技術”定義出現(xiàn)在專利法第二十二條第五款——“本法所稱現(xiàn)有技術，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術”，定義上頗有相似之處。二者在專利法中的出現(xiàn)位置也較為接近：“現(xiàn)有技術”首次出現(xiàn)于專利法第二十二條，關于新穎性——“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術”，關于創(chuàng)造性——“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步”；“現(xiàn)有設計”首次出現(xiàn)于專利法第二十三條，“授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計”，“授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別”；二者在專利法中的下一次亮相，則同時出現(xiàn)在了專利法第六十二條——“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權”。

因此，“現(xiàn)有設計”和“現(xiàn)有技術”有兩個相同的作用：在授權及后續(xù)的無效確權程序中可以作為是否應授予專利權條件的主要證據(jù)之一；在侵權程序中，被控侵權人可以用其產(chǎn)品實施的是現(xiàn)有設計或現(xiàn)有技術來證明不構成侵犯專利權。

事實上，如果將目光立足于具體的案例，會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有設計與現(xiàn)有技術作用上有明顯不同點。

試看下例：

上圖節(jié)選自是國家知識產(chǎn)權局出具的一份針對外觀設計專利的《專利權評價報告》，其中有這樣一段敘述：“從檢索到的現(xiàn)有設計（參見本報告所列對比設計2-10）來看，對于魚線輪座及其相近種類產(chǎn)品而言，整體近似手電筒狀回轉(zhuǎn)體、整體布局為兩個略粗的中間夾有一截圓柱、端部有螺紋狀集線巢的設計較為常見，但是產(chǎn)品整體形狀、端部結構的具體形狀及把手結構的具體設計各不相同。因此一般消費者會主要關注產(chǎn)品各部分具體結構的設計變化?！?br/>

比較另一篇國家知識產(chǎn)權局出具的針對實用新型專利的《專利權評價報告》，如下圖：

比較上述兩份《專利權評價報告》：可以發(fā)現(xiàn)在評價外觀設計專利是否屬于現(xiàn)有設計時不但涉及到了對比設計1，而且用對比設計2-10歸納了現(xiàn)有設計的狀況；而在評價實用新型專利是否屬于現(xiàn)有技術（參見評價報告中新穎性評價的相關部分）時，僅用到了對比文件1。

上述不同是因外觀設計是否屬于現(xiàn)有設計的判斷標準造成的，根據(jù)《專利審查指南》——“不屬于現(xiàn)有設計，是指在現(xiàn)有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設計?！笔欠駥儆谙嗤O計比較容易判斷，但是否屬于實質(zhì)相同的設計，就需要運用到對現(xiàn)有設計狀況的歸納。《專利審查指南》進一步歸納了屬于實質(zhì)相同的一些情形：

（1）其區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異；（2）其區(qū)別在于使用時不容易看到或者看不到的部位，但有證據(jù)表明在不容易看到部位的特定設計對于一般消費者能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果的情況除外；（3）其區(qū)別在于將某一設計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設計的相應設計要素；（4）其區(qū)別在于將對比設計作為設計單元按照該種類產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復排列或者將其排列的數(shù)量作增減變化（5）其區(qū)別在于互為鏡像對稱。其中，哪些屬于該類產(chǎn)品的慣常設計需要通過對現(xiàn)有設計的歸納整理才可以得到。

而在專利侵權糾紛程序中，現(xiàn)有設計狀況的歸納整理也非常必要。在與涉案專利外觀設計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與涉案專利外觀設計相同或者近似的外觀設計的，被認為落入涉案專利保護范圍。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條指出：“是否相同或者近似時，應當根據(jù)授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。”近年來，又引入了設計空間的概念，設計空間是指設計者在進行產(chǎn)品外觀設計時受各種因素限制情況下能夠自由發(fā)揮的空間，也稱設計自由度，所述各種限制因素包括產(chǎn)品的功能、技術條件、相關標準、文化、經(jīng)濟、現(xiàn)有設計狀況等。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十四條指出：“人民法院在認定一般消費者對于外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權行為發(fā)生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設計空間。設計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別；設計空間較小的，人民法院可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別?！?br/>

因此，現(xiàn)有設計除了具有現(xiàn)有技術所具有的功能外，還能通過歸納整理，至少得出外觀專利在授權、確權、侵權糾紛程序中所需的如下內(nèi)容：

1、 慣常設計；

2、 設計空間狀況（需要結合產(chǎn)品的功能、技術條件、相關標準、文化、經(jīng)濟等其他因素）；

3、 本專利區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征。

檢索方式篇

前面探討了現(xiàn)有設計的作用，此處繼續(xù)探討現(xiàn)有設計的檢索方式，此處僅探討現(xiàn)有設計中專利文獻的檢索方式，非專利文獻的檢索不在此次的討論范圍之內(nèi)。事實上，現(xiàn)有設計的專利文獻檢索非常依賴于檢索的專利數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫的不同所采取的檢索策略也是不同的。大體上，市面上的專利數(shù)據(jù)庫可歸納為兩種：一種專利數(shù)據(jù)庫以文字為基本要素進行檢索；另一種則是隨著技術的發(fā)展，近年來新興的檢索數(shù)據(jù)庫，使用圖像為基本要素進行檢索。

第一種專利數(shù)據(jù)庫的檢索策略與發(fā)明或者實用新型專利文獻的檢索策略一致，采用分類號+關鍵詞的策略進行檢索，但事實上這種方式用在外觀設計的檢索上效率比較低下。如需要檢索一種高腳杯，根據(jù)分類號，定位到07-01的分類，第一次在專利數(shù)據(jù)庫中輸入檢索式——“LOC=(07-01)”，發(fā)現(xiàn)專利數(shù)量有9萬余條，瀏覽這9萬余條數(shù)據(jù)可能要花上3-5天的時間。為了定位準確，于是第二次輸入 (TIAB=(高腳杯)) AND (LOC=(07-01))，發(fā)現(xiàn)僅有200多條數(shù)據(jù)。但這種方式是有問題的，如CN303166282S這篇專利文獻，從視圖看明顯是一種高腳杯，但其專利名稱為玻璃杯（L66190），簡要說明中的用途為用于盛裝液體，因此這篇文獻就不會出現(xiàn)在第二次檢索式得到的檢索結果里。

可選擇的一種檢索策略是：第三次輸入(TIAB=(杯)) AND (LOC=(07-01))，得到結果35000條左右的數(shù)據(jù)，然后再通過關鍵詞把瓷杯、不銹鋼杯、旅行杯等Not掉，從而減少瀏覽量，最終檢索到2萬條左右的專利數(shù)據(jù)，逐一瀏覽。總體來說，使用這種數(shù)據(jù)庫進行檢索的效率是較低的，原因在于國際外觀設計分類表過于簡單了，只有大類和小類兩級，導致了產(chǎn)品歸類過于寬泛，如上述的分類號“07-01”，其分類的中文是“瓷器、玻璃器皿、餐具和其他類似物品”，沒有進一步做任何區(qū)分，導致分類號下的專利數(shù)量過于龐大，動輒上萬，檢索的瀏覽量太大。

相對而言，發(fā)明、實用新型的技術方案檢索采用此類檢索策略確實是適當?shù)?，IPC分類表分為部、大類、小類、大組、小組五級，近年來又有CPC分類對其進一步細分，因此檢索到的數(shù)據(jù)一般在幾百條左右，可以在較短的時間內(nèi)瀏覽完成。但是，對現(xiàn)有設計的專利文獻而言，此種檢索方式就要痛苦的多，效率很低。

第二種專利數(shù)據(jù)庫的檢索策略則要簡單的多，理論上講，僅需上傳一種照片即可。如我們上傳如下圖片：

系統(tǒng)得出了一系列相關的專利：

這種方式較為高效，往往能迅速找到想要的現(xiàn)有設計。

當然，這種專利數(shù)據(jù)庫也有易用性上的差別，筆者所在單位曾先后使用過兩套此類專利數(shù)據(jù)庫：第一套專利數(shù)據(jù)庫較為簡易，僅能根據(jù)上傳的圖片進行檢索，對得到的檢索結果只能瀏覽，不能進一步做二次檢索，專利檢索中常用的日期限制、分類號限制、名稱限制等均無法進行；第二套專利數(shù)據(jù)庫功能相對完善，檢索后還能通過分類號、申請日、公開日、分類號等做二次檢索，甚至對上傳圖片的顏色、形狀等參數(shù)權重也能進行調(diào)整，其檢索的結果較為理想。最后使用的結果，第一套專利數(shù)據(jù)庫在使用滿一年后不再續(xù)費購買使用，而第二套專利數(shù)據(jù)庫一直使用至今，該專利數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為筆者單位開展專利檢索服務時必不可少的工具。

當然，使用圖像為基本檢索要素的專利數(shù)據(jù)庫進行檢索時也有一個額外要求，即檢索者要有一定的圖片處理技巧，因為背景色的不同、明暗程度的不同，圖片中產(chǎn)品角度的不同均會對檢索結果影響。特別是用實物產(chǎn)品所拍攝的照片上傳進行檢索時，需要將照片的背景、角度、明暗度處理得當，否則會有漏檢的風險。當然，當你掌握了一定的檢索技巧和圖片處理技巧時，這種檢索方式是能夠大大加快檢索效率的。

結語篇

以上是筆者對現(xiàn)有設計作用及檢索方式的一些粗淺理解，歡迎各專家和同仁交流指正。

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作者：陳曉舒  浙江省知識產(chǎn)權研究與服務中心

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編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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