專利申請(qǐng)修改超范圍與專利保護(hù)「禁止反悔原則」適用

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原標(biāo)題：果林微案丨專利申請(qǐng)修改超范圍與專利保護(hù)“禁止反悔原則”適用

案號(hào)：（2017）粵73民初263號(hào)

關(guān)鍵詞：專利侵權(quán)、權(quán)利要求解釋、禁止反悔原則、專利申請(qǐng)修改

案情簡介

大自達(dá)電線股份有限公司是專利號(hào)為ZL200880101719.7、名稱為“印刷布線板用屏蔽膜以及印刷布線板”（以下簡稱“涉案專利”）發(fā)明專利權(quán)人。2017年1月，大自達(dá)公司向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，訴稱廣州方邦電子股份有限公司未經(jīng)其許可，擅自大量制造、銷售、許諾銷售侵害原告專利權(quán)的8款屏蔽膜產(chǎn)品，獲利巨大，給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，訴請(qǐng)法院判令廣州方邦公司立即停止涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，并賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。

經(jīng)查，涉案專利在其申請(qǐng)過程中曾進(jìn)行過以下修改：

原始申請(qǐng)權(quán)利要求：1.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有在絕緣層的單面表面形成的第一金屬層，所述絕緣層的單面表面的算術(shù)平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5～5.0μm，并且，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成。

申請(qǐng)人主動(dòng)修改：原權(quán)利要求1修改為權(quán)利要求8，修改后的權(quán)利要求8內(nèi)容為：8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術(shù)平均粗糙度（JIS B0601（1994年））是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，所述第一金屬層的兩面沿著所述絕緣層的所述單面表面形成。

針對(duì)審查員發(fā)出的“修改后的權(quán)利要求8不符合專利法第33條的規(guī)定”及“算術(shù)平均粗糙度（JIS B0601（1994年）表述不清楚”的審查意見，申請(qǐng)人將上述主動(dòng)修改文本進(jìn)行了多次修改，最終授權(quán)文本中的專利權(quán)利要求8的內(nèi)容如下：

8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術(shù)平均粗糙度是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，其中，所述算術(shù)平均粗糙度是由1994年的JIS B 0601 標(biāo)準(zhǔn)定義的算術(shù)平均粗糙度，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成。

本案中，大自達(dá)公司以涉案專利的權(quán)利要求8、9、10主張專利保護(hù)，并委托相關(guān)司法鑒定機(jī)構(gòu)就被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的權(quán)利要求8-10上記載的技術(shù)特征是否相同或者等同進(jìn)行鑒定，鑒定意見為肯定性結(jié)論。

廣州方邦公司辯稱，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層并未包含權(quán)利要求8中“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”的技術(shù)特征，故被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

裁判結(jié)果

一審法院經(jīng)審理認(rèn)定：根據(jù)涉案專利說明書及其申請(qǐng)過程中的修改及意見答復(fù)內(nèi)容，可以確定涉案專利權(quán)利要求8中第一金屬層的“波紋結(jié)構(gòu)”，應(yīng)當(dāng)指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個(gè)方向連續(xù)高低起伏波動(dòng)的結(jié)構(gòu)，不應(yīng)當(dāng)包括隨機(jī)變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)。而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層的結(jié)構(gòu)為隨機(jī)變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)，與涉案專利權(quán)利要求8的波紋結(jié)構(gòu)既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，因此被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。鑒定人在對(duì)權(quán)利要求8所涉的“波紋結(jié)構(gòu)”進(jìn)行理解時(shí)，由于缺少了專利審查檔案，對(duì)“波紋結(jié)構(gòu)”與“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”的區(qū)分存在偏差，鑒于此，對(duì)于涉案鑒定意見關(guān)于被鑒定物包含與涉案專利權(quán)利要求8-10記載的全部技術(shù)特征相同的技術(shù)特征的結(jié)論不予采納。

據(jù)此，一審法院判決駁回大自達(dá)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

法律評(píng)析

本案的主要爭議焦點(diǎn)在于：如何解釋涉案專利權(quán)利要求8中“第一金屬層以波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”這一技術(shù)特征，以確定原告涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。在此基礎(chǔ)上，才能進(jìn)一步討論被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否包含與“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”這一技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征，從而確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入原告涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

問題一：如何界定專利權(quán)保護(hù)范圍？

專利法第五十九條：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條：人民法院對(duì)于權(quán)利要求，可以運(yùn)用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進(jìn)行解釋。說明書對(duì)權(quán)利要求用語有特別界定的，從其特別界定。以上述方法仍不能明確權(quán)利要求含義的，可以結(jié)合工具書、教科書等公知文獻(xiàn)以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的通常理解進(jìn)行解釋。

依據(jù)以上現(xiàn)行規(guī)定，在進(jìn)行專利保護(hù)范圍的界定時(shí)，應(yīng)依次按以下次序進(jìn)行：

1、閱讀權(quán)利要求書，列示權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案的所有技術(shù)特征；

2、權(quán)利要求中如有部分技術(shù)特征不足夠清晰明確時(shí)，可通過閱讀說明書和附圖對(duì)其進(jìn)行界定和解釋；必要時(shí)，結(jié)合專利審查檔案進(jìn)行界定；

3、如仍不明確，則可按照工具書、教科書等公知文獻(xiàn)以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)該技術(shù)特征含義的通常理解，予以確定。

在依據(jù)專利審查檔案進(jìn)行權(quán)利要求解釋時(shí)，通過核查專利審查檔案的內(nèi)容，可以明確申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)過程中對(duì)于專利權(quán)保護(hù)范圍所作的真實(shí)意思表示，確定國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與申請(qǐng)人在劃定專利權(quán)邊界上達(dá)成了何種一致的意見，并對(duì)社會(huì)公眾形成了何種公示作用，從而使法院認(rèn)定的專利權(quán)保護(hù)范圍符合專利權(quán)產(chǎn)生時(shí)所公示的邊界，符合國家授予、保護(hù)這種專有性、壟斷性權(quán)利的初衷，如此才能為社會(huì)公眾提供明確的法律預(yù)期，避免不當(dāng)壓縮社會(huì)公眾對(duì)于公有技術(shù)自由運(yùn)用的空間。 此時(shí)，最常采用的就是禁止反悔原則，即：專利申請(qǐng)人在申請(qǐng)授權(quán)審查過程中明確放棄的內(nèi)容，不得再納入授權(quán)后專利保護(hù)范圍內(nèi)。

問題二：本案應(yīng)適用禁止反悔原則嗎？

本案中，原始專利申請(qǐng)文件中，對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征表述為“第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”，與專利授權(quán)的該項(xiàng)技術(shù)特征在文字表述上并無區(qū)別。因此，從涉案專利形式上來說，正如大自達(dá)公司所主張的，申請(qǐng)人的一系列修改只是將權(quán)利要求恢復(fù)到原始申請(qǐng)文件的狀態(tài)，并未表示要放棄某些技術(shù)方案。

但是，在涉案專利申請(qǐng)授權(quán)審查過程中，針對(duì)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所指出的，“原申請(qǐng)文件僅記載了波紋結(jié)構(gòu)的第一金屬層和大致平坦結(jié)構(gòu)的第一金屬層兩種實(shí)施例，沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結(jié)構(gòu)，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結(jié)構(gòu)；……因此修改之后的權(quán)利要求8的技術(shù)方案和原技術(shù)方案相比有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，使得新的權(quán)利要求出現(xiàn)了原申請(qǐng)中沒有記載的新的技術(shù)方案，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的審查意見，專利申請(qǐng)人作出意見陳述，并將主動(dòng)修改后的權(quán)利要求8的相關(guān)技術(shù)特征特征，再次修改成“所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”。申請(qǐng)人陳述：通過上述修改，權(quán)利要求8的記載技術(shù)方案與原說明書記載的內(nèi)容一致，能夠符合專利法第33條的規(guī)定。一審法院認(rèn)為，專利申請(qǐng)人的意見陳述以及再次修改技術(shù)特征的行為，應(yīng)當(dāng)視為原申請(qǐng)人同意了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局相對(duì)應(yīng)的審查意見，且該審查意見系結(jié)合說明書的實(shí)施例進(jìn)行，因此，該審查意見所涉及的涉案專利申請(qǐng)中“波紋結(jié)構(gòu)”的界定結(jié)論，專利申請(qǐng)人已經(jīng)予以了同意和確認(rèn)?；诖耍景赣斜匾虢狗椿谠瓌t，充分考慮“因公示作用所產(chǎn)生的公信力，應(yīng)對(duì)于為劃定專利權(quán)邊界而進(jìn)行的技術(shù)特征的解釋產(chǎn)生影響”。

然而，如果需要適用禁止反悔原則，首先要確定專利申請(qǐng)人究竟確認(rèn)了什么，放棄了什么。

不可否認(rèn)，專利申請(qǐng)人確認(rèn)其主動(dòng)修改的內(nèi)容超出了原申請(qǐng)文件記載范圍，亦確認(rèn)了原申請(qǐng)文件“沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結(jié)構(gòu)，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結(jié)構(gòu)”。但是，專利申請(qǐng)人客觀上并未就所述“波紋結(jié)構(gòu)”做任何放棄性的確認(rèn)。如何解釋“波紋結(jié)構(gòu)”，仍然要結(jié)合涉案專利的說明書和附圖來進(jìn)行。

進(jìn)一步來說，如果要將修改超范圍的確認(rèn)用于專利保護(hù)范圍的禁止反悔，就需要討論， 申請(qǐng)文件原記載范圍是否就是專利保護(hù)范圍？

答案顯然是否定的。根據(jù)審查指南相關(guān)規(guī)定，修改超范圍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)明顯要比專利保護(hù)等同范圍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛得多，兩者亦存在本質(zhì)差別。例如，原申請(qǐng)文件中記載了“鐵”，如果修改為“金屬”或“銅”，該修改會(huì)被認(rèn)定超出原申請(qǐng)文件記載范圍；然而，在進(jìn)行專利保護(hù)范圍界定時(shí)，“銅”或其它金屬則可能會(huì)被認(rèn)定屬于與“鐵”等同的技術(shù)特征而被納入保護(hù)范圍。

一審法院在本案中努力避開禁止反悔的字眼，而實(shí)質(zhì)上，仍然是在確定專利保護(hù)范圍即為原申請(qǐng)文件記載范圍這一錯(cuò)誤前提下，錯(cuò)誤適用了禁止反悔原則。

問題三：如何基于專利說明書進(jìn)行權(quán)利要求解釋？

本案中，一審法院在解釋爭議技術(shù)特征“波紋結(jié)構(gòu)”時(shí)，讓自己陷入了泥潭。首先，依據(jù)專利說明書所述發(fā)明目的、實(shí)施例及附圖，認(rèn)定“波紋結(jié)構(gòu)”指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個(gè)方向連續(xù)高低起伏波動(dòng)的結(jié)構(gòu)；接著，又依據(jù)上述禁止反悔的錯(cuò)誤前提，認(rèn)定“波紋結(jié)構(gòu)”不應(yīng)當(dāng)包括審查意見所指列的“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”，這時(shí)就不得不就“凹凸形結(jié)構(gòu)”再做解釋。本來不甚清晰的“波紋結(jié)構(gòu)”，越發(fā)不清晰了。

筆者并不認(rèn)為一審法院關(guān)于“波紋結(jié)構(gòu)指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個(gè)方向連續(xù)高低起伏波動(dòng)的結(jié)構(gòu)”的認(rèn)定就是錯(cuò)誤的。這一認(rèn)定和解釋有其解釋依據(jù)和基礎(chǔ)。但是，法院進(jìn)一步認(rèn)定“波紋結(jié)構(gòu)不應(yīng)當(dāng)包括隨機(jī)變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)”，卻沒有充分的說理依據(jù)。

如前所述，即使專利權(quán)人曾在專利申請(qǐng)過程中確認(rèn)申請(qǐng)文件記載的“波紋結(jié)構(gòu)”與“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”系不相同的技術(shù)特征，但不能就此認(rèn)為“波紋結(jié)構(gòu)”的等同范圍必然不包括“隨機(jī)變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)”。如果要做出這一認(rèn)定，還需要進(jìn)一步進(jìn)行等同范圍的判斷，這包括“三基本”的判斷，也包括等同后檢測是否已踏入現(xiàn)有技術(shù)范圍或缺少達(dá)到發(fā)明目的的必要技術(shù)特征等等。

綜上，在未完成上述等同論證的前提下，即認(rèn)定本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層的結(jié)構(gòu)屬于隨機(jī)變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)，與涉案專利權(quán)利要求8的波紋結(jié)構(gòu)既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，未免略顯倉促。

本案二審結(jié)果如何，筆者拭目以待。

律師點(diǎn)睛

本案原告本來可以打個(gè)漂亮的專利狙擊戰(zhàn)，卻因?yàn)樯姘笇＠暾?qǐng)過程中的修改以及配合性意見陳述，讓涉案專利的專利保護(hù)范圍界定陷入泥沼。這也是諸多專利權(quán)人可能遭遇的專利陷落。

如何避免呢？本案告訴我們可能無法避免。專利一旦上了維權(quán)的戰(zhàn)場，就得忍受放大鏡下的“雞蛋里挑骨頭”，專利申請(qǐng)過程中的任何瑕疵和不謹(jǐn)慎，在這時(shí)都會(huì)被放大幾百倍。一旦被告挑戰(zhàn)成功，專利權(quán)人的維權(quán)訴請(qǐng)會(huì)被駁回，維權(quán)專利也可能被宣告無效。無論哪一種，都是專利權(quán)人不想遇到的。唯有在專利申請(qǐng)時(shí)謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，認(rèn)真再認(rèn)真，如此，才能減少專利陷落的概率。

來源：江蘇專利信息服務(wù)

作者：陳靜

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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