發(fā)明構(gòu)思在論述“創(chuàng)造性”方面的作用

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作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

原標(biāo)題：簡述發(fā)明構(gòu)思在論述創(chuàng)造性方面的作用

摘要：審查員在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性過程中常通過“三步法”找出本發(fā)明與對(duì)比文件之間的區(qū)別技術(shù)特征，然后或進(jìn)一步檢索到其他對(duì)比文件并通過多篇對(duì)比文件的結(jié)合，或干脆將區(qū)別技術(shù)特征歸類為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，從而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。通過論述本發(fā)明與對(duì)比文件之間，或?qū)Ρ任募g在發(fā)明構(gòu)思方面的根本性不同從而徹底否定本領(lǐng)域技術(shù)人員尋找現(xiàn)有技術(shù)者進(jìn)行多篇對(duì)比文件之間的結(jié)合的動(dòng)機(jī)對(duì)于本發(fā)明的創(chuàng)造性論述往往具有“奇效”。

關(guān)鍵詞：發(fā)明構(gòu)思 技術(shù)啟示 創(chuàng)造性

一、引言

能不能得到審查員對(duì)本發(fā)明的創(chuàng)造性的認(rèn)可往往是本發(fā)明能不能獲得順利授權(quán)的關(guān)鍵，在審查實(shí)踐中審查員通常采用“三步法”來評(píng)判本發(fā)明的創(chuàng)造性，從而實(shí)現(xiàn)“化整為零”，將本發(fā)明與作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件1從整體技術(shù)方案的比較置換為兩個(gè)技術(shù)方案的各個(gè)技術(shù)特征的比較。如果雙方能夠?qū)崿F(xiàn)各技術(shù)特征的完全等價(jià)化，則否定本發(fā)明的新穎性；如果存在區(qū)別技術(shù)特征，則借助與其他對(duì)比文件的結(jié)合或者將該區(qū)別技術(shù)特征歸結(jié)為“本領(lǐng)域的公知常識(shí)”或者“通過有限次試驗(yàn)?zāi)軌颢@得的”，從而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

在這種情況下，有的代理人或者申請(qǐng)人陷入了審查員的陷阱，忙于爭辯這些區(qū)別技術(shù)特征不可能從對(duì)比文件得到任何技術(shù)啟示，不是容易想到的，需要進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn)等等。實(shí)際上，從本發(fā)明與對(duì)比文件之間在發(fā)明構(gòu)思方面的根本性差異，以及多篇對(duì)比文件之間因發(fā)明構(gòu)思的根本性不同導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無動(dòng)機(jī)參考改進(jìn)對(duì)比文件或者無法進(jìn)行對(duì)比文件之間的結(jié)合往往對(duì)發(fā)明的順利授權(quán)，特別是一些技術(shù)方案相對(duì)簡單的改進(jìn)型發(fā)明的順利授權(quán)特別有效。

在此，筆者舉出親身經(jīng)歷的兩個(gè)技術(shù)方案比較容易理解，并通過論述本申請(qǐng)與對(duì)比文件的技術(shù)方案在發(fā)明構(gòu)思上的不同順利實(shí)現(xiàn)授權(quán)的案例來對(duì)基于發(fā)明思路的不同來論述創(chuàng)造性的思路進(jìn)行歸納總結(jié)，以期與同仁教學(xué)相長。

二、具體案例分析

案例一

在對(duì)比文件僅一篇的情況下：

申請(qǐng)?zhí)枮?01510771208.8，發(fā)明名稱為“一種用于螺絲的碳氮共滲熱處理的方法”，其原始權(quán)利要求1公開了：

“一種用于螺絲的碳氮共滲的熱處理方法，其特征在于，包括以下步驟：

1）將待熱處理的螺絲進(jìn)行清洗；

2）調(diào)整上料機(jī)速度；

3）調(diào)整連續(xù)爐的主速進(jìn)行連續(xù)預(yù)熱，預(yù)熱處理為兩段式預(yù)熱，第一段預(yù)熱溫度為600℃，保溫時(shí)間為10-15分鐘，第二段預(yù)熱溫度為860-890℃，保溫時(shí)間為20-25分鐘；

4）預(yù)熱后對(duì)螺絲進(jìn)行碳氮共滲處理，其中碳氮共滲溫度控制在860-890℃，碳氮共滲時(shí)間控制在10-15分鐘，碳勢為1%-1.2%，氨氣流量為0.2-0.5 nm3/h；

5）進(jìn)行一次淬火，其中淬火溫度控制在820-850℃；

6）采用快速光亮油進(jìn)行二次淬火，其中光亮油溫度控制在60-75℃，淬火時(shí)間控制在3-10秒；

7）對(duì)螺絲進(jìn)行表面清洗；

8）回火，回火溫度控制在370-420℃，回火時(shí)間為70-90分鐘” 。

審查員在OA1中引用了對(duì)比文件1（“自攻螺釘碳氮共滲黑色組織的產(chǎn)生及防止”，盧國輝等，金屬熱處理，第30-31頁、第43頁，2000年12月31日），認(rèn)為，其對(duì)比文件1與本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征在于：本發(fā)明對(duì)待熱處理的螺絲進(jìn)行清洗，調(diào)節(jié)上料機(jī)速度；還包括預(yù)熱工藝；采用兩次淬火，對(duì)工藝參數(shù)就行了限定。

分析：

從個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來說，代理人認(rèn)為審查員通常更加傾向于首先采用專利文獻(xiàn)來否定本發(fā)明的創(chuàng)造性，針對(duì)本發(fā)明，審查員檢索到的對(duì)比文件僅一篇且為學(xué)術(shù)論文，可見審查員沒有檢索到否定本發(fā)明的具體工藝的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，因此授權(quán)前景較大。同時(shí)，對(duì)審查員所認(rèn)可的區(qū)別技術(shù)特征不宜平均用力，尤其是容易被認(rèn)為“可通過有限次試驗(yàn)獲得的”上料機(jī)速度和淬火的工藝參數(shù)和無法帶來“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的清洗步驟的設(shè)置，而是應(yīng)該從技術(shù)思路上否定本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上設(shè)置預(yù)熱工藝和二次淬火的動(dòng)機(jī)。

因此，代理人采用了如下策略：

采用從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征“在此步驟中碳氮共滲設(shè)備中具有保護(hù)氣氛，所述保護(hù)氣體為經(jīng)過了預(yù)處理的氣化甲醇，所述氣化甲醇的流量為6000-9000 CC/h”對(duì)權(quán)利要求1作了進(jìn)一步的限定，但在意見陳述中強(qiáng)度該技術(shù)特征的加入僅僅是為了加速審查進(jìn)程，主要基于以下方面否定了本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件1中采用預(yù)熱處理和二次淬火的可能性：預(yù)熱處理主要針對(duì)于導(dǎo)熱性能較差的待處理工件，而對(duì)比文件1針對(duì)的是具有良好導(dǎo)熱性的金屬制品，即使需要預(yù)熱從技術(shù)目的角度出發(fā)也無需采用本發(fā)明的兩段式預(yù)熱工藝；淬火是一種能夠?qū)⒏邷叵碌南唷袄鋬觥钡匠叵碌奶幚砉に?，而不是用于防止碳氮共滲黑色組織產(chǎn)生的方法。

答復(fù)OA1審查意見后，本發(fā)明獲得順利授權(quán)。

思考：

“全面覆蓋”是專利侵權(quán)判定中的重要原則，根據(jù)《北京市高院專利侵權(quán)判定指南（2017）》，寫入權(quán)利要求書的技術(shù)特征不區(qū)分必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征都將對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍構(gòu)成限定，因此，通常代理人在撰寫權(quán)利要求書時(shí)秉持盡可能避免寫入非必要技術(shù)特征的原則，但某些情況下適當(dāng)寫入一些非必要技術(shù)特征可以“引導(dǎo)”審查員的檢索范圍，盡可能避免發(fā)明核心“暴露于”最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，從而將其作為區(qū)別技術(shù)特征“凸顯”出來，有利于后續(xù)答復(fù)審查意見時(shí)創(chuàng)造性的論述，從而提高授權(quán)前景。

以本案為例，發(fā)明點(diǎn)在于熱處理工藝中預(yù)熱處理和二次淬火步驟的設(shè)置，如果單純?yōu)榱藬U(kuò)大保護(hù)范圍僅僅將該兩項(xiàng)必要技術(shù)特征寫入權(quán)利要求，則在實(shí)際上在熱處理工藝非常成熟的今天，審查員要檢索到同時(shí)包含這兩項(xiàng)技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際上并不困難，這種情況下代理人即使進(jìn)一步補(bǔ)入“清洗”、“調(diào)節(jié)上料機(jī)速度”往往很難說服審查員。而將這些非必要技術(shù)特征寫入權(quán)利要求書，審查員出于尋找公開了本發(fā)明最多的技術(shù)特征的技術(shù)文獻(xiàn)作為對(duì)比文件1的考慮，使得本發(fā)明的核心得以區(qū)別技術(shù)特征的形式凸顯，從而為論證本發(fā)明與對(duì)比文件在技術(shù)思想發(fā)明的不同創(chuàng)造了條件。實(shí)際上，由于“清洗”、“調(diào)節(jié)上料機(jī)速度”這樣的非必要技術(shù)特征可以說是實(shí)施本發(fā)明工藝的必經(jīng)之路，即使侵權(quán)者有意繞開也難以規(guī)避，實(shí)際上對(duì)本發(fā)明的保護(hù)范圍的影響并不大。

案例二：

當(dāng)對(duì)比文件為多篇的情況下申請(qǐng)?zhí)枮?01510695641.8，發(fā)明名稱為“一種狀態(tài)檢測裝置和冷卻控制裝置”，其涉及一種在大型鋁合金壓鑄模具生產(chǎn)中對(duì)冷卻水管路內(nèi)流動(dòng)的冷卻水的的狀態(tài)進(jìn)行檢測的裝置，具體地，提交新申請(qǐng)時(shí)的獨(dú)立權(quán)利要求1內(nèi)容如下：

“一種用于冷卻水水管的狀態(tài)檢測裝置，其特征在于，包括用于貼合設(shè)置于冷卻水水管的出水口外部的銅管、以及設(shè)置用于與外部報(bào)警系統(tǒng)相連接的檢測勾和絕緣套，其中，

所述絕緣套貼合在所述銅管的邊緣；

所述檢測勾設(shè)置在冷卻水水管外部并從所述絕緣套中間穿過且置于所述銅管的管口下方；以及所述檢測勾設(shè)置用于檢測冷卻水水管的水流狀態(tài)，并當(dāng)檢測到冷卻水水管中沒有水流時(shí)，通過所述外部報(bào)警系統(tǒng)發(fā)出警報(bào)”（如附圖1所示）。

圖1 冷卻水水管的狀態(tài)檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖

其中，9銅管、10冷卻水水管、11螺紋接口、12導(dǎo)線、13絕緣套、14檢測勾。

在第一次審查意見中審查員共引用了對(duì)比文件1（JPH01321060）、對(duì)比文件2（CN204067387U）、對(duì)比文件3（CN103525321A）和對(duì)比文件4（CN204247940U），其中以前三篇對(duì)比文件的結(jié)合否定了權(quán)利要求1-8的創(chuàng)造性，以四篇對(duì)比文件的結(jié)合否定了從屬權(quán)利要求9的創(chuàng)造性。具體地，審查員認(rèn)為對(duì)比文件1公開了一種壓鑄模具冷卻水的檢測方法和裝置，其與權(quán)利要求1的區(qū)別特征在于：①本發(fā)明中一檢測極的形狀為銅管，另一檢測極是安裝在銅管出水口下方的檢測勾；②檢測勾安裝在冷卻水管外，上述區(qū)別技術(shù)特征①和②已經(jīng)被對(duì)比文件2和3分別公開。

分析：

本發(fā)明實(shí)質(zhì)上是通過在冷卻水管外一處設(shè)置銅管，另一處設(shè)置檢測勾，通過二者配合實(shí)現(xiàn)了檢測冷卻水管中有無冷卻水，本質(zhì)上就是在冷卻水管外側(cè)某位置設(shè)置了傳感器，技術(shù)方案簡單，且說明書沒有充分記載其工作原理和具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，因此后續(xù)進(jìn)一步通過原理上論述其“非顯而易見性”或者通過具體數(shù)據(jù)對(duì)比論證取得了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”都很困難。鑒于此，代理人決定聚焦于對(duì)比文件之間因發(fā)明思路導(dǎo)致其不可能結(jié)合，并做好了“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，為了給后續(xù)修改留有余地，OA1答復(fù)時(shí)沒有修改權(quán)利要求書，也沒有討論不涉及權(quán)利要求1的對(duì)比文件4。

答復(fù)策略：

本發(fā)明與對(duì)比文件1發(fā)明目的都是避免出現(xiàn)冷卻水管中沒有冷卻水的情況下熱炸裂，因此檢測的反常情況是冷卻水管中無水，與此不同，對(duì)比文件2所公開的是一種太陽能熱水器水滿溢報(bào)警裝置，其要檢測的反常情況是熱水器中的水溢出，其被設(shè)置為在水溢出的情況下報(bào)警電路接通；對(duì)比文件3要檢測的是水壓過低故障，防止單位時(shí)間內(nèi)獲得的水量不足，與此不同，對(duì)比文件1與本發(fā)明并不要求水壓，而聚焦于冷卻水管中有無水，這是因?yàn)殡m然水流速度越快，單位時(shí)間內(nèi)通過冷卻水管的水量越大，但水壓過大反而導(dǎo)致單位量的水的吸熱能力不能被充分利用，成本額外增加。本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)將對(duì)比文件2和3與對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合。

審查員下發(fā)了第二次審查意見通知書，反駁了代理人的觀點(diǎn)，認(rèn)為對(duì)比文件均是利用兩個(gè)檢測極檢測某個(gè)檢測位是否有水流通過并發(fā)出報(bào)警，區(qū)別僅在于是有水流通過還是無水流通過時(shí)發(fā)出報(bào)警，這對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說屬于常規(guī)選擇，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)進(jìn)行對(duì)比文件的結(jié)合。

答復(fù)策略：

對(duì)此，代理人在OA2意見陳述中采用從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征“所述檢測勾設(shè)置為根據(jù)冷卻水水管中水流量的不同調(diào)節(jié)其與所述銅管的管口之間的距離”對(duì)權(quán)利要求1作了進(jìn)一步的限定，但仍然堅(jiān)持首先重點(diǎn)論述各對(duì)比文件之間的發(fā)明思路的不同：

對(duì)比文件2所要解決的技術(shù)問題是監(jiān)測太陽能熱水箱是否發(fā)生溢水事故，采用的技術(shù)手段是通過溢出的水流使連接在溢水開關(guān)兩端的導(dǎo)線連接，報(bào)警器報(bào)警，從而提醒使用者及時(shí)關(guān)閉水源，這與對(duì)比文件1技術(shù)目的相反；對(duì)比文件2的技術(shù)原理存在內(nèi)在缺陷導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無動(dòng)機(jī)參考，對(duì)比文件2在發(fā)生溢水時(shí)溢水與報(bào)警電路構(gòu)成閉合回路，由此電流通過，報(bào)警器發(fā)出警報(bào)，而本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，銅的電導(dǎo)率為約5.9×107S/m，是標(biāo)準(zhǔn)海水的107倍，更遠(yuǎn)高于普通日用水，這勢必導(dǎo)致這種方案實(shí)施時(shí)要求的電流較大，實(shí)際上可行性相當(dāng)有限，且存在較大安全隱患；如果強(qiáng)行結(jié)合對(duì)比文件1和2帶來的不利后果：結(jié)合對(duì)比文件2附圖，如果對(duì)比文件2要設(shè)置為如本發(fā)明的有水流通過則不報(bào)警，沒有水流通過則報(bào)警，這意味著對(duì)比文件2的回路需要進(jìn)行根本性改變，這本身需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

對(duì)比文件3中采用了水平射出水流以檢測水壓，如果其要實(shí)現(xiàn)如本發(fā)明的冷卻水循環(huán)通路，則勢必需要設(shè)計(jì)比本發(fā)明中的集水槽更大的集水裝置，否則，很可能出現(xiàn)在水壓變化時(shí)水不能進(jìn)入集水槽這種最危險(xiǎn)的情況發(fā)生。這導(dǎo)致了本領(lǐng)域技術(shù)人員根本沒有任何動(dòng)機(jī)參考對(duì)比文件3。

審查員下發(fā)第三次審查意見，針對(duì)代理人的意見陳述指出，“創(chuàng)造性評(píng)價(jià)過程中并不需要各現(xiàn)有技術(shù)之間發(fā)明目的及技術(shù)手段完全相同，僅僅需要對(duì)比文件給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員即可有動(dòng)機(jī)去在現(xiàn)有技術(shù)中尋找相應(yīng)的技術(shù)手段，從而將上述對(duì)比文件之結(jié)合，例如對(duì)比文件3雖然發(fā)明目的與本發(fā)明不同，其用于檢測水壓是否過低，但公開了檢測探頭安裝于水管出水口下方和采用探針狀電極的技術(shù)啟示”。

答復(fù)策略：

代理人首先依據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)“判斷方法”之“（3）判斷要保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見”的具體規(guī)定對(duì)審查員的觀點(diǎn)進(jìn)行了法理上的反駁，指出即使對(duì)比文件公開了某些區(qū)別技術(shù)特征，但存在對(duì)該區(qū)別技術(shù)特征的記載并不意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員即有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合。

申請(qǐng)人采用從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征“調(diào)節(jié)所述檢測勾與所述銅管的管口之間的距離的范圍為2mm-50mm”對(duì)權(quán)利要求1作了進(jìn)一步的限定，但同時(shí)堅(jiān)持避免落入可以“通過有限次試驗(yàn)獲得的”上述具體參數(shù)的非顯而易見性的討論，而是從強(qiáng)行將技術(shù)思路不同的對(duì)比文件之間的結(jié)合可能帶來的不利后果進(jìn)行論述，甚至進(jìn)行了一定程度上的“開腦洞”。

具體地，比文件2所要解決的技術(shù)問題是監(jiān)測太陽能熱水箱是否發(fā)生溢水事故，采用的技術(shù)手段是通過溢出的水流使連接在溢水開關(guān)兩端的導(dǎo)線連接，報(bào)警器報(bào)警，從而提醒使用者及時(shí)關(guān)閉水源。存在這樣的生活場景：緩緩向杯子中注水，在杯子中的水面明顯高于杯子邊緣的情況下水仍然可以維持不溢出，這是因?yàn)樗姆肿娱g作用力產(chǎn)生的黏滯效應(yīng)抵消力水自身的重力，但是一旦這種平衡被打破，水會(huì)突然劇烈明顯地溢出。而且，這種效應(yīng)隨著盛水容器的體積擴(kuò)大而明顯增強(qiáng)，所以有過太陽能熱水器溢水經(jīng)歷的人會(huì)更傾向于在熱水器內(nèi)部設(shè)立警戒水位線和報(bào)警裝置以避免在熱水器外部設(shè)置報(bào)警裝置導(dǎo)致的滯后效應(yīng)。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能從對(duì)比文件2得到如本發(fā)明那樣將檢測勾設(shè)置于冷卻水管外更加優(yōu)選的技術(shù)啟示。

對(duì)比文件3要解決的技術(shù)問題是“當(dāng)水管從傳感器后端破裂后，傳感器無法檢測到”，采取的手段是根據(jù)水壓越大出水距離越遠(yuǎn)的原理，在出水管出水端的下前方設(shè)置過水檢測探頭，當(dāng)水壓正常時(shí)，出水拋物線落下，探頭不起作用，當(dāng)出水低于一定值時(shí)，流出的水落到探頭上，探頭之間的電阻迅速變小，從而觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)電路，立刻切斷主電路電源并報(bào)警。對(duì)比文件3存在的一個(gè)顯著問題，如果水壓迅速下降到零，即水源完全切斷的狀態(tài)，這是最危險(xiǎn)狀態(tài)，這種情況下反而由于沒有“流出的水落在探頭上”無法及時(shí)報(bào)警，由此本領(lǐng)域技術(shù)人員為了確保工作安全，會(huì)在傳感器后端的水管段上設(shè)置另一個(gè)傳感器，該位置與本發(fā)明的檢測電極的設(shè)置位置依然明顯不同。

代理人認(rèn)為，對(duì)比文件2與對(duì)比文件1在發(fā)明思路方面差別更明顯，與其平均用力不如重點(diǎn)突破，專利申請(qǐng)授權(quán)本質(zhì)上是一種“依申請(qǐng)進(jìn)行的具體行政行為”，審查員如果駁回申請(qǐng)必須有理有據(jù)形成證據(jù)鏈，而整個(gè)環(huán)節(jié)只要有一處被突破審查員就沒有理由駁回。此次意見陳述后本案獲得授權(quán)，同時(shí)指出，審查員針對(duì)從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性評(píng)述中引用了對(duì)比文件4，代理人自始至終沒有著墨于對(duì)比文件4的分析。

思考：

對(duì)于技術(shù)方案比較簡單的發(fā)明，特別是改進(jìn)型的發(fā)明，不要輕易丟失發(fā)明構(gòu)思方面的不同這塊陣地，否則很容易因拘泥于某具體結(jié)構(gòu)設(shè)置或數(shù)據(jù)范圍的論述而陷入“通過有限次試驗(yàn)獲得的”陷阱中；審查員引用多篇對(duì)比文件的情況下看似增加了答復(fù)的難度，實(shí)際上任何兩篇對(duì)比文件的技術(shù)目的和技術(shù)思想都不可能完全相同，這反而為代理人論述利用技術(shù)思想的不同導(dǎo)致對(duì)比文件不能互相結(jié)合創(chuàng)造了發(fā)揮空間；代理人沒有面面俱到地答復(fù)，而是有所重點(diǎn)用力，特別是最后一次OA中聚焦于各對(duì)比文件均因?yàn)榧夹g(shù)思想的不同導(dǎo)致其沒有給出檢測勾的位置設(shè)置的技術(shù)啟示，從而為授權(quán)創(chuàng)造了條件。

三、總結(jié)

專利授權(quán)是一個(gè)多方互動(dòng)和博弈的過程，審查員審查過程需要“依法授權(quán)”，當(dāng)然也需要“依法駁回”，對(duì)于能否授權(quán)，審查員是存在一定的自由裁量空間，因此，看似技術(shù)方案簡單的申請(qǐng)并不一定不能授權(quán)，代理人充分和合乎邏輯的論述能夠盡可能將授權(quán)可能性盡可能提高，這就是代理人價(jià)值所在；

代理人應(yīng)該盡可能避免完整的技術(shù)方案被審查員“化整為零，各個(gè)擊破”，從而陷入?yún)^(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域公知常識(shí)或者通過有限次試驗(yàn)?zāi)軌虻玫降南葳?，而要盡可能從發(fā)明思路的不同點(diǎn)上根本否定本領(lǐng)域技術(shù)人員這樣做的動(dòng)機(jī)；

即使是同樣從發(fā)明構(gòu)思角度出發(fā)論述創(chuàng)造性，也應(yīng)該結(jié)合本發(fā)明的創(chuàng)造性的高度和審查員的具體檢索情況，針對(duì)不同的申請(qǐng)制定不同的答復(fù)策略，而不可懷抱“一招鮮吃遍天”的想法，如果授權(quán)前景較好，即可“一鼓作氣”，如果前景不明朗，不妨爭取申請(qǐng)人的同意和配合，寧可采用迂回戰(zhàn)術(shù)，盡可能不要一上來就修改權(quán)利要求，導(dǎo)致后期無后退余地；

代理人利用發(fā)明構(gòu)思論述創(chuàng)造性最好在專利文件撰寫階段就做好布局，例如在獨(dú)立權(quán)利要求1中適當(dāng)寫入一些侵權(quán)者難以規(guī)避而不會(huì)對(duì)保護(hù)范圍造成實(shí)質(zhì)性限制的非必要技術(shù)特征以“引導(dǎo)”審查員的檢索范圍，盡可能避免發(fā)明核心“暴露于”最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，而是將其作為區(qū)別技術(shù)特征“凸顯”出來，從而提高授權(quán)前景；

審查員的“依法駁回”原則上應(yīng)該形成一個(gè)閉環(huán)邏輯鏈，因此代理人或申請(qǐng)人不需要面面俱到，而是可以重點(diǎn)突破一個(gè)環(huán)節(jié)，以破壞審查員完整的邏輯鏈，為盡可能授權(quán)留下空間。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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