專利的「默示許可」分析

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：付偉   律師、專利代理人

原標題：淺談專利的默示許可

筆者在實踐中遇到了這樣的一種情況，涉案專利包括兩個主題，其中的一個主題保護“一種專用于洗衣機的電機”，另一個主題則保護“使用該專用電機的洗衣機”，專利權人售出該專用電機后，其購買者將該專用電機組裝、制造洗衣機的行為，以及銷售該洗衣機的行為是否構成專利侵權？

要回答上面的問題，需要討論什么情況下才構成專利侵權。

通常認為，認定專利侵權需要滿足兩個要件，即形式要件和實質要件，形式要件要求：（1）侵害的是否為在該地域受保護的有效專利；（2）行為人是否經專利權人許可；（3）是否屬于以生產經營為目的實施該專利的行為（即專利法第11條所規(guī)定的幾種侵權行為）。而實質要件則需要考慮侵權行為所涉及的技術特征落入專利的保護范圍（包括字面范圍和等同范圍）。對比上述兩個要件，在本案中，雖然行為人從專利權人處合法購買了專用電機，但是，洗衣機專利權合法有效，制造和銷售洗衣機的行為亦未經專利人許可，其符合上述的形式要件和實質要件，構成對洗衣機專利權的侵犯。

對于此處，是否可以適用《專利法》第69條規(guī)定之（一）所規(guī)定的“專利權用盡”原則？

專利權用盡原則是對專利權效力的一種十分重要的限制，其目的在于防止對專利權的保護超過合理的限度，對正常的經濟社會秩序產生不良影響。

專利權用盡原則的具體含義是：“公眾中的任何人在購買合法售出的專利產品，也就是由專利權人或者其被許可人售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品之后，應當享有自由處置其購買的產品的權利。此后，無論該購買者以何種方式使用、許諾銷售、銷售該產品，均不應當構成侵犯該項專利權的行為。[1]”專利權用盡就好比專用于某餐廳的用餐券，行為人在權利人處購買到該用餐券后，可以憑借該用餐券在該餐廳無限享用美食，但是你很難想象，行為人踏出該餐廳步入另外一家餐廳時，該用餐券依然還能賦予他享受第二家餐廳的美食的權利。因此，對于專用電機的合法購買者，只是該專用電機的專利權用盡，并不能當然導致使用該專用電機的洗衣機的專利權用盡。

基于以上分析，似乎應該得出必然侵權結論，但是之于一個理智清晰的社會人，明顯能夠感受到這樣的結論又充滿了不合理性，專利權人前一秒可以通過售出該專用電機獲取對價的利益，下一秒又可以禁止他人運用已經售出的電機組裝洗衣機而獨享壟斷權，購買者從專利權人處所購買的猶如廢銅爛鐵，而專利權人卻能兩處受益。甚至，如果該行為被最終認定為侵權，專利權人可以通過釣魚的方式在專利訴訟中獲取不當賠償。因在考慮專利侵權時，并不需要確定購買者是否實際知悉該專利權的存在，只要經授權公告，就能夠產生使公眾知悉的效果。如果購買者在購買該專用電機時實際并不清楚洗衣機專利的存在，而專利權人亦無法律規(guī)定的告知義務，專利權人可以等待購買者制造、銷售洗衣機至一定規(guī)模后，起訴購買者并要求支付高額的賠償金。

有該困擾的并非此孤案，其還可以包括下列情形：

某專用零件并無專利權保護，而擁有專利權的是使用該專用零件的設備，行為人從設備專利權人處合法購買了該專用零件后，則生產、銷售該設備是否構成專利侵權？

某專用設備無專利權保護，但是使用該專用設備制造產品的方法具有專利權，行為人從方法專利權人處合法購買了該專用設備，則使用該方法的行為是否構成專利侵權？

某專用設備和使用該專用設備制造產品的方法均具有專利權，行為人從同一專利權人處合法購買了該專用設備，使用該方法的行為是否構成專利侵權？

某原料并無專利權保護，但是該原料唯一商業(yè)用途的產品擁有專利權，行為人從產品專利權人處合法購買了該原料，則制造銷售該產品的行為是否構成專利侵權？

對于此問題，其他國家采取了一種什么樣的立場？

當上述問題出現(xiàn)時，多數(shù)國家采用了一種默示許可（implied licence）的立場，其也稱為隱含許可, 即有別于以書面合同等方式確立的明示許可，它是指在一定情形之下，專利權人以其非明確許可的默示行為，讓被控侵權人專利使用人產生了允許使用其專利的合理信賴從而成立的一種專利許可形態(tài)[2]。早在1927年，美國聯(lián)邦最高法院在De Forest Radio Tel Co v. United States案的判決書中就對默示許可予以闡明：“以實現(xiàn)許可使用為目的，正式授權許可并非是唯一途徑，專利權人無論采用語言還是行為，其實施的結果，只要能夠讓第三人感受或推定專利權人已經同意他人實施專利，或被認為已經許可他人實施專利，就構成實質意義上的許可。他人實施專利后，一旦被專利權人控告專利侵權，實施人就可以以專利默示許可提起抗辯?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[3]

我國在《專利法》在2008年修改前，其第十二條前半段規(guī)定：“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面實施許可合同，向專利權人支付專利使用費?！奔磳＠S可的方式必須是書面許可，這使得“默示許可”在我國條文上處于無法可依的尷尬地步。2008年修改《專利法》時，全國人大法律委員會接受建議，對此處進行了修改，將上述“書面形式”的限制刪除。國家知識產權局條法司認為，此舉即是結合專利制度的特點，為在實踐中認定專利默示許可奠定法律基礎，從而確保專利制度的正常運作,防止濫用專利權的行為。[4]

由此不難發(fā)現(xiàn)，其實不管是國內還是國外，都對默示許可采取了積極承認的態(tài)度，只是目前國內尚無法律、法規(guī)或者司法解釋予以明確確認，但在司法領域中，默示許可其實不乏有相關案例，以下筆者將結合案例對默示許可進行進一步論述。

案例：福藥公司與遼寧省知識產權局專利侵權糾紛處理決定再審案[5]

江蘇微生物研究所擁有一項名稱為“一種含1-N-乙基慶大霉素C1a或其鹽的藥用制劑及其制備方法”的發(fā)明專利權，其發(fā)現(xiàn)福藥公司生產銷售的硫酸依替米星氯化鈉注射液（以下簡稱為依替米星注射液）落入該專利權的保護范圍，請求遼寧省知識產權局對此進行處理，而福藥公司則辯稱，其生產依替米星注射液的原料藥購自于專利權人以及其許可人，該原料藥僅具有生產依替米星注射液的唯一商業(yè)用途，因此不構成侵權。為方便理解本案，筆者將該案關系整理成下圖。

遼寧省知識產權局受理后對此做出專利侵權糾紛處理決定。其認為：該專利權的保護范圍是明確的，只要含有硫酸依替米星的藥用制劑，就屬于本案專利保護對象。福藥公司生產的硫酸依替米星氯化鈉注射液落入本案專利權保護范圍。該專利侵權糾紛處理決定要求福藥公司自收到處理決定書之日，停止生產和銷售上述專利產品。

福藥公司對此處理決定不服，向沈陽中院提起行政訴訟，沈陽中院判決維持該行政決定有效，其認為專利許可的應當是書面的方式作出的。福藥公司主張其生產“硫酸依替米星氯化納注射液”是由專利權人方圓公司和專利獨占許可人山禾公司提供原料藥并幫助取得藥品注冊批件，是得到專利權人許可的，所以不構成專利侵權。但因福藥公司提供的證據不能證明其已取得專利權人之一方圓公司的書面授權許可生產該專利產品，且方圓公司只是在2008年之前向其提供過該專利產品的原料藥，當時方圓公司并不是涉案專利的專利權人，其無權同意或許可福藥公司實施該專利權。

福藥公司不服一審決定，向遼寧省高院提起上訴，遼寧省高院撤銷了一審判決以及遼寧省知識產權局的處理決定。其認為：“遼寧省知識產權局在作出被訴專利侵權糾紛處理決定過程中沒有全面充分考慮福藥公司提出的抗辯事由，也沒有對福藥公司是否構成專利侵權進行綜合分析判斷，僅以侵權產品是在福藥公司處生產和銷售、福藥公司未與專利權人簽訂書面授權許可合同為由，認定福藥公司實施了侵犯專利權的行為，認定事實不清，主要證據不足”。

江蘇微生物研究所對上述二審判決不服，向最高人民法院提起再審，最高法在本案中選擇站隊“默示許可”，其駁回了江蘇微生物研究所的再審申請，并對此進行了說理，最高法認為：“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立書面實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。該規(guī)定并非效力性強制性規(guī)定，未訂立書面實施許可合同并不意味著必然不存在專利實施許可合同關系。因此，專利實施許可并不只有書面許可一種方式，默示許可亦是專利實施許可的方式之一。例如，如果某種物品的唯一合理的商業(yè)用途就是用于實施某項專利，專利權人或者經專利權人許可的第三人將該物品銷售給他人的行為本身就意味著默示許可購買人實施該項專利。根據查明的事實，福藥公司生產硫酸依替米星氯化鈉注射液的原料藥購自專利權人與他人合資設立的企業(yè)方圓公司或者得到專利權人許可的第三人山禾公司。雖然硫酸依替米星原料藥本身不屬于本案專利保護范圍，但如果硫酸依替米星原料藥唯一合理的商業(yè)用途就是用于制造本案專利產品，那么專利權人自己建立的企業(yè)或者經專利權人許可的第三人銷售該原料藥的行為本身就意味著默示許可他人實施專利。”

本案中，福藥公司的生產、銷售行為發(fā)生在2008年及以前，但是遼寧省高院和最高法在審判過程中都旗幟鮮明的堅定了默示許可的觀點。其實，在我國與專利默示許可相關的案例并不罕見，早在2008年，最高法就在《最高人民法院關于朝陽興諾公司按照建設部頒發(fā)的行業(yè)標準復合載體夯擴樁設計規(guī)程設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯實施權問題的函》（[2008]民三他字第4號）中第一次以明文的方式確認了專利默示許可的存在及其合法性，但由于法律法規(guī)及司法解釋一直未對其予正式承認，才使得專利默示許可的一直沒有進入幕前，本案的審判對于后續(xù)類似案件具有參考意義。但作為成文法系國家，筆者建議應當在適當時機將專利默示許可以法律條文的方式予以明確, 以此增強其穩(wěn)定性和明確性。

至此，回到本文開頭提出的問題，若以默示許可的觀點，專利權人在向購買者售出該專用電機后，其亦對該購買者做出了洗衣機專利做出了許可，購買者作為被許可人有權使用上述洗衣機專利，即可制造、使用、銷售、進口、許諾銷售上述洗衣機。

注釋：

[1]尹新天：《專利法詳解》，知識產權出版社，2011年3月第1版。

[2]袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可探究》，載于《法學》2010年第12期，第109頁。

[3]李文江：《我國專利默示許可制度探析——兼論《專利法》修訂草案（送審稿）第85條》，載于《知識產權》2015年第12期，第78頁。

[4]尹新天：《專利法詳解》，知識產權出版社，2011年3月第1版。

[5]（2011）知行字第99號，最高人民法院。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：付偉 律師、專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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