反向混淆高額賠償，保護還是夸大在先權(quán)利？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

原標題：反向混淆中的侵權(quán)賠償

“反向混淆”情形下的侵權(quán)賠償問題一直是社會各界關(guān)注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、商標許可費倍數(shù)標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償?shù)慕嵌瘸霭l(fā)，結(jié)合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權(quán)利人的損失與涉案標識使用之間的因果關(guān)系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠?qū)崿F(xiàn)各方利益平衡的判賠額。

“反向混淆”概念起源于美國的司法判例，通說指商標權(quán)人的商標被在后使用者廣泛使用后，商標與在后使用者的聯(lián)系更為密切，使相關(guān)公眾誤認為商標權(quán)人的商品或服務(wù)源自在后使用人【1】。由于我國法律并未明文規(guī)定“反向混淆”，也未在法律中規(guī)定“反向混淆”情形下侵權(quán)賠償數(shù)額的確定方法，司法實踐中法院往往會直接按照“正向混淆”情形的裁判方法確定侵權(quán)賠償數(shù)額。但由于“反向混淆”的特殊性，機械適用“正向混淆”的規(guī)則往往會造成不合理高額賠償?shù)慕Y(jié)果，而且從“冰點案”、“藍色風(fēng)暴案”，到“新百倫案”、“卡斯特案”，法院在計算侵權(quán)賠償時因沒有達成相對統(tǒng)一的標準，甚至出現(xiàn)一二審法院同案不同判的情況。因此，在“反向混淆”情形下對侵權(quán)賠償數(shù)額的認定方法是實務(wù)中的爭議焦點。

“米家案”引發(fā)的思考

浙江省高級人民法院于今年4月26日庭審直播了（2020）浙民終264號案（以下簡稱“米家案”），該案中聯(lián)安公司主張小米公司在智能攝像機、無線網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品上使用“米家”侵害了其注冊的第10054096號“”商標，一審判決認定小米公司對“米家”的使用構(gòu)成反向混淆，在計算侵權(quán)賠償額時，認為本案侵權(quán)賠償額確定的依據(jù)是“侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益”，并最終判賠1200萬。二審?fù)徶?，小米公司對于賠償計算方法和數(shù)額均提出質(zhì)疑，特別是其提出該案屬于反向混淆，如果認定侵權(quán)，不應(yīng)適用侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益來確定賠償。

從G2000案、卡斯特案、新百倫案到米家案，反向混淆案件中的高額賠償一再引起業(yè)界的爭議，特別是法院按照“正向混淆”的思路進行裁判，忽視“反向混淆”的特殊性，作出高額賠償?shù)牟门薪Y(jié)果，極易造成判決實體不公。

根據(jù)《商標法》（2019年修正）第63條規(guī)定，“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標專用權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。人民法院為確定賠償數(shù)額，在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，可以責(zé)令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料；侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五百萬元以下的賠償?！?br/>

由該規(guī)定可知，目前“正向混淆”情形下的侵權(quán)賠償計算方法較為明確，即按照權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利、許可費倍數(shù)、法定賠償?shù)捻樞蛞来芜M行計算。

“雖然《商標法》第63條沒有明確其不適用于“反向混淆”情形，但在“反向混淆”的情形下，上述計算方法真的能照搬適用嗎？”

對于權(quán)利人損失標準，其依據(jù)是侵權(quán)損害賠償?shù)幕驹瓌t，即全部賠償原則。但權(quán)利人損失標準即便在“正向混淆”情形下，亦因造成損失的多因性而難以舉證，故實際適用比例很低。如果在“反向混淆”情形下適用該標準，則需要以在先商標權(quán)人因“反向混淆”侵權(quán)所受到的實際財產(chǎn)利益損失作為損害賠償數(shù)額的計算依據(jù)。但“反向混淆”侵權(quán)往往不會給在先商標權(quán)人造成實際的財產(chǎn)利益損失，反而由于商標在后使用人的大量投入，賦予了注冊商標更有價值的商譽，提高了注冊商標的價值。因此，權(quán)利人損失標準適用“反向混淆”的難度更大，實踐中幾乎沒有找到先例。

對于侵權(quán)人獲利標準是實踐中適用較多的方法，如“米家案”、“新百倫案”，但也是引起爭議最大的，主要原因在于獲利與侵權(quán)行為之間的因果關(guān)系的認定。“新百倫案”一審判決直接按照侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積來計算侵權(quán)所獲得的利益作為侵權(quán)賠償計算的方式，判賠9800萬元就引起了廣泛的爭議。二審判決沿用侵權(quán)人獲利標準，但強調(diào)要“注重侵權(quán)人的產(chǎn)品利潤總額與侵權(quán)行為之間的直接因果關(guān)系”，以及考慮新百倫公司本身具有的“經(jīng)營規(guī)模、市場銷售量和較高的企業(yè)聲譽”，尤其是其自身所享有的商標權(quán)已經(jīng)具有的較高的聲譽及其所蘊含的良好的商品質(zhì)量，最終將賠償數(shù)額調(diào)整為500萬元。對此本文認為，侵權(quán)人獲利標準一般不宜適用于“反向混淆”案件。仔細研讀《商標法》第63條，侵權(quán)人獲利標準的前提是“因侵權(quán)所獲得的利益確定”，即獲利與侵權(quán)行為之間應(yīng)有直接的因果關(guān)系。商標最本質(zhì)的功能是識別和區(qū)分商品及服務(wù)來源，這也是商標法所要保護的。在“正向混淆”情況下，商標的識別功能將商品指向商標權(quán)人，侵權(quán)人的侵權(quán)行為利用商標識別的區(qū)分功能并獲利，因果關(guān)系是顯而易見的，需要進一步分析論證的主要是商標對侵權(quán)獲利所起的作用。但“反向混淆”情形下，相關(guān)公眾會將商標與在后商標使用人而非商標權(quán)人聯(lián)系起來，因此商標權(quán)指向商標權(quán)人的識別功能并沒有發(fā)揮，在后商標使用人的侵權(quán)行為切斷了商標與商標權(quán)人之間的聯(lián)系，但切斷聯(lián)系本身并不能給其帶來獲利，因此其獲利與侵權(quán)行為之間沒有直接因果關(guān)系。換言之，“反向混淆”情況下，在后商標使用人所獲得的利益往往與“反向混淆”的關(guān)聯(lián)性很弱，其獲利更多的是源自公司實力、市場地位、銷售模式、營銷力度等因素。如果按照侵權(quán)人獲利標準計算侵權(quán)賠償金額，極有可能導(dǎo)致小規(guī)模在先商標權(quán)人“趁火打劫”，利用司法手段不合理地獲得高額賠償，并損害在后商標使用人利益。

對于許可使用費倍數(shù)標準，有學(xué)者認為，將商標許可使用費作為“反向混淆”損害賠償?shù)挠嬎銟藴剩喈?dāng)于在商標權(quán)人與在后商標使用人之間建立一個商標強制許可使用的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)假設(shè)這種關(guān)系的存在并以此計算被告應(yīng)該支付給原告的許可使用費，進而以此來確定損害賠償?shù)臄?shù)額。【2】雖然該標準在學(xué)界討論較多，但司法實踐中尚未發(fā)現(xiàn)有實際應(yīng)用案例。本文認為，司法實踐中如適用該標準，難度在于需要解決商標權(quán)人所主張許可費真實性和合理性的問題，特別是合理性如何認定。在注冊商標知名度較低的情況下，如果商標權(quán)人主張的許可費較高，即便提供了實際履行的證據(jù)，也應(yīng)該嚴格審查和審慎認定。

對于法定賠償標準，是指在權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利、許可費倍數(shù)均無法計算時，可以通過法定賠償，由法院最終確定侵權(quán)賠償金額。在“卡斯特”案件中，原判決依據(jù)侵權(quán)獲利標準，根據(jù)被告的銷售量并參考張裕公司營業(yè)利34.07％與建發(fā)公司71.47%的利潤率，做出賠償33734546.26元的判決。最高人民法院則認為商標權(quán)人并未證明獲益系因侵害其商標權(quán)而直接獲得，亦未證明其實際因侵權(quán)所遭受的損失，故最終采用法定賠償標準判賠50萬元。雖然從法條來看，法定賠償處于賠償計算方法的最后一位，相當(dāng)于兜底性的計算方法，但在商標侵權(quán)案件的司法實踐中，法定賠償標準適用的頻次遠遠高于其余三種標準。從側(cè)面體現(xiàn)出，哪怕在普通的“正向混淆”情形下，權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、許可費倍數(shù)標準的使用頻率并不高，實際應(yīng)用性低。而在“反向混淆”中，在商標權(quán)人無法證明其因侵權(quán)所遭受的實際損失或在后商標使用人因侵權(quán)所獲利益的情況下，由法院根據(jù)案件的實際情況，特別是綜合考慮商標本身的知名度、在先商標權(quán)利人在商標經(jīng)營上投入的成本、在先商標權(quán)人公司的生產(chǎn)規(guī)模以及在先商標權(quán)人、在后商標使用人的主觀惡意等因素后，在法定賠償?shù)念~度內(nèi)對侵權(quán)賠償額進行確定更為適宜。

除了賠償計算方法適用的特殊性外，本文認為“反向混淆”案件中應(yīng)對高額賠償采取更加謹慎的態(tài)度。正如在“奧普”案中，最高人民法院指出，基于知識產(chǎn)權(quán)保護激勵創(chuàng)新的目的和比例原則，知識產(chǎn)權(quán)的保護范圍和強度要與特定知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新和貢獻程度相適應(yīng)。只有使保護范圍、強度與創(chuàng)新貢獻相適應(yīng)、相匹配，才能真正激勵創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)造，才符合比例原則的要求。對于商標權(quán)的保護強度，應(yīng)當(dāng)與其應(yīng)有的顯著性和知名度相適應(yīng)。而在“反向混淆”的案件中，通常商標權(quán)人的商標知名度較低，對商標的投入也較為有限，在后商標使用人并無攀附其商標知名度的惡意，其獲利也與侵權(quán)行為無因果關(guān)系，這種情況下，如果放任“反向混淆”情形中機械照搬正向混淆的侵權(quán)賠償標準，特別是機械地以在后商標使用人侵權(quán)行為規(guī)模大，獲利多等正向混淆中的考量情節(jié)判決高額賠償，很容易造成商標權(quán)人不通過努力經(jīng)營公司來增加商標價值，而是利用沒有什么知名度甚至閑置的商標，通過司法手段來與大企業(yè)博弈，實現(xiàn)巨額賠償，甚至在訴訟中弄虛作假。而這還必將助長采用商標搶注的惡劣風(fēng)氣，帶來不良的價值導(dǎo)向，畢竟與巨額賠償相比，申請商標的成本微乎其微。對于在后商標使用人來說，一旦認定“反向混淆”判令停止侵權(quán)，辛辛苦苦經(jīng)營的市場聲譽，都成為別人的“嫁衣裳”，在先大量投入就是其為之前“疏忽”或“故意”所付出巨大代價，這足以引導(dǎo)和警示后來者在選擇使用商標時更加審慎和避讓在先注冊商標，實現(xiàn)司法的價值導(dǎo)向作用。同時在先商標權(quán)人實際也能利用在后使用人為商標所創(chuàng)造的商譽，從而達到另一種的利益平衡。

結(jié)論

“反向混淆”情形下的侵權(quán)賠償問題一直是社會各界關(guān)注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、商標許可費倍數(shù)標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償?shù)慕嵌瘸霭l(fā)，結(jié)合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權(quán)利人的損失與涉案標識使用之間的因果關(guān)系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠?qū)崿F(xiàn)各方利益平衡的判賠額。

注：

【1】李明德-美國知識產(chǎn)權(quán)法

【2】杜穎-商標反向混淆構(gòu)成要件理論及其適用

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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