民事判決對注冊商標專用權的限制

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原標題：民事判決對注冊商標專用權的限制

注冊商標并非一律不具有可訴性，民事判決可以禁止或限制注冊商標專用權。我國司法實踐中存在3類通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊商標專用權的情形，分別為侵害在先權利、違反商標使用管理規(guī)范、權利濫用等。民事判決禁止商標使用的法理根源，在于注冊商標專用權具有法律上的不確定性（或動態(tài)性）及可反駁性，民事判決系為商標權利的限制，而非商標權的消滅。應根據(jù)判決的具體理由，明確對商標權限制的效力范圍，當注冊商標因違反禁止注冊的絕對事由以及構成依法應予撤銷的情形時，判決效力及于所有行權行為；當注冊商標違反相對禁止注冊事由以及對相對人實行濫用行為時，判決效力及于其濫用和侵害的權益范圍。本文建議明確行政確權程序優(yōu)先原則，并建立行政確權程序與民事判決之間的制度銜接。

一 民事判決能否限制注冊商標專用權

注冊商標專用權的內容由商標法明確規(guī)定，權利人在核定使用的商品或服務上對其注冊商標享有專有使用權。對注冊商標專用權的否定，只能由國家商標行政機關經(jīng)過法定的撤銷或無效宣告程序進行。當前商標民事司法實踐中，存在著一種對注冊商標專用權進行限制或否定的新形式——通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊商標專用權。由于缺乏明確規(guī)定，可將這種現(xiàn)象暫稱為民事判決對注冊商標專用權的限制制度，如判決禁止注冊商標使用等情形，開啟了對注冊商標權神圣化的民事訴訟否定之路。 這種判決禁止使用制度的意義何在？效力如何？與行政確權制度之間的關系如何？均無法律明確規(guī)定，筆者對此進行初步探討。

二 民事判決對注冊商標權利限制的典型類型

當前我國司法實踐中，大致存在著以下3類民事判決限制注冊商標專用權（包括禁止權、損害賠償請求權等）的情形：一是注冊商標侵害他人在先權利時，民事判決該注冊商標禁止使用（因民事訴訟僅涉及平等主體，故損害社會公共秩序等情形在司法實踐中較為罕見，但理論上，此類注冊商標亦可能被判決禁止使用）；或駁回該注冊商標對該權利人行使禁止權損害賠償請求權。二是注冊商標違反2013年修改的商標法第四十九條的規(guī)定，如因連續(xù)3年不使用，而被判決喪失損害賠償請求權；或被認為喪失商標權的實質功能，因而駁回其對人的訴訟主張。三是對非以使用為目的的注冊商標，如惡意搶注他人商標或大規(guī)模囤積，民事判決該注冊商標不具有合法性或其權利行使構成權利濫用，駁回其對他人行使禁止權及損害賠償請求權。

（一）注冊商標因侵害他人在先權利導致的判決權利限制

對于侵害他人在先權利的注冊商標，商標法對在先權利人提供了行政與民事兩種救濟手段。一是行政手段，在先權利人可以在自商標注冊之日起5年內向商標評審委員會請求宣告該注冊商標無效；對惡意注冊的，馳名商標所有人不受5年的時間限制。二是民事手段，在先權利人可以依據(jù)商標法第九條、第三十一條、第四十五條第一款的規(guī)定，對已注冊商標提起民事侵權訴訟，人民法院應秉承誠實信用原則、保護在先權利原則和利益平衡原則進行裁判。然而，并非所有的已注冊商標都具有可訴性，亦非所有可訴的注冊商標都可以被判決停止使用，司法實踐中形成了不同的處理規(guī)則。

 
早期的司法判例開啟了判決禁止注冊商標使用的先河。早在2003年北京恒升遠東電子計算機集團訴杭州恒生電子股份有限公司商標權糾紛案中，北京市第一中級人民法院就判決認定被告無視他人合法的、在先的注冊商標專用權，在相同的商品上（第9類，計算機等商品）注冊并許可他人使用與原告“恒升”注冊商標相近似的“恒生”商標，有悖誠實信用原則，侵犯了原告 “恒升”注冊商標專用權，應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。該案雖然二審調解解決，但一審判決無疑反映了當時的一種典型觀點：與他人在先權利相沖突的商標，不具備合法性，無論其是否注冊，行為人均無使用該商標的合法依據(jù)。也就是說，人民法院有權在侵權民事訴訟中，對被控侵權產(chǎn)品所使用的注冊商標是否侵害原告注冊商標權作出獨立的判斷。通過民事判決禁止注冊商標的使用，相對于行政救濟而言具有終局性、效率性等優(yōu)勢，有利于及時保護在先權利。然而其在某種程度上會誘導權利人繞過行政救濟，動搖行政確權制度。為了制止這種趨勢，2008年最高人民法院在《關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《權利沖突規(guī)定》）中，將注冊商標可訴性范圍進行了限縮，認為使用在核定商品上的注冊商標侵害其在先注冊商標權利的，應向有關行政主管機關申請解決；注冊商標的標識侵害他人著作權等在先權利的，以及超出核定商品的范圍或者非規(guī)范方式使用注冊商標的，則可以作為民事糾紛予以處理。由此，注冊商標之間的權利沖突，不再納入民事訴訟的管轄范圍。

 
商標法規(guī)定了注冊商標宣告無效的5年期間，經(jīng)過該期間則不能再以侵犯在先權利為由申請宣告注冊商標無效，從而有利于維持商標注冊的穩(wěn)定性。然而，5年期間的經(jīng)過，并不意味著注冊商標侵權的事實發(fā)生轉化，以及注冊商標的侵權責任得以免除。最高人民法院在2009年4月21日發(fā)布的 《關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》（以下簡稱《服務大局意見》）中指出，與他人著作權、企業(yè)名稱權等在先財產(chǎn)權利相沖突的注冊商標，因超過商標法規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的，在先權利人仍可在訴訟時效期間內對其提起侵權民事訴訟，但人民法院不再判決承擔停止使用該注冊商標的民事責任。該規(guī)則表明，超過爭議期的注冊商標，仍然具有可訴性，但不被判決停止使用，這體現(xiàn)出司法機關在確保實體正義的同時，選擇保持謙抑，避免以民事裁判為名觸及行政職權之實，同時也是督促權利人在5年的期間內及時采取法律措施，避免在后注冊商標在此期間內取得一定知名度后再被禁止使用，進而破壞業(yè)已形成的穩(wěn)定的市場秩序。

 
隨后，最高人民法院進一步將侵害馳名商標的情形也納入民事訴訟范圍內。2009年4月22日《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標解釋》）規(guī)定，被告使用的注冊商標侵犯馳名商標的，法院可以依法判決注冊商標禁止使用。如中國建筑公司訴中建環(huán)球公司中建商標侵權案中，原告“中建”商標為馳名商標，被告在網(wǎng)站上使用的第8309415號商標圖樣由地球和文字“中建環(huán)球”構成，完整包含了原告商標的“中建”二字，構成對原告商標的摹仿，侵害了原告商標專用權，被法院判決禁止使用。但在爭議期問題上，《馳名商標解釋》則采取了保守的觀點，認為已經(jīng)超過商標法規(guī)定的請求撤銷期限，不具有可訴性。

 
綜合上述規(guī)定，注冊商標侵害在先權利的，其處理規(guī)則如下：第一，注冊商標的標識侵害他人除注冊商標權以外的其他權利的（如著作權等），無論是否經(jīng)過爭議期，均具有可訴性；但超過爭議期的，人民法院不再判決其承擔停止使用的民事責任。第二，注冊商標侵害他人馳名商標的，未經(jīng)過爭議期，具有可訴性；超過爭議期，不具有可訴性。第三，注冊商標不規(guī)范使用或超出核定商品范圍的，無論侵害的對象為何種權益，無論經(jīng)過的時間多久，均具有可訴性,并可被判令禁止不規(guī)范使用。第四，注冊商標侵害非馳名注冊商標權的，只能通過行政授權確權程序予以解決，不具有民事可訴性。

（二）注冊商標不使用導致的判決權利限制

商標權利的來源在于實際使用而非是否進行了注冊，商標受保護的原因也在于其能夠起到區(qū)分商品或服務來源的作用。當注冊商標缺乏有效的使用時，客觀上不具備商標的基本功能，人民法院可以判決對其注冊商標權予以相應的限制或否定。商標法第六十四條規(guī)定，在民事訴訟中，針對被告抗辯，注冊商標權人不能證明此前3年內實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任，這是商標法對損害賠償請求權的限制；除此之外，人民法院還可以從本質上否定未使用注冊商標的功能，進而對其侵權主張予以全面否定。

 
如在徐斌以其未使用的注冊商標被侵犯為由訴南京名爵公司等侵犯商標專用權糾紛被駁回案中，原告徐某受讓取得第3607584號“名爵MING JUE及圖”注冊商標，核定使用在第12類電動自行車、小型機動車等商品上，此后只在報紙上登載過招商廣告，并未進行任何實際使用。被告南汽公司在生產(chǎn)銷售的普通乘用車（轎車）及相關銷售場所上使用了“MG及圖”商標、“南京名爵”“MG名爵汽車”等字樣，原告起訴被告侵犯其商標專用權。在案件審理過程中，國家商標局以連續(xù)3年停止使用為由撤銷了原告注冊商標。江蘇省高級人民法院認為，涉案注冊商標在有效期內客觀上未能發(fā)揮市場識別作用，消費者不會將被控侵權標識“名爵”文字與涉案“名爵MING JUE及圖”商標相聯(lián)系，不會造成消費者的混淆或誤認，因此駁回原告起訴。

 
該案表明，如果注冊商標在有效期內并未在核定使用的商品上實際使用，且因連續(xù)3年未使用已經(jīng)被撤銷，說明該權利未能體現(xiàn)出其商業(yè)價值，沒有可保護的實質性利益存在，因此無需再給予其追溯性的司法保護。除此之外，大量司法實踐表明，即使未被撤銷的注冊商標，人民法院也可以直接根據(jù)被告抗辯，審查其使用狀況并作出裁判。

 
即使超過爭議期的注冊商標，也不意味著絕對不能判決禁止使用。2018年第四次全國知識產(chǎn)權審判工作會議上，最高人民法院進一步指出，針對合法存續(xù)的注冊商標，缺乏實際使用尚未形成“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序”者，可在侵權訴訟中判令禁止使用。由此，在相應的程序宣告作出前，盡管仍具有注冊商標這一形式上的合法權利外觀，實質上卻不具有權利實質，法院可以直接判決限制或否定其權能。如福建省高級人民高院在陳某訴佐納公司侵害著作權糾紛案中，被告的注冊商標侵害了原告美術作品“女人”著作權，法院認為，即使被訴侵權的注冊商標因為已經(jīng)超過商標法所規(guī)定的5年無效期而無法被宣告無效，但考慮到被訴商標并未實際使用，尚未建立起穩(wěn)定的市場秩序和發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，法院判決佐納公司停止注冊商標的使用。

（三）專用權濫用導致的判決權利限制

知識產(chǎn)權是法定的壟斷權，非以使用為目的的注冊商標不符合商標注冊的根本要求，如惡意搶注他人商標或以大規(guī)模囤積為目的的注冊商標，其注冊本身不具有合法性。將此類注冊商標作為行使權利的依據(jù)，構成權利濫用，是利用合法形式實施阻礙商業(yè)發(fā)展和公平競爭的行為，本質上是對社會公共利益和他人利益的破壞，應當受到法律上的否定和制止。體現(xiàn)在民事訴訟中，人民法院可以依據(jù)案件事實對注冊商標持有人濫用權利的行為予以禁止和限制。

 
如2017年最高人民法院第82號指導案例王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司侵害商標權糾紛案，判決體現(xiàn)了禁止注冊商標權利濫用的規(guī)則。被告歌力思公司在先取得第1348583號“歌力思”注冊商標（核定使用商品為第25類的服裝等商品）和第4225104號“ELLASSAY”注冊商標（核定使用商品為第18類錢包等商品），對其企業(yè)字號和注冊商標“歌力思”享有合法的在先權利。原告王碎永于2011年6月申請注冊了第7925873號“歌力思”商標（核定使用商品為第18類的錢包等），還曾因損害歌力思公司關聯(lián)企業(yè)的在先字號權而被制止注冊另外一件“歌力思及圖”商標。自2011年9月起，王碎永以歌力思公司帶有“歌力思、ELLASSAY”字樣吊牌的皮包侵害其注冊商標權為由，提起侵權訴訟。經(jīng)一審、二審判決歌力思公司敗訴后，最高人民法院再審改判駁回王碎永的全部訴訟請求，判決王碎永在明知對方商標的情況下，申請注冊“歌力思”商標，其行為難謂正當；其以非善意取得的商標權對歌力思公司的正當使用行為提起的侵權之訴，構成權利濫用。本案的落腳點雖然在權利濫用上，但實質上法院也對王碎永取得注冊商標的正當性作出了判斷，也即王碎永取得注冊商標本身出于惡意，且其向歌力思公司行使權利同時構成權利濫用。對于這種概括的違背商標法原則的行為，民事判決予以一并否定。

三 判決禁止商標使用的法理根源

（一）注冊取得制度下的注冊商標具有不確定性及可反駁性

司法判決禁止商標使用的法理根源，在于注冊商標專用權具有法律上的不確定性（或動態(tài)性）及可反駁性。動態(tài)性是指注冊商標專用權始終處于變動狀態(tài)，與著作權有明顯區(qū)別，后者自創(chuàng)作完成之日起享有并保持，不因權利人后續(xù)行為而變動，一旦取得權利就是相對確定的。而注冊商標專用權在注冊核準之時僅僅得到了國家的授予擬制專有權，這種授權類似于國家與申請人之間達成的社會契約，國家保護其不受他人干擾的專有使用權利，商標持有人則需要將商標投入商業(yè)使用以實現(xiàn)其作為商標的區(qū)分識別、身份彰顯、廣告等基本功能。注冊核準公告代表著社會契約的達成，此后如果注冊商標不使用或不正當、不規(guī)范使用，構成對社會契約目的的違反，國家有權代表社會取消對其專用權的保護，因此，商標權的法律效力始終處于可變狀態(tài)，是否保有專有權取決于持有人后續(xù)的行為。

 
可反駁性是指在實行注冊取得商標權制度的國家，商標取得注冊并不意味著其完全符合商標法規(guī)定的所有實質條件，因初始不符合或事后不符合這些條件，其權利均有可能受到反駁甚至被消滅。無論主管機關采取形式審查還是實質審查，審查自身都具有局限性，無法排除授權錯漏乃至被欺詐的情形。我國實行部分審查，審查員對絕對理由部分進行全面主動審查，但對商標申請是否以使用為目的等主觀因素缺乏舉證要求；對相對理由部分只審查不得與注冊商標相沖突的理由，對是否損害其他在先權利，如姓名權、著作權、外觀設計等則難以主動審查。不具有實質合法性的注冊商標情形主要包括：以欺騙等不正當手段獲得注冊的；違反了拒絕商標注冊的絕對事由，如大規(guī)模囤積等損害公共秩序的；違反商標注冊的相對理由，如損害了他人在先權益的等。在爭議期內，注冊商標專用權在很大范圍上處于隨時可能被反駁的狀態(tài)。如喬丹商標案，即使喬丹體育公司使用侵權商標已經(jīng)極具商業(yè)規(guī)模，仍然可能因損害他人姓名權而被宣告無效。

 
基于此，就出現(xiàn)了對民事判決方式制止不具有合法性基礎的注冊商標的現(xiàn)實需求。民事判決對注冊商標權的限制，是在民事法律關系框架下否定或部分否定注冊商標權合法性的一種路徑，是將注冊商標作為一種與其他權利平等的民事權利進行審理的糾紛解決機制，符合契約公平理論，即國家給予注冊人的權利保障應當與其提供給社會的商業(yè)價值相對等。

（二）民事判決的屬性

民事判決對注冊商標權的否定或部分否定，其屬性是對商標權的限制還是消滅？

 
知識產(chǎn)權權利限制理論認為，任何私權都不是無限的。我國商標法上并未明確注冊商標專用權限制規(guī)則體系，商標法第五十九條僅規(guī)定對注冊商標要素的正當使用以及在先商標的繼續(xù)使用。關于注冊商標的限制，學術界存在不同觀點。廣義的商標權利限制包括地域限制、時間限制以及對注冊商標使用范圍、轉讓和許可等各方面的限制性規(guī)定；狹義的商標權利限制，是指當商標私權與他人權益或社會公共利益產(chǎn)生沖突時，出于利益平衡原則，而對其進行必要的限制。如在某種條件下，他人未經(jīng)許可使用與注冊商標相同或相似的標記不視為商標侵權，或稱為侵權的例外，包括合理使用、滑稽模仿、權利放棄和懈怠、默許和禁止反悔等衡平原則。

 
商標權的消滅制度，則包括撤銷和無效宣告兩種方式。違反有關商標使用管理規(guī)定的注冊商標，由商標局依法予以撤銷，該注冊商標專用權自撤銷公告之日起終止；違反有關商標注冊規(guī)定的注冊商標，由商標局或商標評審委員會宣告無效，該注冊商標權視為自始不存在。

 
民事判決是平等民事主體之間的糾紛處理結果，是在特定個案中結合具體事實作出的裁判，它并不能承擔如同商標局或商標評審委員會那樣對商標權效力進行評價的職能，亦非對行政機關撤銷或宣告無效行政行為的司法審查，因此，判決結果對注冊商標專用權而言，只是一種限制而非權利的消滅。本質上，法院在民事案件中對原告注冊商標的合法性進行了獨立于行政授權、確權程序的審查，并作出了獨立的司法判斷。

四 判決商標禁止使用與商標權消滅的關系

（一）判決商標權禁止使用的效力范圍

當民事判決認定注冊商標缺乏合法性基礎時，就涉及與行政宣告無效或撤銷制度的關系問題。目前的司法裁判對此幾乎均未言明，商標法上亦無明確規(guī)定。一種觀點認為，注冊商標并未被國家行政機關依法撤銷或宣告無效，則其在法律上仍為有效的注冊商標，仍有權通過轉讓、許可等方式行使商標權，或在判決未禁止的范圍內繼續(xù)使用其注冊商標。另外一種觀點認為，該商標注冊本身被判決認定缺乏合法性基礎，因而不得再享有任何法定權利，等同于被撤銷或宣告無效。

 
對此，筆者認為應當區(qū)分情況對待：1.商標的注冊本身違反禁止注冊絕對事由，即違反商標法第十條、第十一條、第十二條的規(guī)定，或者以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊，屬于無效的事由，民事判決據(jù)此判決其禁止使用，意味著否定該注冊商標的合法性，該注冊商標應禁止一切行使權利的行為，包括轉讓、授權許可等。2.已經(jīng)注冊的商標，違反商標法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條的規(guī)定，自商標注冊之日起5年內，法院依據(jù)在先權利人或者利害關系人的請求而作出對其權利限制或否定的判決，意味著以相對理由否定該注冊商標的合法性，該注冊商標應禁止一切針對該在先權利人及其利害關系人行使權利的行為。3.注冊商標因違反商標法有關使用的管理規(guī)范，如自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項，屬于應予撤銷的情形，民事判決對其權利的限制，系對其具體不規(guī)范使用行為的否定和禁止；注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)3年不使用，則屬于應當撤銷的情形，判決其權利限制，應在該注冊商標變?yōu)橥ㄓ妹Q的商品領域以及其連續(xù)3年未使用的商品上發(fā)生禁止效力。4.注冊商標被認定為權利濫用，民事判決其禁止使用或權利限制，應當在案件本身所涉及的事實范圍內發(fā)生效力，該商標應停止對相對權利人的濫用行為。5.如果同時存在注冊本身缺乏合法性且行權過程中構成權利濫用，則判決禁止使用的范圍應當按照最嚴重的情形進行解釋。

（二）建立民事判決與行政確權程序之間的制度銜接

民事判決與行政宣告制度之間缺乏有效的銜接和溝通，會導致相關公眾、競爭者及商標持有人對注冊商標的法律效力產(chǎn)生不確定性認知。例如，損害他人在先權利的注冊商標，超過5年的爭議期限，雖然無法被提起宣告無效請求，但仍然可能被訴民事侵權并判令禁止使用，導致其實際處于失權的法律狀態(tài)，引發(fā)相關公眾對商標狀態(tài)認知的疑惑。為此，筆者建議建立民事判決限制制度與法定效力消滅制度間的溝通機制。

 
一是確立行政確權程序優(yōu)先原則。依法應被撤銷或被宣告無效的商標，在實踐中還經(jīng)常作為權利商標而制止他人使用，抑或充當引證商標阻止他人合法在后申請注冊相同或近似的商標，因此，在侵權訴訟中的原告注冊商標以及在商標注冊審查及駁回復審案件中的引證商標，如果存在連續(xù)3年未使用的情形、違反禁止注冊事由等，應當中止該民事侵權訴訟或商標注冊程序，采取3年不使用撤銷或無效宣告行政程序優(yōu)先原則。在侵權訴訟、授權確權訴訟與權利商標行政確權程序的關系上，以形成確權程序優(yōu)先為常態(tài)，除非引證商標無效宣告請求人存在明顯惡意。

 
二是建立民事判決與無效宣告程序的協(xié)調。民事判決禁止注冊商標權行使，不論是依據(jù)禁止權利濫用原則，還是保護在先權利原則，其實際效果均為否定注冊商標專用權的合法性；盡管判決只對個案有效，不具有對世效力，但判決所得出的該注冊商標違法的結論是確定的，該注冊商標的效力應當被依法消滅。故而，應建立民事判決與行政無效程序的協(xié)調機制，將人民法院作出的此類判決，納入行政機關宣告無效或撤銷的法定理由中，已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實，可以作為行政機關調查的事實依據(jù)，無需當事人重新舉證證明，除非有反證推翻之。超過爭議期限的，僅在判決限定的事實范圍內受到禁止。

來源：北京知識產(chǎn)權法院網(wǎng)站

作者：楊靜

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：民事判決對注冊商標專用權的限制（點擊標題查看原文）

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