案例評析 | 商標法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當手段”

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原標題：鵝廠出品被鵝廠申請宣告無效

鵝廠是廣大網(wǎng)友對騰訊公司的昵稱。2015年4月13日，騰訊公司在第9類計算機程序（可下載軟件）、可下載的計算機應用軟件、移動電源（可充電電池）等商品上申請注冊第16694266 號“鵝廠”商標，該商標于2016年獲準注冊。

保定市華宇電磁線有限責任公司（簡稱華宇公司）于2015年4月15日在第9類商品上申請注冊第16715668 號“鵝廠出品”商標（簡稱訴爭商標），經(jīng)商標局核準注冊在復印機（照相、靜電、熱）；動畫片；電熱襪商品上。騰訊公司以訴爭商標違反2013年商標法第三十一條、第三十二條、第十條第一款第七、八項以及第四十四條第一款的規(guī)定為由，對訴爭商標提起無效宣告。原商標評審委員會裁定訴爭商標予以維持注冊。騰訊公司不服向北京知識產(chǎn)權法院起訴，北京知識產(chǎn)權法院駁回了騰訊公司的訴訟請求。騰訊公司上訴到北京高級人民法院。

北京高級人民法院認定，訴爭商標并未違反2013年商標法第三十一條、第三十二條、第十條第一款第七、八項的規(guī)定。但是認定訴爭商標違反了2013年商標法第四十四條第一款的規(guī)定。

2013年商標法第四十四條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條規(guī)定：“以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益的，人民法院可以認定其屬于商標法第四十四條第一款規(guī)定的‘其他不正當手段’?！?/p>

本案中，華宇公司在原審訴訟階段和二審訴訟階段均未出庭應訴，且未提交證據(jù)證明其已注冊的包括訴爭商標在內(nèi)的商標分別在核定使用的商品上進行了實際使用。根據(jù)騰訊公司提交的在案證據(jù)，可以證明在訴爭商標申請日之前，“鵝廠”“貓廠”“狼廠”在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關公眾中已分別與騰訊公司、阿里巴巴公司和百度公司之間建立起對應關系。華宇公司在其核準經(jīng)營范圍之外的第9類、第35類、第38類、第41類和第42類中與互聯(lián)網(wǎng)相關的商品和服務上申請注冊包括訴爭商標在內(nèi)的多件分別與騰訊公司、阿里巴巴公司及百度公司具有指示對應關系的“鵝廠出品”“貓廠出品”“狼廠出品”商標，以及與他人在先注冊的國內(nèi)外商標相近似的商標，其行為超過了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，具有攀附騰訊公司等知名企業(yè)商譽，通過注冊商標謀取不正當利益的主觀惡意。綜上，華宇公司注冊訴爭商標的行為，違反誠實信用原則，擾亂了正常商標注冊秩序，謀取不正當利益的主觀惡意明顯，構(gòu)成2013年商標法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”的情形。騰訊公司的該項上訴理由成立，北京高級人民法院予以支持。

附：判決書

騰訊科技（深圳）有限公司等與國家知識產(chǎn)權局二審行政判決書

北京市高級人民法院

行政判決書

（2019）京行終10063號

上訴人（原審原告）：騰訊科技（深圳）有限公司

法定代表人：馬化騰，董事長。

委托訴訟代理人：王華，北京派道律師事務所律師。

委托訴訟代理人：董秀秀，北京派道律師事務所律師。

被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權局

法定代表人：申長雨，局長。

委托訴訟代理人：馮洪玲，國家知識產(chǎn)權局審查員。

原審第三人：保定市華宇電磁線有限責任公司

法定代表人：林昊華，執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

上訴人騰訊科技（深圳）有限公司（簡稱騰訊公司）因商標權無效宣告請求行政糾紛一案，不服北京知識產(chǎn)權法院（2018）京73行初9604號行政判決，向本院提起上訴。本院于2019年12月20日受理本案后，依法組成合議庭進行了審理。2020年4月21日，上訴人騰訊公司的委托訴訟代理人王華、董秀秀，被上訴人國家知識產(chǎn)權局的委托訴訟代理人馮洪玲接受了在線詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京知識產(chǎn)權法院審理查明：

一、訴爭商標

1．注冊人：保定市華宇電磁線有限責任公司（簡稱華宇公司）。

2．注冊號：16715668。

3．申請日期：2015年4月15日。

4．專用期限至：2026年6月27日。

5．核定使用商品（第9類，類似群0903；0923-0924）：復印機（照相、靜電、熱）；動畫片；電熱襪。

二、引證商標

1．注冊人：騰訊公司。

2．注冊號：16694266。

3．申請日期：2015年4月13日。

4．專用期限至：2026年6月13日。

5．核定使用商品（第9類，類似群0901-0902；0906-0910；0913；0921-0922）：計算機程序（可下載軟件）；智能卡（集成電路卡）；可下載的計算機應用軟件；已編碼鑰匙卡；計數(shù)器；自動取款機（ATM）；商品電子標簽；發(fā)光標志；內(nèi)部通訊裝置；帶有圖書的電子發(fā)聲裝置；照相機（攝影）；測量裝置；電子芯片；太陽鏡；移動電源（可充電電池）。

三、被訴裁定：商評字[2018]第142096號《關于第16715668號“鵝廠出品”商標無效宣告請求裁定書》。

被訴裁定作出時間：2018年8月7日。

原國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）以訴爭商標與引證商標未構(gòu)成2013年修正的《中華人民共和國商標法》（簡稱2013年商標法）第三十一條所指使用在類似商品上的近似商標、訴爭商標的注冊未構(gòu)成2013年商標法第三十二條關于“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的情形、訴爭商標的注冊未違反2013年商標法第十條第一款第七、八項以及第四十四條第一款的規(guī)定為由作出被訴裁定，裁定：訴爭商標予以維持注冊。

四、其他事實

在商標評審階段，騰訊公司提交了以下主要證據(jù)：1．騰訊公司簡介；2．騰訊公司所獲各種榮譽證書；3．互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關于騰訊公司、阿里巴巴集團控股有限公司（簡稱阿里巴巴公司）及百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司（簡稱百度公司）分別與“鵝廠”“貓廠”“狼廠”稱謂對應的網(wǎng)絡宣傳報道資料；4．艾瑞網(wǎng)關于QQ的研究報告；5．華宇公司在第9類、第35類、第38類、第41類及第42類多個與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關的商品或服務類別上申請注冊“鵝廠出品”“貓廠出品”“狼廠出品”“鵝廠”以及“Soiken”等近20件商標的匯總表；6．華宇公司的企業(yè)信息。

華宇公司提交了以下主要證據(jù)：商標異議判決書、原國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）網(wǎng)站檢索第9類“BAT”結(jié)果。

商標評審委員會另查明，2017年10月7日第1570期《商標公告》載明：“訴爭商標準予注冊的商品/服務項目：復印機（照相、靜電、熱）；動畫片；電熱襪”。

在原審訴訟階段，騰訊公司提交了以下主要證據(jù)：7．關于“鵝廠”的檢索報告；8．關于“狼廠”的相關報告；9．華宇公司惡意搶注“鵝廠出品”“貓廠出品”“狼廠出品”“鵝廠”以及“Soiken”等相關商標的信息；10．網(wǎng)絡平臺“復印機”“計算機設備”“相機”等商品銷售信息；11．華宇公司搶注“鵝廠”商標信息打印；12．（2019）京行終3027號行政判決；13．（2011）一中知行初字第2204號行政判決。

北京知識產(chǎn)權法院認為，訴爭商標與引證商標不構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，未違反2013年商標法第三十條規(guī)定；訴爭商標的注冊不構(gòu)成2013年商標法第三十二條規(guī)定的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”情形。北京知識產(chǎn)權法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回騰訊公司的訴訟請求。

騰訊公司不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決和被訴裁定，責令國家知識產(chǎn)權局重新作出裁定，其主要上訴理由為：一、訴爭商標的注冊違反2013年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定，原審法院未對此進行審理，屬于程序錯誤；二、訴爭商標與引證商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標；三、華宇公司注冊多件包括訴爭商標在內(nèi)與“鵝廠”相關的商標，違反2013年商標法第四十四條第一款的規(guī)定。

國家知識產(chǎn)權局、華宇公司均服從原審判決。

本院經(jīng)審理查明：原審法院查明的事實屬實，且有訴爭商標和引證商標檔案、相關證據(jù)材料、被訴裁定及當事人陳述等在案佐證，本院對此予以確認。

二審訴訟階段，騰訊公司明確表示上訴理由包括華宇公司注冊多件包括訴爭商標在內(nèi)與“鵝廠”相關的商標，違反2013年商標法第四十四條第一款關于“以其他不正當手段取得注冊”的規(guī)定。

騰訊公司向本院提交以下二審訴訟階段的證據(jù)（編號續(xù)前）：

14．在先生效判決，用以證明華宇公司注冊在第41類服務上的第16716420號“鵝廠出品”商標、第42類服務上的第16715464號“鵝廠出品”商標分別構(gòu)成2013年商標法第三十一條規(guī)定的情形均被宣告無效；

15．各網(wǎng)站中關于復印機驅(qū)動程序及軟件介紹的網(wǎng)頁，用以證明復印機與計算機程序、可下載的計算機應用軟件等商品存在關聯(lián)關系；

16．各網(wǎng)站關于騰訊公司打造娛樂產(chǎn)業(yè)的報道網(wǎng)頁，用以證明使用訴爭商標的動畫片容易誤認為系騰訊公司出品；

17．天貓網(wǎng)站關于“電熱襪”產(chǎn)品的介紹網(wǎng)頁，用以證明“電熱襪”與“移動電源（可充電電池）”系存在關聯(lián)關系的商品；

18．在訴爭商標申請日前，“鵝廠”與騰訊公司之間對應出現(xiàn)的報道網(wǎng)頁，用以證明“鵝廠”與騰訊公司之間已形成對應關系；

19．微博上關于“鵝廠”與騰訊公司之間對應出現(xiàn)的宣傳網(wǎng)頁，用以證明在相關公眾中“鵝廠”與騰訊公司之間已形成唯一對應關系；

20．在訴爭商標申請日后，各網(wǎng)站中關于“鵝廠”與騰訊公司之間對應出現(xiàn)的網(wǎng)頁內(nèi)容，用以證明“鵝廠”與騰訊公司之間已在相關公眾中形成的唯一對應關系持續(xù)至今。

另查，根據(jù)中央機構(gòu)改革部署，商標局、商標評審委員會的相關職責由國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)一行使。

上述事實，有騰訊公司在二審訴訟階段提交的證據(jù)、談話筆錄及相關文件在案佐證。

本院認為：

根據(jù)騰訊公司的上訴主張，本案二審訴訟爭議焦點為：一、訴爭商標與引證商標是否構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標；二、原審判決是否漏審騰訊公司關于訴爭商標的注冊違反2013年商標法第十條第一款第七項規(guī)定的訴訟請求；三、華宇公司在多個商品或服務類別上注冊包括訴爭商標在內(nèi)的“鵝廠出品”“貓廠出品”“狼廠出品”等商標是否違反2013年商標法第四十四條第一款的規(guī)定。

關于訴訟爭議焦點一。本案中，引證商標申請日雖然早于訴爭商標，但是在訴爭商標申請日前，引證商標尚未被初步審定，故適用2013年商標法第三十一條的規(guī)定審理本案。原審法院適用2013年商標法第三十條進行審理，屬于適用法律錯誤。鑒于2013年商標法第三十條和第三十一條均為判斷商標近似的條款，且適用要件實質(zhì)相同。因此，原審判決適用上述法律條款不當，但是對于案件的結(jié)論并無實質(zhì)影響，本院對此僅予指正。

2013年商標法第三十一條規(guī)定：“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告?！?/p>

判斷商品是否類似，應當考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯(lián)性，是否容易使相關公眾認為商品是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系?！额愃粕唐泛头諈^(qū)分表》可以作為判斷類似商品的參考。

本案中，訴爭商標核定使用的商品“復印機（照相、靜電、熱）；動畫片；電熱襪”與引證商標核定使用的商品分屬于《類似商品和服務區(qū)分表》第9類商品中的不同類似群，且未構(gòu)成交叉檢索，在商品的功能、用途、銷售渠道、消費群體方面亦不相同或者具有密切關聯(lián)，不構(gòu)成類似商品。訴爭商標與引證商標未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標。原審判決和被訴裁定對此認定結(jié)論正確，騰訊公司的相關上訴理由缺乏事實及法律依據(jù)，本院不予支持。

關于訴訟爭議焦點二。騰訊公司在商標評審階段和原審訴訟階段中均提出了訴爭商標的注冊違反2013年商標法第十條第一款第七項和第四十四條第一款規(guī)定的主張，國家知識產(chǎn)權局在被訴裁定中對此亦進行了評審。原審法院經(jīng)過庭審后在原審判決中未作認定，屬于遺漏訴訟請求，為節(jié)約當事人的訴訟成本，避免程序空轉(zhuǎn)，本院對此予以指正，并在當事人充分陳述意見的基礎上予以審查。

2013年商標法第十條第一款第七項規(guī)定：“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用。”上述法律規(guī)定的“帶有欺騙性”是指訴爭商標標志或其構(gòu)成要素的含義與其指定使用商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途等特點或產(chǎn)地相悖，足以使公眾對商品的特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生錯誤認識。

本案中，訴爭商標為中文“鵝廠出品”，根據(jù)在案證據(jù)尚不足以證明公眾基于對中文“鵝廠出品”的認讀習慣會和理解會對訴爭商標核定使用的商品“復印機（照相、靜電、熱）；動畫片；電熱襪”的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認，且在案證據(jù)亦不能證明訴爭商標本身具有欺騙性，故訴爭商標的注冊未違反2013年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定。被訴裁定對此認定結(jié)論正確。騰訊公司的相關上訴理由缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。

關于訴訟爭議焦點三。2013年商標法第四十四條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條規(guī)定：“以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益的，人民法院可以認定其屬于商標法第四十四條第一款規(guī)定的‘其他不正當手段’?！?/p>

本案中，華宇公司在原審訴訟階段和二審訴訟階段均未出庭應訴，且未提交證據(jù)證明其已注冊的包括訴爭商標在內(nèi)的商標分別在核定使用的商品上進行了實際使用。根據(jù)騰訊公司提交的在案證據(jù)，可以證明在訴爭商標申請日之前，“鵝廠”“貓廠”“狼廠”在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關公眾中已分別與騰訊公司、阿里巴巴公司和百度公司之間建立起對應關系。華宇公司在其核準經(jīng)營范圍之外的第9類、第35類、第38類、第41類和第42類中與互聯(lián)網(wǎng)相關的商品和服務上申請注冊包括訴爭商標在內(nèi)的多件分別與騰訊公司、阿里巴巴公司及百度公司具有指示對應關系的“鵝廠出品”“貓廠出品”“狼廠出品”商標，以及與他人在先注冊的國內(nèi)外商標相近似的商標，其行為超過了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，具有攀附騰訊公司等知名企業(yè)商譽，通過注冊商標謀取不正當利益的主觀惡意。綜上，華宇公司注冊訴爭商標的行為，違反誠實信用原則，擾亂了正常商標注冊秩序，謀取不正當利益的主觀惡意明顯，構(gòu)成2013年商標法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”的情形。原審判決遺漏該項訴訟理由，被訴裁定對此認定有誤，本院予以糾正。騰訊公司的該項上訴理由成立，本院予以支持。

鑒于本院采信了騰訊公司在原審及二審訴訟階段分別提交的部分證據(jù)，且對判決結(jié)果有實質(zhì)性影響，故本案的一、二審訴訟費用均由騰訊公司承擔。

綜上所述，原審判決遺漏訴訟請求，被訴裁定認定事實不當、適用法律有誤，依法予以撤銷。騰訊公司的上訴請求和主要上訴理由成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第二項、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷北京知識產(chǎn)權法院（2018）京73行初9604號行政判決；

二、撤銷原國家工商行政管理總局商標評審委員會作出的商評字[2018]第142096號《關于第16715668號“鵝廠出品”商標無效宣告請求裁定書》；

三、國家知識產(chǎn)權局就騰訊科技（深圳）有限公司針對第16715668號“鵝廠出品”商標提出的無效宣告請求重新作出裁定。

一、二審案件受理費各一百元，均由騰訊科技（深圳）有限公司負擔（均已交納）。

本判決為終審判決。

審判長　孔慶兵

審判員　劉　嶺

審判員　吳　斌

二〇二〇年五月十八日

法官助理　黃　濤

書記員　劉　妍

來源：IPRdaily綜合贏在IP、中國裁判文書網(wǎng)

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：案例評析 | 商標法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當手段”（點擊標題查看原文）

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