歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

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作者：明星楠王艷萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐自由”終得實(shí)現(xiàn)

說(shuō)起“千頁(yè)豆腐”想必大家都不陌生，因其Q彈滑爽，經(jīng)久耐煮等特點(diǎn)成為烹飪干鍋、火鍋、麻辣燙、燒烤等一系列美食的常見(jiàn)食材，在很多餐廳以及各大餐飲外賣(mài)平臺(tái)隨處可見(jiàn)。不過(guò)，雖然認(rèn)識(shí)千頁(yè)豆腐的人很多，但是知道“千頁(yè)豆腐”被注冊(cè)為商標(biāo)的人就寥寥可數(shù)了。對(duì)于“千頁(yè)豆腐”是不是“商標(biāo)”，該不該給予專(zhuān)用權(quán)保護(hù)這一問(wèn)題，引發(fā)了一系列的爭(zhēng)議。

近日，北京市高級(jí)人民法院做出認(rèn)定“千頁(yè)豆腐”系列商標(biāo)退化為其核定使用商品通用名稱(chēng)的判決，此份判決一經(jīng)公布再次引發(fā)熱議，這也被看作前一輪商標(biāo)無(wú)效宣告程序中北京市高級(jí)人民法院以及最高人民法院維持“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)注冊(cè)后的“重大反轉(zhuǎn)”。那么在期間到底發(fā)生了什么，且聽(tīng)筆者慢慢道來(lái)：

千頁(yè)豆腐是素食新產(chǎn)品，以大豆分離蛋白和水為主要原料，食用植物油、淀粉等為輔料，添加或不添加穩(wěn)定劑和凝固劑、增稠劑，經(jīng)斬拌乳化、調(diào)味、蒸煮、冷卻、切塊或再速凍等全部或部分工藝制成的大豆蛋白制品[1]。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

早在2004年，“海鮮千頁(yè)豆腐”就作為“湛江十大海鮮金牌名菜”之一[2]被記述。此后，伴隨書(shū)籍、報(bào)紙期刊、網(wǎng)絡(luò)媒體推廣宣傳，這種新型食品因形似豆腐并具有細(xì)韌的口感而廣受歡迎。

2005年，典發(fā)公司開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售“典發(fā)”牌千頁(yè)豆腐，同時(shí)在“豆腐、豆腐制品”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“千頁(yè)”、“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)。2010年，該公司“典發(fā)食品牌”“千頁(yè)豆腐”被評(píng)為蘇州名牌產(chǎn)品。與此同時(shí)，“祖名”、“清美”、“安井”、“良品鋪?zhàn)印?、“聚懷齋”、“姚二娘”、“偷嘴猴”等若干品牌的商家都在生產(chǎn)和銷(xiāo)售“千頁(yè)豆腐”商品，各商家均通過(guò)附加自身品牌的方式進(jìn)行區(qū)分。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

與“千頁(yè)豆腐”生產(chǎn)相關(guān)的加工設(shè)備、添加劑等上游企業(yè)以及產(chǎn)品生產(chǎn)方法的專(zhuān)利申請(qǐng)人也都使用“千頁(yè)豆腐”指代這種特定商品。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

圍繞“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)問(wèn)題，典發(fā)公司與同行企業(yè)沖突不斷。典發(fā)公司曾針對(duì)多家同行企業(yè)使用“千頁(yè)豆腐”的行為提出侵權(quán)訴訟，同行企業(yè)也以“千頁(yè)豆腐”缺乏商標(biāo)顯著性，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出過(guò)數(shù)輪無(wú)效程序。從公開(kāi)判決文書(shū)庫(kù)中可以看到，典發(fā)至少與清美、三只松鼠、祖名等72個(gè)主體間已發(fā)生了84件起糾紛。

這些無(wú)盡無(wú)休的紛爭(zhēng)在2018年達(dá)到高潮，上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司針對(duì)“千頁(yè)”系列商標(biāo)提起無(wú)效宣告及后續(xù)行政訴訟程序，北京市高級(jí)人民法院做出判決[3]，撤銷(xiāo)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)典發(fā)公司“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)無(wú)效宣告的判決，維持該商標(biāo)注冊(cè)。后經(jīng)最高人民法院再審，以“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)尚不是通用名稱(chēng)為由維持二審判決。最終，注冊(cè)在豆腐、豆腐制品上的“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)維持有效。至此，很多人才愕然發(fā)現(xiàn)，餐桌上常見(jiàn)的“千頁(yè)豆腐”竟是別人的注冊(cè)商標(biāo)。

“千頁(yè)豆腐”成為特定大豆蛋白制品的唯一且相對(duì)統(tǒng)一的商品名稱(chēng)，這在社會(huì)公眾中已達(dá)成了共識(shí)。即使部分同行企業(yè)做出一定的規(guī)避舉措，如使用“千葉”“千夜”“千冶”，或者在商品搜索關(guān)鍵詞時(shí)并列同音不同字的各種寫(xiě)法。但仍不能消除上游原料、設(shè)備廠商、下游餐飲企業(yè)以及消費(fèi)者長(zhǎng)久形成的共識(shí)。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

2018年11月，上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司以典發(fā)公司的“千頁(yè)”、“千頁(yè)豆腐”系列商標(biāo)構(gòu)成第29類(lèi)“豆腐；豆腐制品”上的通用名稱(chēng)為由提起商標(biāo)撤銷(xiāo)申請(qǐng)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審理后駁回了上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司撤銷(xiāo)申請(qǐng)。上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司不服，提起撤銷(xiāo)復(fù)審申請(qǐng)。

2020年9月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在上海商標(biāo)審查協(xié)作中心對(duì)案件進(jìn)行了以口頭審理，認(rèn)為媒體報(bào)道中有“千葉豆腐”、“千夜豆腐”、“千百頁(yè)豆腐”等，“千頁(yè)豆腐”不是此類(lèi)產(chǎn)品的規(guī)范化名稱(chēng)。且典發(fā)公司進(jìn)行了宣傳推廣和使用，訴爭(zhēng)商標(biāo)獲得了一定知名度和影響力。雖然一些媒體將“千頁(yè)豆腐”作為商品名稱(chēng)或菜肴名稱(chēng)使用，但典發(fā)公司也有積極維權(quán)的行動(dòng)。因此，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)尚未演變?yōu)槎垢?、豆腐制品商品領(lǐng)域的通用名稱(chēng)，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)予以維持。

2020年11月，上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司不服國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的復(fù)審決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理后指出，應(yīng)以上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)之時(shí)為審查時(shí)點(diǎn)，審查訴爭(zhēng)商標(biāo)是否成為其核定商品上的通用名稱(chēng)。通用名稱(chēng)是反映一類(lèi)商品與另一類(lèi)商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱(chēng)謂，其應(yīng)當(dāng)是明確且相對(duì)統(tǒng)一的。市場(chǎng)上對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的稱(chēng)呼方式仍有多種，“千頁(yè)豆腐”并非規(guī)范化的商品名稱(chēng)，不符合構(gòu)成約定俗成通用名稱(chēng)的特征要件。社會(huì)中存在部分消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者，包括典發(fā)公司在實(shí)際使用中使用“千頁(yè)豆腐”指代一種類(lèi)型豆腐產(chǎn)品的菜肴名稱(chēng)或商品名稱(chēng)，但同時(shí)典發(fā)公司一直在宣傳使用訴爭(zhēng)商標(biāo)并積極維權(quán)，訴爭(zhēng)商標(biāo)客觀上已形成了“千頁(yè)豆腐”提供主體唯一的市場(chǎng)格局，保持著產(chǎn)品和品牌混合的屬性，具有指示商品來(lái)源的識(shí)別作用。據(jù)此，駁回上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司的訴訟請(qǐng)求。至此，上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司的主張仍未獲得支持，于是其向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，“千頁(yè)”、“千頁(yè)豆腐”與豆腐、豆腐制品已存在特定關(guān)聯(lián)。訴爭(zhēng)商標(biāo)撤銷(xiāo)申請(qǐng)時(shí)，至遲在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查和原審法院審理本案之時(shí)，包括消費(fèi)者和同業(yè)經(jīng)營(yíng)者在內(nèi)的相關(guān)公眾已普遍認(rèn)為“千頁(yè)豆腐”指代的是一類(lèi)豆腐商品或豆腐制品，且是全國(guó)范圍內(nèi)的普遍現(xiàn)象。此外，北京高院還指出，典發(fā)公司維權(quán)行為的范圍、力度、跨度與其他經(jīng)營(yíng)者使用行為的范圍和規(guī)模難以匹配，其自身對(duì)于訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用并不足以保持訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著特征，進(jìn)而使得相關(guān)公眾至今仍將其普遍認(rèn)知為注冊(cè)商標(biāo)而非商品名稱(chēng)?；诖耍本└咴赫J(rèn)定“千頁(yè)”“千頁(yè)豆腐”已成為“豆腐；豆腐制品”商品上約定俗成的通用名稱(chēng)。訴爭(zhēng)商標(biāo)已無(wú)法發(fā)揮商標(biāo)應(yīng)有的識(shí)別商品來(lái)源的作用，應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)?！颈本┦懈呒?jí)人民法院（2022）京行終2號(hào)】

“千頁(yè)”“千頁(yè)豆腐”系列商標(biāo)經(jīng)歷了無(wú)效宣告程序與撤銷(xiāo)申請(qǐng)程序，一為商標(biāo)維持注冊(cè)，一為商標(biāo)撤銷(xiāo)注冊(cè)，是什么原因造成如此迥異審理結(jié)果呢？咱們繼續(xù)往下說(shuō)。

一、無(wú)效程序與撤通程序?yàn)楹紊暾?qǐng)理由相同，但結(jié)論不同？

上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司兩次申請(qǐng)的主要理由都是“千頁(yè)豆腐已經(jīng)成為豆腐品類(lèi)的通用名稱(chēng)”，這里就必須提到一個(gè)概念——“顯著性”，顯著性是判斷商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱(chēng)的關(guān)鍵。所謂顯著性，通俗地說(shuō)就是消費(fèi)者看到某個(gè)商標(biāo)時(shí)，能否很快區(qū)分出使用該商標(biāo)的商品來(lái)自于哪個(gè)生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者。

無(wú)效程序和撤通程序是兩種截然不同的程序，二者最大的差異體現(xiàn)在——審查“顯著性”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，如下圖所示，商標(biāo)無(wú)效宣告以商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日為審查顯著性的基準(zhǔn)日；而商標(biāo)撤銷(xiāo)以撤銷(xiāo)申請(qǐng)人提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)之日為基準(zhǔn)日，審查提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)之時(shí)至國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查和原審法院審理之時(shí)商標(biāo)的顯著性。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

北京市高級(jí)人民法院在（2022）京行終2號(hào)判決中指出，審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否成為商標(biāo)法第四十九條第二款中的通用名稱(chēng)，一般應(yīng)以當(dāng)事人向行政審查部門(mén)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)?？紤]到注冊(cè)商標(biāo)從成為通用名稱(chēng)到權(quán)利滅失存在時(shí)間差，其間，正當(dāng)使用的經(jīng)營(yíng)者很可能會(huì)面對(duì)商標(biāo)權(quán)利人發(fā)起的維權(quán)行為。這種時(shí)間差越長(zhǎng)，對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者越不公平，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序的維護(hù)越不利，而采納行政機(jī)關(guān)審查和審理過(guò)程中的事實(shí)，避免重新啟動(dòng)撤銷(xiāo)程序，有利于縮短時(shí)間差，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序[4]。

因此，行政機(jī)關(guān)審查和法院審理過(guò)程中事實(shí)狀態(tài)發(fā)生變化的，包括逆向反轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)以審查及審理時(shí)的事實(shí)狀態(tài)判斷是否成為通用名稱(chēng)。

上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司正是發(fā)現(xiàn)了兩類(lèi)程序在顯著性審查時(shí)點(diǎn)上的差別，所以在第二次申請(qǐng)時(shí)改變了策略，這才使情況出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，為自己的反敗為勝奠定基礎(chǔ)。既然無(wú)效程序和撤通程序?qū)彶轱@著性的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，得出不同的結(jié)論也就不足為奇了。

二、從顯著商標(biāo)到通用名稱(chēng)，這些年“千頁(yè)”經(jīng)歷了什么？

商標(biāo)的顯著性是動(dòng)態(tài)變化的，它可能在使用中獲得，也可能在使用中消滅，如果一枚商標(biāo)在某類(lèi)商品上使用過(guò)于廣泛，就有可能失去顯著性，退化為該類(lèi)商品的通用名稱(chēng)。在2005年“千頁(yè)”系列的第一枚商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)候，由于“千頁(yè)豆腐”的稱(chēng)呼在我國(guó)并不常見(jiàn)，該商標(biāo)或許在國(guó)內(nèi)具有一定的顯著性。但時(shí)至今日，“千頁(yè)豆腐”這一名稱(chēng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用，已然成為市場(chǎng)中一種豆腐品類(lèi)的名稱(chēng)，“千頁(yè)”系列商標(biāo)與典發(fā)公司之間的聯(lián)系已經(jīng)大大淡化了。

“千頁(yè)”系列商標(biāo)顯著性的喪失主要有以下幾方面表現(xiàn)，這些方面也是判斷某一標(biāo)識(shí)是否屬于通用名稱(chēng)的幾個(gè)重要角度：

1、一般社會(huì)公眾的認(rèn)知及使用

一般社會(huì)公眾對(duì)“千頁(yè)豆腐”的整體認(rèn)知和使用情況可以從市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)中分析一二。根據(jù)北京、上海、蘇州、西安等地投放，且有效收回的1000余份問(wèn)卷：56.75%的受訪者認(rèn)為“千頁(yè)豆腐”是某類(lèi)型的豆腐制品，35.5%認(rèn)為其是一種豆腐類(lèi)菜肴的名稱(chēng)。此外，61.00%的受訪者認(rèn)為提供“千頁(yè)豆腐”這道菜肴的飯店/餐館有很多家，大眾點(diǎn)評(píng)上更是有30多個(gè)城市的500余家餐館銷(xiāo)售以千頁(yè)豆腐為食材的菜品。很顯然，絕大部分社會(huì)公眾并不了解“千頁(yè)豆腐”與典發(fā)公司之間的特定聯(lián)系，在他們的認(rèn)知中，千頁(yè)豆腐只是一種豆腐品類(lèi)的通用名稱(chēng)。

2、同業(yè)人員及上下游經(jīng)營(yíng)者的認(rèn)知及使用

行業(yè)協(xié)會(huì)能夠代表某行業(yè)內(nèi)部的基本認(rèn)知情況，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)曾在2016年出具《關(guān)于千頁(yè)豆腐有關(guān)問(wèn)題的函》，其中提到“千頁(yè)豆腐作為通用的產(chǎn)品名稱(chēng)在廣泛使用”。在2018年，協(xié)會(huì)又出臺(tái)了《千頁(yè)豆腐團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，這明顯是把“千頁(yè)豆腐”作為一種豆腐品類(lèi)名稱(chēng)來(lái)使用。

此外，在市場(chǎng)實(shí)踐中，上游的原料、添加劑、生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)等早已將“千頁(yè)豆腐”作為產(chǎn)品通用名稱(chēng)普遍使用；下游企業(yè)也以“千頁(yè)豆腐”作為原料制作小零食，表明其已經(jīng)將“千葉豆腐”當(dāng)作某類(lèi)豆制品的通用名稱(chēng)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，已申請(qǐng)獲批的與“千頁(yè)豆腐”產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利共14項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利7項(xiàng)，其中甚至包括典發(fā)公司自己申請(qǐng)的專(zhuān)利（如下圖）。把“千頁(yè)豆腐”一詞用在專(zhuān)利名稱(chēng)中，也是將該詞作為通用名稱(chēng)使用的重要表現(xiàn)。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

3、書(shū)籍、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)媒體等第三方的認(rèn)知和使用

從第三方的介紹和報(bào)道來(lái)看，相關(guān)書(shū)籍、報(bào)紙期刊、網(wǎng)絡(luò)媒體中有大量關(guān)于“千頁(yè)豆腐”的介紹文章，既包括《人民日?qǐng)?bào)》《中國(guó)食品報(bào)》《北京日?qǐng)?bào)》《江西日?qǐng)?bào)》等全國(guó)或地方性報(bào)紙，也包括《中國(guó)大廚》《餐飲世界》等全國(guó)性期刊雜志，還包括全國(guó)發(fā)行出版的美食類(lèi)圖書(shū)等。這些媒體報(bào)道或文章絕大部分都把“千頁(yè)豆腐”作為某類(lèi)豆腐或豆腐制品的通用名稱(chēng)使用，極少有介紹“千頁(yè)豆腐”與典發(fā)公司間特定聯(lián)系的文章。根據(jù)上述情況，北京高院在(2022)京行終4號(hào)判決中認(rèn)為：“媒體的介紹和報(bào)道一方面是對(duì)消費(fèi)者認(rèn)知狀況和同行業(yè)者經(jīng)營(yíng)狀況的反映，另一方面會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)和強(qiáng)化社會(huì)公眾的認(rèn)知?！币虼?，媒體等第三方認(rèn)知情況也具有重要的參考意義。

4、典發(fā)公司自身認(rèn)知與使用

典發(fā)公司自身在經(jīng)營(yíng)和宣傳中也經(jīng)常將“千頁(yè)豆腐”作為“豆腐、豆腐制品”商品上的通用名稱(chēng)使用。如典發(fā)公司將“千頁(yè)豆腐”設(shè)置為其生產(chǎn)的系列產(chǎn)品之一，其在相關(guān)產(chǎn)品證書(shū)、申請(qǐng)的專(zhuān)利以及相關(guān)裁判文書(shū)中，亦將“千頁(yè)豆腐”作為產(chǎn)品名稱(chēng)進(jìn)行使用，且會(huì)同時(shí)使用“典發(fā)”或“典發(fā)食品”商標(biāo)。

歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！

很顯然，不論是對(duì)于普通社會(huì)公眾，同行業(yè)、上下游經(jīng)營(yíng)者，還是對(duì)于第三方新聞媒體甚至典發(fā)公司自己的使用行為等等，“千頁(yè)豆腐”被視為一種豆腐品類(lèi)的通用名稱(chēng)已經(jīng)成為事實(shí)。該結(jié)論來(lái)自于各方認(rèn)知情況的相互印證，絕非一面之詞。北京高院綜合考慮了上述情況，最終在(2022)京行終2號(hào)判決中認(rèn)為“千頁(yè)”商標(biāo)欠缺顯著性，已退化為通用名稱(chēng)。該結(jié)論符合實(shí)際情況，也有充分的事實(shí)依據(jù)。

三、從個(gè)人權(quán)利到社會(huì)公益，“千頁(yè)豆腐”案體現(xiàn)出哪些利益協(xié)調(diào)的智慧？

本案中，北京高院(2022)京行終2號(hào)判決對(duì)于“專(zhuān)用權(quán)和社會(huì)公益兩種利益的協(xié)調(diào)平衡”進(jìn)行了重點(diǎn)討論，尤其是討論了訴爭(zhēng)商標(biāo)“退化成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)”后，在決定是否應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)時(shí)是否需考慮商標(biāo)權(quán)利人的主觀過(guò)錯(cuò)。這是本案中一個(gè)值得關(guān)注的突出亮點(diǎn)，對(duì)于同類(lèi)型案件有非常重要的參考價(jià)值。

北京市高級(jí)人民法院在（2022）京行終2號(hào)判決中指出，商標(biāo)法之所以規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)成為核定商品的通用名稱(chēng)后應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)，根本原因是此時(shí)注冊(cè)商標(biāo)已無(wú)法再發(fā)揮商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備的區(qū)分商品來(lái)源的功能，消費(fèi)者認(rèn)牌購(gòu)物的基本需求無(wú)法得到保障，其他經(jīng)營(yíng)者自由使用公共標(biāo)志的正當(dāng)權(quán)利可能受到阻礙，并非出于對(duì)商標(biāo)權(quán)利人未能有效維護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的懲罰。從制度設(shè)計(jì)的角度來(lái)說(shuō)，在注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人已取得的形式上合法有效的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)和社會(huì)公眾能夠方便、準(zhǔn)確的指代特定商品從而確保社會(huì)信息交流順暢的公共利益之間權(quán)衡，優(yōu)先保障社會(huì)公共利益的實(shí)現(xiàn)是較為妥當(dāng)?shù)倪x擇4。

因此，注冊(cè)商標(biāo)退化“成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)”的判斷，不僅僅包括商標(biāo)權(quán)利人自身原因造成的通用化，同時(shí)也包括出于其他經(jīng)營(yíng)者和社會(huì)公眾原因造成的通用化，在判斷中不以商標(biāo)權(quán)利人在通用化的過(guò)程中存在主觀過(guò)錯(cuò)為前提，更為合理。

退化為通用標(biāo)志的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)，這本是一個(gè)清晰明確的規(guī)則，但也有人提出：如果商標(biāo)權(quán)人沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，且已盡力采取措施避免顯著性退化，就不應(yīng)讓其承擔(dān)商標(biāo)撤銷(xiāo)的不利后果。本案一審（2020）京73行初18103號(hào)行政判決中正是這種觀點(diǎn)：“商標(biāo)凝結(jié)了商標(biāo)權(quán)人的心血和投入，在非歸咎于商標(biāo)權(quán)人過(guò)錯(cuò)的情形下，其商標(biāo)權(quán)利不應(yīng)被輕易剝奪。”

上述觀點(diǎn)值得商榷。我們不妨看看知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度十分發(fā)達(dá)的美國(guó)，美國(guó)法對(duì)于商標(biāo)顯著性退化問(wèn)題的規(guī)定十分嚴(yán)格：只要商標(biāo)成為商品的通用名稱(chēng), 不管是誰(shuí)造成的，一律可撤銷(xiāo)該商標(biāo)。典型的例子比如“阿司匹林”，現(xiàn)在大多數(shù)人都認(rèn)為這是一款藥物的名稱(chēng)，但實(shí)際上，它最初只是在“乙酰水楊酸”這類(lèi)藥物上使用的商標(biāo)，最終卻由于使用廣泛而退化為該類(lèi)藥物的通用名稱(chēng)。美國(guó)之所以作出如此嚴(yán)格的規(guī)定，正是要保護(hù)公共利益。商標(biāo)權(quán)人的專(zhuān)用權(quán)固然應(yīng)當(dāng)保護(hù)，但很多時(shí)候公共利益會(huì)涉及到更為重要的利益關(guān)系，當(dāng)二者出現(xiàn)矛盾時(shí)，就需要進(jìn)行充分的權(quán)衡判斷。我們可以從以下幾個(gè)方面分析和理解本案撤通制度所涉及的利益協(xié)調(diào)問(wèn)題：

1、缺乏顯著性的商標(biāo)沒(méi)有繼續(xù)注冊(cè)的必要

區(qū)分商品來(lái)源是商標(biāo)的基本功能，法律之所以保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，正是為了使商標(biāo)和商家之間建立起唯一穩(wěn)定的聯(lián)系。對(duì)于已通用化，不具有顯著性、無(wú)法發(fā)揮區(qū)分商品來(lái)源功能的商標(biāo)，已然失去識(shí)別商品來(lái)源這項(xiàng)基本功能，不再具備商標(biāo)法意義上的價(jià)值，也就沒(méi)有繼續(xù)保護(hù)的必要。

2、維持通用化商標(biāo)的注冊(cè)是對(duì)社會(huì)資源的浪費(fèi)，不利于公共利益的保護(hù)

對(duì)于已退化為通用名稱(chēng)的商標(biāo)，如果繼續(xù)維持注冊(cè)，所占有的社會(huì)資源、損害的社會(huì)利益以及消耗的社會(huì)成本都是巨大的。包括但不限于增加消費(fèi)者的搜索和辨識(shí)成本，增加其他經(jīng)營(yíng)者的表達(dá)成本、溝通成本和維權(quán)成本，增加公權(quán)力機(jī)關(guān)處理糾紛的成本等等。

如果在顯著性喪失后繼續(xù)維持“千頁(yè)”系列商標(biāo)的注冊(cè)，會(huì)嚴(yán)重影響其他經(jīng)營(yíng)者的正當(dāng)利益和社會(huì)公益。我們不妨設(shè)想以下情況：為避免侵權(quán)，其他經(jīng)營(yíng)者可能放棄生產(chǎn)千頁(yè)豆腐，不僅將遭受經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)讓典發(fā)公司對(duì)該產(chǎn)品形成壟斷，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成不利影響；如果經(jīng)營(yíng)者采用“干鍋豆腐”“脆豆腐”等名稱(chēng)替換“千頁(yè)豆腐”，會(huì)增加表達(dá)難度和溝通成本，因?yàn)檫@些名稱(chēng)在社會(huì)中尚未形成一定共識(shí)；如果經(jīng)營(yíng)者使用“千葉”“千夜”等近似名稱(chēng)替換“千頁(yè)”，仍然有被控侵權(quán)的可能性，極易發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)糾紛，加大商標(biāo)行政確權(quán)糾紛的工作量，增加公權(quán)利機(jī)關(guān)處理糾紛的成本。

3、商標(biāo)通用化不以商標(biāo)權(quán)人過(guò)錯(cuò)為前提

北京高院在(2022)京行終2號(hào)判決中指出，“（撤通制度）更關(guān)注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商標(biāo)權(quán)利人在阻止通用化的過(guò)程中的努力”。歸根到底，撤通制度的主要目的應(yīng)該是保障消費(fèi)者認(rèn)牌購(gòu)物的需求，保證商標(biāo)發(fā)揮應(yīng)有的作用，防止資源浪費(fèi)，而非懲罰或威懾怠于管理商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，所以在考慮商標(biāo)撤銷(xiāo)時(shí)也不必過(guò)多在意商標(biāo)權(quán)人的主觀過(guò)錯(cuò)問(wèn)題。

上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司和典發(fā)公司的“千頁(yè)豆腐之爭(zhēng)”已然落下帷幕，但關(guān)于商標(biāo)通用化問(wèn)題的討論并未就此停歇?！扒ы?yè)豆腐”案很好地詮釋了撤通制度的規(guī)范意義，其中的利益協(xié)調(diào)問(wèn)題更是值得進(jìn)一步分析與思考。每一份典型案例都富含營(yíng)養(yǎng)，今后不論是處理商標(biāo)撤通案，還是防范商標(biāo)通用化，我們都能從本案中有所啟發(fā)。

不過(guò)，在思考今后的工作之前，請(qǐng)讓我們先放松放松，多吃點(diǎn)千頁(yè)豆腐，慶祝這來(lái)之不易的“千頁(yè)豆腐自由”。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]參見(jiàn)百度百科

[2]參見(jiàn)《雛鷹展翅湛江第一中學(xué)學(xué)生研究性學(xué)習(xí)成果集》中國(guó)教育出版社（2004年出版）

[3]參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院作出的(2018)京行終585號(hào)行政判決書(shū)

[4]參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院作出的（2022）京行終 2 號(hào)行政判決書(shū)

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：明星楠王艷萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：歷時(shí)六年“千頁(yè)豆腐”商標(biāo)案始末！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

報(bào)名！2022年度廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)人才培養(yǎng)項(xiàng)目來(lái)啦！

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