從商標“撤三”案件看商標的規(guī)范使用

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“在行政管理資源有限的背景下，‘撤三’制度必然要發(fā)揮引導注冊商標規(guī)范使用的作用，‘當撤則撤’，從而維持高效的商標管理秩序，保障公平競爭的市場秩序?！?br/>

根據(jù)商標法第四十九條第二款之規(guī)定，注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。該項制度又被稱為商標“撤三”。不同于美國，我國實行“商標注冊取得”，即商標權的取得不需考察商標是否已經(jīng)投入使用或者具有使用目的，而是根據(jù)申請在先原則由最先申請的人取得在某一類或幾類商品或服務上的注冊商標專用權。雖然商標可以由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等符號組成，理論上商標資源應當是無窮盡的，但是實際上便于識別的符號組合是有限的，且隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，商標權這一具有排他權性質(zhì)的無形財產(chǎn)權能夠通過使用迅速積累起經(jīng)營價值，故而具有稀缺性和價值性。在此情形下，注冊商標便成為了門檻低、收益高的買賣，如不加規(guī)制，市場上將存在大量申請后便缺乏使用的閑置商標。一方面，這些商標未能發(fā)揮識別作用，卻極大地擠占著其他市場主體申請商標的空間，另一方面，閑置商標的商標權人若主張他人侵權，實際使用人將蒙受損失，不利于維護誠實信用等基本原則，破壞了正常的經(jīng)營秩序。“撤三”制度即意在清除閑置商標，防止閑置商標成為在后商標的注冊阻礙，規(guī)制權利濫用行為，從而實現(xiàn)促進商標使用，激發(fā)市場活力的有益導向。

“撤三”制度要求連續(xù)三年內(nèi)對商標進行的“使用”應當是商標法意義上的使用，2013年修訂的商標法第四十八條列舉了商標使用的具體表現(xiàn)方式并明確商標使用行為應當為商業(yè)活動中用于識別商品來源的行為。在審理實踐中，圍繞商標使用已經(jīng)形成了“真實、公開、合法”的判斷標準。然而，在商標的使用過程中，商標權人可能出于各種原因并未規(guī)范使用商標，在其后的“撤三”程序中對正確認定爭議商標在連續(xù)三年期間內(nèi)是否進行了商標法意義上的使用帶來困擾。

案例一
改變注冊商標標識后的使用

“微視”案[1]中，爭議焦點為第902500號“微視”商標（本案爭議商標）在2016年8月26日至2019年8月25日內(nèi)（本案指定期間）是否進行了商標法意義上的使用。商標權人北京高捷盛世科技有限公司（簡稱高捷公司）向國家知識產(chǎn)權局提交了指定期間內(nèi)的購銷合同及發(fā)票等證據(jù)，國家知識產(chǎn)權局認為，購銷合同及部分發(fā)票雖然使用了“微視”商標，但鑒于高捷公司名下有兩件不同字體的“微視”商標，不能確定合同中使用的商標即是本案爭議商標，宣傳資料上顯示的是“微視圖像”[2]商標而非本案爭議商標，故在案證據(jù)不能形成證據(jù)鏈，證明爭議商標在指定期間進行了使用。高捷公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟。

經(jīng)查詢，高捷公司在第9類商品上除爭議商標外，還注冊有第18015753號“微視”商標，該商標于2015年9月30日申請注冊，于2017年2月6日獲初審公告，2017年5月7日獲準注冊。此外，高捷公司名下還注冊有數(shù)件“微視圖像”等商標。法院認為，高捷公司雖于第9類商品上還注冊有第18015753號“微視”商標，但是該件商標于在案購銷合同簽訂之時，尚未獲準注冊；高捷公司雖然未能規(guī)范使用“微視”商標，而是在部分宣傳材料中使用“微視圖像”商標，但是結合實際使用的商品應當認定為對本案爭議商標的使用。故綜合原告提交的使用證據(jù)能夠認定其在指定期間于核定使用商品上對爭議商標進行了商標法意義上的使用，最終法院判決撤銷被訴決定。

一般而言，改變注冊商標標識需要重新提出注冊申請[3]，但是在實際審理中，為保護商標權人正當權益，避免不必要的商標撤銷和申請，人民法院對于企業(yè)出于宣傳使用的便利將其注冊商標做細微調(diào)整，未改變顯著特征的，仍應當認定為系對該件注冊商標的使用。但是改變商標標識使之指向權利人的其他注冊商標或者超出了“未改變顯著特征”的程度，以至于無法實現(xiàn)“相同識別效果”[4]，則不應認定相關使用證據(jù)系對該件注冊商標的使用。這一審判思路早有先例，北京市高級人民法院在“ASC”案[5]“WEIWEI”案[6]等案件中對該問題已作出明確回應。應當注意的是，此類案件要認定實際使用的標識并非指向本案爭議商標，而是指向商標權人名下的其他注冊商標前，應當對于其他注冊商標在指定期間內(nèi)是否處于有效狀態(tài)、其他注冊商標核定使用商品或服務與權利人實際使用商品或服務的對應情況等進行審慎審理。

目前，企業(yè)出于保護其“主商標”等策略，在相同或類似群組商品或服務上注冊大量近似商標（聯(lián)合商標），對于這些聯(lián)合商標，企業(yè)往往并不會投入真實的商業(yè)性使用，而只是起到防御“主商標”的作用。有學者認為，聯(lián)合商標基于主商標的使用而被視為使用，從而不應被撤銷[7]。筆者認為，聯(lián)合商標與商標權人將其“主商標”注冊在其他不相同也不類似商品或服務上的防御商標作用類似，均是企業(yè)為保護其“主商標”而采取的策略，這一市場策略在《商標法》中也有體現(xiàn)[8]。然而《商標法》相關規(guī)定系出于避免相關公眾混淆誤認，維持正常市場秩序的考量，聯(lián)合商標與防御商標若未經(jīng)使用，不應因該項規(guī)定而免受撤銷。一方面，我國無防御商標制度，結合商標注冊量龐大的現(xiàn)狀，默許聯(lián)合商標、防御商標因“主商標”的使用而維持注冊會使得商標注冊量進一步激增，不當加重注冊商標的審查管理負擔；另一方面，聯(lián)合商標與防御商標也難以切實起到保護“主商標”的作用。結合日本、我國香港等國家與地區(qū)防御商標制度相關規(guī)定，防御商標一般僅適用于馳名商標，對于未達到馳名狀態(tài)的商標不提供防御商標制度的保護。由此可見，聯(lián)合商標、防御商標只不過是將我國馳名商標的事后保護、被動保護轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑氨Ｗo、主動保護，而由于我國對馳名商標并不進行主動認定，因此聯(lián)合商標、防御商標本就在我國難以施行，且根據(jù)我國《商標法》第十三條之規(guī)定，對于馳名注冊商標給予跨類保護，在保護力度上也比一般注冊商標更強，故而足以滿足馳名商標的保護需求，而聯(lián)合商標、防御商標由于標識變換形式有限、注冊類別有限，反而不能給予馳名商標足夠保護。這一點從早期設立防御商標制度的英國、印度、新西蘭、我國臺灣相繼廢除該制度的舉措中也可窺見一斑[9]。

案例二
在注冊商標核定使用商品或服務之外的使用

“CCTC及圖”案[10]中，第5953917號“CCTC及圖”商標（簡稱爭議商標）核定使用的服務為第36類“資本投資；金融服務；金融咨詢；貿(mào)易清算（金融）；不動產(chǎn)代理；不動產(chǎn)管理；經(jīng)紀；擔保”服務，而原告中金招標有限責任公司提交在案的使用證據(jù)均為本案指定期間內(nèi)載有爭議商標的《委托代理協(xié)議》、《中標通知書》、《關于支付招標代理服務費的通知》及招標代理服務費發(fā)票等。本案被告及第三人認為，原告提交的使用證據(jù)中所涉及的服務并非爭議商標的核準服務，故不應認定為在核準服務上的使用。關于實際使用的招標代理服務是否就是爭議商標指定使用的“經(jīng)紀”服務，法院認為，《類似商品和服務區(qū)分表》中沒有將招標代理列為標準服務項，但招標代理服務系代理招標方進行相關招標事務的服務，其服務內(nèi)容與向投標方提供代理服務的“投標報價”服務不同，與第三人主張的“商業(yè)詢價；價格比較服務；商業(yè)中介服務；為第三方進行商業(yè)貿(mào)易談判和締約；關于響應招標的輔助管理”、“替他人采購（替其他企業(yè)購買商品或服務）”服務亦存在差異。在類似商品和服務區(qū)分表中沒有其他更為接近的服務的情況下，將招標代理服務歸入相對最為接近的“經(jīng)紀”服務，既符合相關公眾的普遍認知，亦屬于對商標權人正當權利的維護。故認定在案證據(jù)能夠證明爭議商標在“經(jīng)紀”服務上于指定期間進行了商標法意義上的使用。而鑒于招投標代理服務與“資本投資；金融服務；金融咨詢；貿(mào)易清算（金融）”服務在服務目的、對象、方式、內(nèi)容等方面差異較大，故在案的使用證據(jù)不足以證明原告于指定期間內(nèi)在“資本投資；金融服務；金融咨詢；貿(mào)易清算（金融）”服務上對爭議商標進行了真實、有效、合法的商業(yè)使用，故對相應服務上爭議商標的注冊應予撤銷。

《商標法實施條例》第十三條規(guī)定，申請商標注冊，應當按照公布的商品和服務分類表填報。《商標法》第二十三條規(guī)定，注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權的，應當另行提出注冊申請。但是商品與服務分類表不能窮盡列舉社會中所有的商品與服務名稱，故在實際填報時可能無法找到與實際使用的商品或服務完全對應的規(guī)范名稱。而商標權人出于便利或?qū)ι虡俗灾贫鹊牟涣私?，在后續(xù)擴大經(jīng)營范圍時往往也會將其注冊商標使用在核定使用商品或服務范圍之外的商品或服務上。

對于前述的第一種情形，應當認識到其存在的必然性。商標申請人已盡到謹慎的注意義務，在填報商品或服務類別時，找到最為接近的商品或服務，或者最為接近的上位商品或服務時[11]，應當認定其實際使用行為構成對核定使用的商品或服務的使用。而如果明顯有對應的商品或服務名稱卻未選擇，則實際使用行為構成僅在核定使用商品或服務之外的類似商品或服務上的使用，不能作為維持爭議商標注冊的依據(jù)[12]。本案中，原告實際使用的“招投標代理服務”在商品與服務區(qū)分表中無法找到對應的規(guī)范名稱，但是在對服務目的、對象、方式、內(nèi)容進行比較的基礎上找到最為接近的“經(jīng)紀”服務，應當認定實際使用構成對核定使用的“經(jīng)紀”服務的使用。但是由于“經(jīng)紀”服務與其他核定使用服務并不構成近似服務，故“經(jīng)紀”服務上爭議商標的使用不能延及于其他核定使用服務上的使用。對于前述第二種情形，在超出核定使用商品或服務范圍外的規(guī)范名稱上的使用一般只能認定為未注冊商標的使用，即使實際使用的商品與服務與核定使用的商品或服務在區(qū)分表中構成類似商品與服務亦應如是，因為在此情境下，如果允許隨意依類似商品或服務對“注冊商標使用”行為進行延伸認定，將會違反前述《商標法》《商標法實施條例》的相關規(guī)定，破壞商標注冊秩序。

鑒于對商標權人而言，商標一旦被撤銷便產(chǎn)生失權的效果，無疑是最為嚴厲的懲罰，而商標“撤三”制度的立法本意不在于懲罰商標權人。因此在實際審理中，商品與服務區(qū)分表僅作為參考，法院并非對照區(qū)分表對商標使用進行刻板的判斷，而是結合商品或服務特點、相關領域的消費者認知、行業(yè)交易慣例等進行綜合考量。在“鯊魚圖形”案[13]中，爭議商標核定使用的“眼鏡”與實際使用的“眼鏡架”均具有規(guī)范名稱，且在商品與服務區(qū)分表中屬于類似商品。雖然商標權人在申請商標時確未盡到謹慎義務，應當選擇“眼鏡架”作為其核定使用商品卻選擇將商標核定使用在“眼鏡”上，但是法院考慮到“在現(xiàn)實生活中，相關公眾在購買眼鏡時，一般選擇在眼鏡店購買……大多數(shù)眼鏡商品，由于需要考慮相關公眾所配眼鏡度數(shù)的因素，眼鏡店很少銷售帶鏡片的眼鏡，相關公眾在配眼鏡時，首先需要確定佩戴眼鏡的度數(shù)，再挑選眼鏡架，因此，眼鏡生產(chǎn)商很少制造帶鏡片的近視鏡、花鏡等這類大多數(shù)眼鏡商品。由此可見，眼鏡架與眼鏡之間存在著密不可分的關系，尤其在眼鏡服務領域二者確實難以區(qū)分”，故對在案的使用證據(jù)予以采信，將“眼鏡架”上的使用延及于“眼鏡”商品上的使用。

不少學者認為，“撤三”制度不在于規(guī)制注冊商標規(guī)范使用[14]，對此，筆者持不同意見。如前所述，我國現(xiàn)行“商標注冊取得”制度，這一制度契合了我國快速發(fā)展的市場經(jīng)濟對明確界定權利邊界、高效管理注冊商標的需求。然而，也應當關注到這一制度的弊端[15]，突出表現(xiàn)為商標注冊量大而市場使用不足，存在缺乏使用意圖而囤積商標，以兜售商標或惡意提起訴訟等方式妨礙他人的正常經(jīng)營活動的行為。實際上，聯(lián)合商標、防御商標的出現(xiàn)正是為了避免自身遭受前述損害，但是大量注冊聯(lián)合商標、防御商標又會反向加劇此種情形。在行政管理資源有限的背景下，“撤三”制度必然要發(fā)揮引導注冊商標規(guī)范使用的作用，“當撤則撤”，從而維持高效的商標管理秩序，保障公平競爭的市場秩序。

注釋：

[1] 參見北京知識產(chǎn)權法院（2020）京73行初17479號判決書。
[2] “微視圖像”商標為文字商標。
[3] 參見《商標法》第二十四條之規(guī)定。
[4] 付繼存，《注冊商標使用中的“未改變顯著特征”》，載《法學研究》2021年第6期。
[5] 參見北京市高級人民法院（2018）京行終3832號判決書。
[6] 參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第3613號判決書
[7] 龔雯怡，《聯(lián)合商標與商標使用的沖突——評Rintisch  v.  Eder案》，載《中華商標》2014年第3期。
[8]《商標法》第四十二條第二款規(guī)定，轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓。
[9] 殷聰，周于靖，《從域外視角探究防御商標制度》，載《商法研究》2021年第6期。
[10] 參見北京知識產(chǎn)權法院（2020）京73行初4927號判決書。
[11] 此處的“最為接近”在認定時具有一定自由裁量的空間，由于不能對當事人苛以過重的注意義務，而只需其盡到合理謹慎的注意義務，故在商品功能、用途等方面或服務目的、對象、方式、內(nèi)容等方面存在較強關聯(lián)，即可認定屬于“最為接近”的商品或服務。
[12] 參見《商標審理審查指南》第十七章第5.2條之規(guī)定、《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第19.4條之規(guī)定。
[13] 參見北京知識產(chǎn)權法院（2015）京知行初字第 3774 號行政判決書。
[14] 趙菲苑，《商標“撤三”中改變商標使用樣式的證據(jù)認定研究》，載《中華商標》2022年第5期。
[15] 張鵬，《<商標法>第49條第2款“注冊商標三年不使用撤銷制度”評注》，載《知識產(chǎn)權》2019年第2期。

（原標題：小知說法 | 張迪：從商標“撤三”案件看商標的規(guī)范使用）

來源《中華商標》雜志2022年第12期

作者：張迪

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從商標“撤三”案件看商標的規(guī)范使用（點擊標題查看原文）

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本文來自《中華商標》雜志2022年第12期并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.globalwellnesspartner.com”