在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場#

“上海金山區(qū)法院判決華為公司訴暨奢公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案?！?br/>

裁判要旨

在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似文字，會使網(wǎng)絡(luò)用戶認(rèn)為該文字與搜索結(jié)果出現(xiàn)的商品或服務(wù)具有特定聯(lián)系，即此時創(chuàng)意標(biāo)題中的文字具備了識別商品或服務(wù)來源的功能，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。

案情

2022年初，華為技術(shù)有限公司（以下簡稱華為公司）發(fā)現(xiàn)暨奢服飾（上海）有限公司（以下簡稱暨奢公司）在天貓平臺經(jīng)營店鋪“庫巴洛旗艦店”，銷售多種3C數(shù)碼產(chǎn)品，通過在產(chǎn)品創(chuàng)意標(biāo)題、內(nèi)容標(biāo)題設(shè)置關(guān)鍵詞“華為”，意在讓消費(fèi)者搜索“華為”時能夠展現(xiàn)出其銷售的商品，造成消費(fèi)者的混淆、誤認(rèn)，侵權(quán)商品共16款，銷售金額達(dá)到2300余萬至3700余萬元間，遂起訴要求暨奢公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。2022年11月，法院判決暨奢公司停止侵權(quán)，并賠償華為公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用200萬元。

之后，華為公司發(fā)現(xiàn)，暨奢公司非但不履行生效判決，且繼續(xù)擴(kuò)大侵權(quán)行為，侵權(quán)商品數(shù)量從16款擴(kuò)大到27款，銷售金額達(dá)到近2000萬元。暨奢公司為逃避責(zé)任，將天貓平臺店鋪“庫巴洛旗艦店”的經(jīng)營主體變更為韓邁化妝品（上海）有限公司（以下簡稱韓邁公司），主觀惡意明顯。

基于此，華為公司起訴暨奢公司、韓邁公司及二公司實(shí)際控制人李某某，要求三被告停止侵權(quán)，賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)費(fèi)用并適用懲罰性賠償，實(shí)際控制人李某某承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

裁判

上海市金山區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，關(guān)于在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用他人注冊商標(biāo)文字的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用的問題，網(wǎng)絡(luò)用戶在電商購物平臺的搜索框中輸入關(guān)鍵詞的目的是尋找與關(guān)鍵詞相關(guān)的信息，當(dāng)搜索結(jié)果的創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置出現(xiàn)該關(guān)鍵詞時，網(wǎng)絡(luò)用戶一般認(rèn)為該關(guān)鍵詞與搜索結(jié)果出現(xiàn)的商品或服務(wù)有關(guān)，認(rèn)為該商品或服務(wù)涉及該關(guān)鍵詞相同或近似商標(biāo)所代表的商品或服務(wù)，即在此時，該創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置出現(xiàn)的文字具備了識別商品或服務(wù)來源的功能。在此種使用方式下，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。關(guān)于三被告的責(zé)任問題，未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。天貓店鋪“庫巴洛旗艦店”中27款商品創(chuàng)意標(biāo)題將“華為”“華為正品”“華為手機(jī)適用”“華為正品手機(jī)適用”等文字在顯著位置突出使用，其自身品牌卻不予顯示，該店鋪的經(jīng)營主體暨奢公司、韓邁公司共同實(shí)施實(shí)施了侵權(quán)行為。李某某作為暨奢公司、韓邁公司的實(shí)際控制人，自始明知侵權(quán)行為并使用個人支付寶賬戶、銀行賬戶積極參與，該侵權(quán)行為既體現(xiàn)了兩公司的法人意志，又體現(xiàn)了實(shí)際控制人李某某的意志，應(yīng)當(dāng)作為共同侵權(quán)人承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于是否適用懲罰性賠償?shù)膯栴}，暨奢公司、韓邁公司侵權(quán)主觀惡意深、侵權(quán)規(guī)模大、侵權(quán)時間長，屬于故意且情節(jié)嚴(yán)重的情形，依法應(yīng)當(dāng)適用懲罰性賠償。法院經(jīng)審理查明，其利潤率為30%，侵權(quán)所獲利益約為600萬元。遂判決，支持華為公司的訴訟請求。

一審判決后，雙方均未上訴，判決已生效。

評析

本案爭議焦點(diǎn)在于在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用他人注冊商標(biāo)文字的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
1.商標(biāo)性使用與商標(biāo)文字合理使用的界限。關(guān)于創(chuàng)意標(biāo)題商標(biāo)性使用的認(rèn)定?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境下，商標(biāo)使用的表現(xiàn)形式呈現(xiàn)多元化特征，除了傳統(tǒng)的表現(xiàn)形式，商標(biāo)使用在網(wǎng)站、即時通訊工具、社交網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用程序、二維碼等載體上的新型表現(xiàn)形式越發(fā)普遍。商標(biāo)性使用是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的基礎(chǔ)，法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)標(biāo)識能否起到識別區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用來判斷是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
在電商購物平臺上使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似文字主要有兩種常見情形：一是在搜索關(guān)鍵詞使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似文字，該文字僅用于關(guān)鍵詞推廣，不顯示在搜索結(jié)果中；二是除關(guān)鍵詞外，搜索結(jié)果商品創(chuàng)意標(biāo)題的顯著位置也顯示該文字。將與他人注冊商標(biāo)相同或近似文字在自身商品的創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置予以突出使用，會讓網(wǎng)絡(luò)用戶產(chǎn)生聯(lián)想，認(rèn)為該商品或服務(wù)涉及該關(guān)鍵詞相同或近似商標(biāo)所代表的商品或服務(wù)，使得自身商品或服務(wù)與文字指向的他人商標(biāo)產(chǎn)生特定聯(lián)系，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
關(guān)于3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域合理使用的認(rèn)定。應(yīng)當(dāng)允許他人在不引起混淆、誤認(rèn)的前提下，正常、合理地使用權(quán)利人的商標(biāo)。在3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，由于不同的電子產(chǎn)品適配性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)不同，當(dāng)消費(fèi)者選擇購買3C數(shù)碼產(chǎn)品時，必須了解其選擇的產(chǎn)品是否適配于其他品牌。在符合電商平臺規(guī)范、行業(yè)通行做法的前提下，品牌方或銷售方可以在自身產(chǎn)品銷售的創(chuàng)意標(biāo)題、內(nèi)容標(biāo)題上指出該產(chǎn)品適配的其他品牌、型號等，以使消費(fèi)者能夠作出正確的選擇。天貓平臺3C數(shù)碼產(chǎn)品標(biāo)題發(fā)布規(guī)范和行業(yè)通行做法是“自有品牌名稱+產(chǎn)品型號/規(guī)格+描述性文字”，即應(yīng)當(dāng)將適配兼容其他品牌的內(nèi)容放在標(biāo)題尾部作為描述性文字使用，才符合合理使用的界限。
    
2.對故意且情節(jié)嚴(yán)重的商標(biāo)侵權(quán)行為依法適用懲罰性賠償。關(guān)于“換殼經(jīng)營”行為的認(rèn)定。電商購物平臺的不少商家在被判決承擔(dān)賠償義務(wù)后，為了繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為同時避免被法院認(rèn)定存在重復(fù)、反復(fù)侵權(quán)的情節(jié)，往往采用更換經(jīng)營主體的方式，作為不符合懲罰性賠償適用條件的抗辯理由，進(jìn)而規(guī)避責(zé)任。因此，如何認(rèn)定網(wǎng)店“換殼經(jīng)營”是該類案件的審理難點(diǎn)。

根據(jù)天貓平臺經(jīng)營主體變更規(guī)則，店鋪和主體要求符合以下任一要求的旗艦店可以申請主體變更：（1）現(xiàn)主體和新主體具備同一控股股東或者同一實(shí)際控制人，且控制關(guān)系存續(xù)6個月及以上。（2）新主體是品牌商體系內(nèi)公司，且商標(biāo)近6個月內(nèi)未發(fā)生過轉(zhuǎn)讓。（3）新主體為經(jīng)天貓備案公示的星級運(yùn)營服務(wù)商。根據(jù)上述規(guī)則，依據(jù)第二種和第三種條件變更主體的網(wǎng)店尚需考慮具體情形來認(rèn)定是否符合“換殼經(jīng)營”，但依據(jù)第一種條件變更主體的網(wǎng)店因具備同一控制股東或者同一實(shí)際控制人，且控制時間存續(xù)6個月以上這兩個條件，即符合“換殼經(jīng)營”的認(rèn)定條件。法院根據(jù)上述理由認(rèn)定網(wǎng)店構(gòu)成“換殼經(jīng)營”后，即可認(rèn)定網(wǎng)店的新老經(jīng)營主體共同實(shí)施侵權(quán)行為，系共同侵權(quán)人。
    
關(guān)于懲罰性賠償利潤率的精細(xì)化計算。如何確定利潤率是法院計算被告非法獲利金額并以此作為懲罰性賠償基數(shù)的難點(diǎn)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的卷宗所查明的相關(guān)事實(shí)，確定利潤率是較為行之有效的方法之一。行政機(jī)關(guān)根據(jù)部分查貨的商品，能夠確定部分商品的銷售額和非法獲利金額，在扣除倉儲、運(yùn)輸?shù)缺匾杀竞?，法院可以憑借行政機(jī)關(guān)卷宗中的數(shù)據(jù)大致確定某款商品的利潤率，為懲罰性賠償計算基數(shù)提供數(shù)據(jù)支撐和參考依據(jù)。
    
關(guān)于懲罰性賠償中高倍數(shù)的適用。在確定懲罰性賠償倍數(shù)時，應(yīng)綜合考慮侵權(quán)人的主觀故意、侵權(quán)時長、侵權(quán)規(guī)模等因素，在適用3倍以上的較高倍數(shù)時，應(yīng)綜合考慮到以下情形：一是侵權(quán)人是否之前受到行政處罰或法院認(rèn)定侵權(quán)判決；二是侵權(quán)人是否履行行政處罰罰款或判決賠償義務(wù)；三是侵權(quán)人持續(xù)、反復(fù)的侵權(quán)行為是否存在擴(kuò)大趨勢；四是侵權(quán)人的銷售金額是否達(dá)到數(shù)百萬元以上。符合以上條件的，可以認(rèn)定此情形在適用懲罰性賠償?shù)那闆r較為惡劣，應(yīng)當(dāng)在懲罰性賠償倍數(shù)適用中考慮3倍以上的高倍數(shù)進(jìn)行判決。

3.實(shí)際控制人與法人構(gòu)成共同侵權(quán)的認(rèn)定。一般而言，法人以其全部財產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，由法人承擔(dān)民事責(zé)任。通常情況下，法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人對履行職務(wù)的行為不承擔(dān)責(zé)任，但并非對所有與公司經(jīng)營活動有關(guān)的行為都不承擔(dān)責(zé)任。法人的法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人明知法人實(shí)施的行為是侵權(quán)行為，且該法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人自身積極參與侵權(quán)行為的實(shí)施，則該侵權(quán)行為既體現(xiàn)了法人的意志，又體現(xiàn)了其法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人的意志，此時可以認(rèn)定該法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人與法人共同實(shí)施了侵權(quán)行為，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本案案號：（2023）滬0116民初4729號

案例編寫人：上海市金山區(qū)人民法院  唐若愚

（原標(biāo)題：在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用）

來源：人民法院報

作者：唐若愚 上海市金山區(qū)人民法院

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自人民法院報并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.globalwellnesspartner.com