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根據(jù)《律師事務(wù)所從事商標代理業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定,律師依法可以從事三個方面的商標代理業(yè)務(wù):一是知識產(chǎn)權(quán)(包括商標)專項顧問;二是商標確權(quán)授權(quán)業(yè)務(wù);三是商標各類訴訟和仲裁業(yè)務(wù)。
在律師擔任專項顧問和代理當事人從事商標相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中,既涉及當事人的法律風(fēng)險防范問題,也涉及律師事務(wù)所及其律師的法律風(fēng)險防范問題。如何有效的防范和化解風(fēng)險,是商標代理實務(wù)中必須直面的重要問題。
根據(jù)商標代理業(yè)務(wù)流程和特點,總結(jié)多年的從業(yè)經(jīng)驗,筆者認為至少需要做好以下幾個方面的工作:
一、深入剖析商標代理業(yè)務(wù)流程,準確把握各個環(huán)節(jié)風(fēng)險點
以下按照商標代理業(yè)務(wù)流程和特點,從三個方面進行闡述:
1、擔任知識產(chǎn)權(quán)專項顧問環(huán)節(jié)
這個環(huán)節(jié)主要涉及知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與實施方案制定、知識產(chǎn)權(quán)日常管理,包括合同的審查、知識產(chǎn)權(quán)保護及出具法律意見書等,最后是知識產(chǎn)權(quán)運營,讓知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)創(chuàng)造價值,這是現(xiàn)在很多企業(yè),尤其是高科技企業(yè)追求的目標,因為對這些企業(yè)來說,其無形資產(chǎn)價值高的可能會占到企業(yè)資產(chǎn)的90%左右,通過轉(zhuǎn)讓、許可、設(shè)立合資公司、質(zhì)押融資甚至知識產(chǎn)權(quán)證券化等方式可以為企業(yè)帶來相應(yīng)的價值。
在這些服務(wù)中,知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與實施方案的制定以及知識產(chǎn)權(quán)運營,對大企業(yè)和快速發(fā)展的企業(yè)顯得尤為重要。對初創(chuàng)企業(yè)來說,商標前期的戰(zhàn)略布局非常重要,但是由于創(chuàng)始人經(jīng)驗不足、經(jīng)費限制等各方面的原因,通常如果在創(chuàng)業(yè)初期沒有專業(yè)代理機構(gòu)或者知識產(chǎn)權(quán)律師的協(xié)助,企業(yè)往往難以做出正確的決策和評估。而一旦商標注冊布局戰(zhàn)略上出現(xiàn)重大失誤,對企業(yè)未來的發(fā)展會帶來致命打擊或付出沉重的代價。這是需要重點關(guān)注的風(fēng)險點。
2、代理商標確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)
主要涉及:商標注冊申請、商標異議或答辯、無效宣告、申請駁回、無效宣告復(fù)審等;商標續(xù)展、變更、轉(zhuǎn)讓及許可備案等;不服商標評審委員會的決定和裁定提起行政訴訟等。這一環(huán)節(jié)的重大風(fēng)險點主要有:
(1)商標注冊申請被駁回的風(fēng)險
很多申請人為節(jié)約費用,往往不對商標事先查詢,或者無視在先相同或近似商標,而直接申請注冊商標。這樣的商標往往以不得作為商標注冊的標志、缺乏顯著性特征或者和他人在先商標相同/近似而被駁回,或者被第三人異議不予注冊。從提交商標注冊申請到收到駁回通知,通常需要9個月甚至更長時間,而這時候該商標可能早已投入使用,企業(yè)為此已經(jīng)投入了不少的資金,如這時需要改名,會給企業(yè)帶來不小的損失。
另一方面,有的企業(yè)沒有商標意識,往往先使用商標,在業(yè)務(wù)發(fā)展起來后再申請注冊商標,或者使用和注冊同時進行。后果也往往是自己的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展起來了,但商標已經(jīng)被他人搶先注冊了,并同時面臨侵犯他人注冊商標專用權(quán)而被提起訴訟的風(fēng)險。
(2)商標確權(quán)授權(quán)的時效性風(fēng)險
商標確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)往往歷經(jīng)多個程序,很多環(huán)節(jié)的時效性很強,主要涉及申請商標駁回復(fù)審、不予注冊復(fù)審等的時效性,不服商標評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴的時效性,商標續(xù)展的時效性,對他人商標提起異議及補充證據(jù)的時效性等環(huán)節(jié)。一旦稍有疏忽,申請人的上述權(quán)利便永久喪失,無法彌補。
(3)在商標轉(zhuǎn)讓和許可使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風(fēng)險
在簽訂商標轉(zhuǎn)讓合同后,應(yīng)及時去商標局辦理商標轉(zhuǎn)讓程序。轉(zhuǎn)讓過程中的風(fēng)險比較多,如轉(zhuǎn)讓方同時有多件與轉(zhuǎn)讓商標近似的商標,轉(zhuǎn)讓過程中,轉(zhuǎn)讓方向商標局提出異議,表示不同意轉(zhuǎn)讓等。
在商標許可給他人使用時,應(yīng)及時去商標局辦理許可備案登記,起到公示作用。
現(xiàn)實情形往往是忽視了商標轉(zhuǎn)讓程序和許可備案登記,可能導(dǎo)致后續(xù)的商標轉(zhuǎn)讓合同糾紛、許可糾紛甚至侵權(quán)糾紛。
(4)在海外申請注冊商標時可能發(fā)生的風(fēng)險
有些開拓海外市場的企業(yè),由于沒能做到『市場未動,商標先行』,導(dǎo)致商標在國外被搶注,有的是被企業(yè)在國外的經(jīng)銷商搶注,除了搶注和企業(yè)完全相同的商標,還包括將企業(yè)商標翻譯成當?shù)卣Z言文字搶注。
3、發(fā)生在律所和委托人之間的風(fēng)險
在商標代理業(yè)務(wù)中,因商標注冊申請被駁回、權(quán)利喪失、敗訴及代理費用等問題,引發(fā)律所和委托人之間的各種糾紛。這是律所及其律師在商標代理業(yè)務(wù)中,會經(jīng)常遇到的風(fēng)險。
上述各環(huán)節(jié)的風(fēng)險,絕大多數(shù)是因為各種不可控原因?qū)е碌?,也有極少數(shù)是代理過程中的失誤引起的。有專業(yè)機構(gòu)做過統(tǒng)計,最近14年來,我國每年的商標申請數(shù)量一直位居全球第一,但能夠申請成功的只有五成左右,且總體呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。另一方面,由于能作為商標注冊的資源本身有限,這么大批量的在先商標,導(dǎo)致現(xiàn)在注冊商標的難度越來越大。
二、在精準掌握風(fēng)險點基礎(chǔ)上,努力防范和化解風(fēng)險
在精準掌握各環(huán)節(jié)的重要風(fēng)險點的基礎(chǔ)上,主要從以下幾個方面去努力防范并化解風(fēng)險。
1、盡職盡責,注重細節(jié),降低各個環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險
(1)做一個貼心的知識產(chǎn)權(quán)專項顧問
需重點幫助企業(yè)做好商標注冊戰(zhàn)略布局,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營范圍、中長期發(fā)展規(guī)劃及國內(nèi)海外發(fā)展戰(zhàn)略,合理選擇主商標與副商標、需保護的商品和服務(wù)、國內(nèi)注冊與海外注冊、重點國家與一般國家、重點保護與防御性保護類別及具體商品和服務(wù)項目。
除此之外,企業(yè)在使用商標的過程中,會遇到各種問題,注意幫助企業(yè)做好知識產(chǎn)權(quán)體檢工作,建立好商標管理制度、流程,在此基礎(chǔ)上進一步做好知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃,為知識產(chǎn)權(quán)運營打下堅實基礎(chǔ)。
(2)做好商標注冊申請前的查詢、鋪墊工作
首先,在商標注冊申請前,須告知申請人先進行商標查詢,以及不做查詢直接提交申請的嚴重后果。而且即使申請人最終堅持不做查詢,作為代理人,也必須做查詢。
其次,堅決棄用不得作為商標的標識,對缺乏顯著特征的商標棄用或者重新設(shè)計完善,或者經(jīng)過使用具備顯著性特征。
第三,選擇優(yōu)質(zhì)查詢軟件,運用多種查詢方式,參考指定保護使用的商品和服務(wù)類別及具體商品和服務(wù)項目,仔細甄別在先申請的商標是否同擬申請商標相同或者構(gòu)成近似。
第四,根據(jù)查詢結(jié)果,充分提示注冊過程中可能遇到的風(fēng)險。有的申請人認為只要提交了申請,就能注冊。代理人如果在查詢階段不能做好這些鋪墊工作,申請被駁回后,會陷入十分被動的局面。
(3)注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時效性
因商標確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)歷時較長,須建立和完善商標注冊時效監(jiān)測機制,加強日常監(jiān)測工作,及時提醒客戶,也包括代理人自身。監(jiān)測事項主要涉及商標駁回復(fù)審、不予注冊復(fù)審、異議等截止時間,不服商標評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴截止時間,商標續(xù)展時間段,提交補充證據(jù)的時間段等。
(4)及時辦理商標轉(zhuǎn)讓和許可使用備案
在商標轉(zhuǎn)讓時,充分注意轉(zhuǎn)讓過程中的風(fēng)險,從起草代理協(xié)議、文件的公證到提交轉(zhuǎn)讓申請等,必須十分盡職盡責,從而盡可能規(guī)避這些風(fēng)險。在商標被許可使用時,需及時辦理許可備案登記。
(5)熟悉世界各國商標法律
作為專業(yè)的代理人,需熟悉馬德里體系、歐盟、美國、澳大利亞等關(guān)于商標國際注冊的相關(guān)法律和注冊實踐,熟練掌握商標國際注冊的基本流程,有穩(wěn)定可靠和收費合理的國外專業(yè)合作代理機構(gòu),以及具有豐富涉外經(jīng)驗的專業(yè)代理人才。
2、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,恪守職業(yè)道德,降低代理風(fēng)險
(1)規(guī)范執(zhí)業(yè)行為和恪守職業(yè)道德
根據(jù)《律師法》及相關(guān)法律法規(guī)、條例對律師的執(zhí)業(yè)要求,律師需規(guī)范自己的執(zhí)業(yè)行為,恪守職業(yè)道德。這是防范和化解商標從業(yè)過程中各種潛在風(fēng)險的基石。
所有代理工作應(yīng)通過信函、電子郵件、合同等方式完成,包括但不限于給客戶的報告、風(fēng)險提示、業(yè)務(wù)報價和賬單、委托代理協(xié)議等文件或內(nèi)容,盡量避免使用微信、電話、口頭等方式。在委托代理協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)范雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系、違約責任及糾紛解決途徑,以防萬一。
(2)客觀分析案情,做好各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險提示。
首先,在從事商標代理業(yè)務(wù)時,須將客觀情況如實告知客戶,不能迎合客戶,出具不能達到預(yù)期目標的建議。不能因爭取一時的案源,引發(fā)日后的糾紛或潛在風(fēng)險。
其次,在商標注冊申請各個環(huán)節(jié)上,做好風(fēng)險提示。主要涉及商標查詢盲期、各類型案件審查和訴訟程序中的不確定性。
總之,在商標代理實務(wù)中,必然會遇到各種各樣的風(fēng)險,但只要我們做到規(guī)范執(zhí)業(yè)行為、恪守職業(yè)道德和盡職盡責、做好每一個細節(jié),就能夠防范和化解這些潛在的風(fēng)險。
來源:法客帝國
作者:姜向陽 北京安理律師事務(wù)所合伙人
編輯:IPRdaily 王夢婷
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧