“原罪”之路到底能走多遠(yuǎn)？ —以“其他不正當(dāng)手段”之名商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的現(xiàn)狀與未來(lái)

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作者：鄭立霞  唐有龍  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

原標(biāo)題：“原罪”之路到底能走多遠(yuǎn)？ —以“其他不正當(dāng)手段”之名商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的現(xiàn)狀與未來(lái)

在商標(biāo)領(lǐng)域，眾所周知，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得以不正當(dāng)惡意目的進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)，商事主體申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)使用的真實(shí)意圖，其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有合理性和真實(shí)性。

《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”條款是一兜底性的條款，調(diào)整的是《商標(biāo)法》撤銷事由中的絕對(duì)事由，“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”含義是“除《商標(biāo)法》第十條、第十一條、第十二條及以欺騙手段之外的其他擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害商標(biāo)公共利益的商標(biāo)注冊(cè)行為?！鄙鲜龇l的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護(hù)良好的商標(biāo)注冊(cè)、管理秩序，營(yíng)造良好的商標(biāo)市場(chǎng)秩序。

但是在商標(biāo)的審查、核準(zhǔn)程序中，是否可以使用上述條款予以直接調(diào)整呢？在業(yè)界有不同的觀點(diǎn)，一種觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”中的“注冊(cè)”二字應(yīng)當(dāng)適用擴(kuò)大解釋，可以適用于商標(biāo)的審查及核準(zhǔn)程序（商標(biāo)還沒(méi)有取得注冊(cè)階段）中。另一種觀點(diǎn)與之相反，堅(jiān)持將“注冊(cè)”二字進(jìn)行文義解釋，只能使用于已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)。目前在行政確權(quán)案件中審查的主流觀點(diǎn)是第二種觀點(diǎn)。

相關(guān)法律：

《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效?！?/p>

《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”包括以下情形：（1）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)較大數(shù)量的商標(biāo)，且與他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似；（2）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)較大數(shù)量的商標(biāo)，且與地名、景點(diǎn)、建筑物等公共資源名稱構(gòu)成相同或者近似；（3）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)較大數(shù)量的商標(biāo)，且與他人字號(hào)、企業(yè)名稱、社會(huì)組織及其他機(jī)構(gòu)名稱、域名、作品、姓名、藥品名稱、植物品種名稱等構(gòu)成相同或者近似；（4）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)大量商標(biāo)，明顯缺乏真實(shí)使用意圖；（5）其他可以認(rèn)定為以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的情形。

保護(hù)范圍：

是否使用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”予以調(diào)整，在2013年新《商標(biāo)法》實(shí)施前，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及法院對(duì)《商標(biāo)法》第四十四條第一款“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的適用時(shí)非常謹(jǐn)慎，然而近幾年，相關(guān)的行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大，知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)收到相關(guān)裁定、判決的數(shù)量也越來(lái)越多，通過(guò)這一條款制止了不少違反誠(chéng)實(shí)信用原則注冊(cè)的行為，例如超出需求之外的囤積商標(biāo)的行為、以銷售或轉(zhuǎn)讓為目的注冊(cè)商標(biāo)行為、大量摹仿和復(fù)制他人擁有在先權(quán)利的商標(biāo)的行為、大量摹仿和復(fù)制他人的作品名稱及人物名稱的行為等等。

由于上述法條針對(duì)的是“注冊(cè)商標(biāo)”，因此在異議階段難以作為有效的異議理由被采納的困境，有觀點(diǎn)認(rèn)為上述法條也可以使用在商標(biāo)的異議階段，在(2015)高行(知)終字第1969號(hào)北京高級(jí)人民法院的二審法院判決認(rèn)定：“……雖然上述規(guī)定字面表述針對(duì)的是已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo),但根據(jù)‘舉重以明輕’的法律解釋方法,已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)尚且可以撤銷其注冊(cè),對(duì)于處于異議階段、尚未獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo),如其違反了法律的上述規(guī)定,當(dāng)然更不應(yīng)核準(zhǔn)其注冊(cè)。因此,原審法院認(rèn)為上述法律規(guī)定的適用對(duì)象僅為已經(jīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo),而不能適用本案被異議商標(biāo)是錯(cuò)誤的,本院對(duì)此亦予糾正……”在上述的判決中法院自行擴(kuò)大法律的字面含義解釋是否正確或違背法無(wú)授權(quán)即禁止（針對(duì)行政機(jī)關(guān)）的精神是值得商榷的。  

本質(zhì)特征：

其一，該條款本質(zhì)上為兜底性條款。按照基本的法理分析，在能夠適用其他具體的條款時(shí)應(yīng)優(yōu)先適用其他條款，例如在能夠適用2013年《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條、第三十二條時(shí)，則不適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定。

其二，該條款實(shí)質(zhì)屬于公共利益條款?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見》第19條對(duì)“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的含義進(jìn)一步進(jìn)行解釋：“人民法院在審理涉及撤銷注冊(cè)商標(biāo)的行政案件時(shí)，審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否屬于以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段……”。因此“其他不正當(dāng)手段”指的是“（1）擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序；（2）損害公共利益；（3）不正當(dāng)占用公共資源；（4）以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段”的四種情形。

其三，該條款是打擊違反誠(chéng)實(shí)信用原則的行為，誠(chéng)實(shí)信用原則是民法領(lǐng)域的帝王條款，《商標(biāo)法》也不例外，2013年《商標(biāo)法》已經(jīng)將該原則納入。該原則的精神也體現(xiàn)了申請(qǐng)人不得惡意申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，破壞正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損公共利益和公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。

案例分析：

（一）安徽鴻富天醫(yī)藥科技有限公司申請(qǐng)注冊(cè)的55件商標(biāo)，大量的類似文字字面含義怪異，其諧音等同于“茅臺(tái)老窖”、“宜賓六糧液”，且在異議階段和評(píng)審階段該申請(qǐng)人并不能做出合理的解釋，主觀惡意明顯。其申請(qǐng)的部分商標(biāo)圖樣如下：

安徽鴻富天醫(yī)藥科技有限公司注冊(cè)部分商標(biāo)信息：

上述商標(biāo)的文字組合不難發(fā)現(xiàn)，均是對(duì)較高知名度的“茅臺(tái)老窖”、“茅臺(tái)國(guó)酒”、“六糧液”、“宜賓六糧液”等品牌的諧音，其申請(qǐng)上述商標(biāo)的行為具有明顯的主觀上的惡意，難謂正當(dāng)，有損公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。

但基于相仿情況，商標(biāo)局與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依據(jù)不同的法律條款進(jìn)行決定或裁定使用了不同的法條予以調(diào)整。

商標(biāo)局的相關(guān)案例決定如下：

在2015商標(biāo)異字第0000004671號(hào)關(guān)于《第9920951號(hào)“姨儐餾涼葉”商標(biāo)不予注冊(cè)的決定》中認(rèn)定：

被異議人具有抄襲、模仿異議人商標(biāo)的主觀惡意，除本案外，還申請(qǐng)了“六涼老窖、六涼韭、六涼鍋韭、鎦涼郭賓韭、捂股蹓涼夜、五谷六糧九”等商標(biāo)，均被相關(guān)權(quán)利人提出異議，雖然上述異議案件我局另案裁定，但其中的事實(shí)可以引證被異議人確有抄襲他人商標(biāo)的不正當(dāng)行為違反誠(chéng)實(shí)信用原則。被異議商標(biāo)“”容易使消費(fèi)者與異議人產(chǎn)生聯(lián)系，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)源的混淆誤認(rèn)，違反了《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)的規(guī)定，第9920951號(hào)“”商標(biāo)不予注冊(cè)。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)相關(guān)案例的裁定如下：

在商評(píng)字[2016]第0000045725號(hào)《關(guān)于第10200329號(hào)“郭九遛涼窖”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書》中認(rèn)定：被申請(qǐng)人注冊(cè)的第10200329號(hào)“”商標(biāo)的行為已具有摹仿他人知名商標(biāo)的故意，明顯超出了正常經(jīng)營(yíng)的需要，其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的主觀目的難為正當(dāng)，客觀上已經(jīng)構(gòu)成了對(duì)商標(biāo)注冊(cè)秩序的擾亂，并有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”所指情形。最終認(rèn)定第10200329號(hào)“”商標(biāo)予以宣告無(wú)效。

法理分析

首先，上述案例并不適用《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定，商標(biāo)的基本作用是用來(lái)區(qū)分不同生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者的商品或者服務(wù)。因此，一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)只能有一個(gè)注冊(cè)主體對(duì)其享有專用權(quán)，如果兩個(gè)或兩個(gè)以上的申請(qǐng)人以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谕环N商品或者類似商品上注冊(cè)，商標(biāo)的主管機(jī)關(guān)只能核準(zhǔn)一項(xiàng)申請(qǐng)。從上面第9920951號(hào)“”商標(biāo)案件、第10200329號(hào)“”商標(biāo)案例來(lái)看，申請(qǐng)人是利用諧音的方式，摹仿“五糧液”的品牌，而且類別也主要集中在第33類酒類商品上，惡意非常明顯。但是 “”、“”等商標(biāo)與在先注冊(cè)的“五糧液”商標(biāo)整體差異較大，僅是呼叫相近，在消費(fèi)者具體消費(fèi)行為中不會(huì)產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，故依據(jù)《商標(biāo)法》第三十條判定為近似商標(biāo)，實(shí)屬牽強(qiáng)，不屬于上述法條的調(diào)整范圍。

其次，《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）（八）項(xiàng)涉及到“帶有欺騙性”是商標(biāo)本身容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的標(biāo)志，會(huì)誤導(dǎo)消費(fèi)者，是其在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行消費(fèi)?！安涣加绊憽?是指商標(biāo)本身的文字、圖形或者其他構(gòu)成要素對(duì)我國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、民族等社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負(fù)面的影響。上述規(guī)定的客體是商標(biāo)本身，不是申請(qǐng)人具體行為，“”、“”等案件并不會(huì)讓一般的公眾對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，也沒(méi)有對(duì)我國(guó)社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響，不屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）（八）項(xiàng)的所指情形。

與上述法條相比較，上述案件適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”更為合理，安徽鴻富天醫(yī)藥科技有限公司申請(qǐng)多件上述商標(biāo)的行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人較高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。然而，商標(biāo)局對(duì)《商標(biāo)法》第四十四條限定在“已注冊(cè)的商標(biāo)”，在異議階段，被異議商標(biāo)尚未注冊(cè)，適用第十條第一款第七項(xiàng)也實(shí)屬無(wú)奈之舉。

（二）開平市尚藍(lán)體育用品有限公司申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)120件，申請(qǐng)人是體育用品公司，相對(duì)體育行業(yè)的詞匯比較敏感。申請(qǐng)注冊(cè)了日本知名動(dòng)漫的各種要素，包括了《灌籃高手》、《足球小將》、《黑子的籃球》等。

開平市尚藍(lán)體育用品有限公司申請(qǐng)注冊(cè)部分商標(biāo)信息：

從開平市尚藍(lán)體育用品有限公司申請(qǐng)注冊(cè)的部分商標(biāo)來(lái)看，“黑子的籃球”是藤卷忠俊創(chuàng)作的一部有關(guān)籃球的作品漫畫作品。而“黑也哲子”是其中主人公名稱，“帝光”是主人公所在校隊(duì)的名稱?！熬闲蹚笔恰豆嗷@高手》的作者，“陵南”、“湘北”是故事中校隊(duì)的名稱，“誠(chéng)凜”是《黑子的籃球》里的一所高校，“男兒當(dāng)入樽”是《灌籃高手》粵語(yǔ)版本的譯名。該申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)圖樣是從作品中直接復(fù)制而來(lái)，字體形式完全相同。法院認(rèn)為，開平市尚藍(lán)體育用品有限公司有借助他人投入、攀附他人優(yōu)勢(shì)地位而獲利，其行為構(gòu)成謀取不正當(dāng)利益，擾亂了市場(chǎng)秩序，違反了《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的規(guī)定。

上述案件爭(zhēng)議的主要焦點(diǎn)是適用《商標(biāo)法》第三十二條“商品化權(quán)”進(jìn)行調(diào)整，還是適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”予以調(diào)整。作品名稱、作品人物名稱，不屬于《著作權(quán)法》的保護(hù)范圍，對(duì)于惡意注冊(cè)的情況在先有使用《商標(biāo)法》第三十二條“商品化權(quán)”調(diào)整的在先例?！渡虡?biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！比欢?，現(xiàn)行《商標(biāo)法》沒(méi)有對(duì)“在先權(quán)利”的具體內(nèi)容進(jìn)行正式解釋。根據(jù)最高院的最新的司法解釋規(guī)定作品名稱、作品中的角色名稱所謂“商品化權(quán)益”作為在先權(quán)利進(jìn)行保護(hù)。另外，開平市尚藍(lán)體育用品有限公司還搶注了《灌籃高手》、《足球小將》等一系列作者、人物、名稱要素。其申請(qǐng)的商標(biāo)名稱不限于黑子的籃球一個(gè)主體，所以從擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源的角度上解讀，適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”調(diào)整也有一定的道理。

（三）關(guān)于喬丹案的思考

2016年12月8日最高人民法院對(duì)喬丹體育股份有限公司申請(qǐng)人的“喬丹”3件商標(biāo)依據(jù)姓名權(quán)宣告無(wú)效，7件維持注冊(cè)。喬丹體育股份有限公司現(xiàn)仍享有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)65件。最高院認(rèn)定喬丹體育股份有限公司的惡意表現(xiàn)，依據(jù)姓名權(quán)判決3件商標(biāo)宣告無(wú)效，喬丹體育股份有限公司是否能夠適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定？如果適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定，那就有可能把申請(qǐng)注冊(cè)所有的商標(biāo)全部宣告無(wú)效。最高院并未適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款的理由，可能從兩個(gè)方面進(jìn)行考慮。一方面，其他不正當(dāng)手段注冊(cè)的商標(biāo)，一般不是基于實(shí)際使用的目的，而喬丹體育股份有限公司商標(biāo)不僅投入了實(shí)際使用，還曾被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。另一方面，搶注標(biāo)的限于“喬丹”一個(gè)主體，是否可以因?yàn)閾p害了一個(gè)權(quán)利人的利益，而上升到公共利益的層面？雖然“邁克爾喬丹”的知名度很高，但是否會(huì)擾亂市場(chǎng)秩序還是有較大爭(zhēng)議，從法律的適用上看適用《商標(biāo)法》第三十二條的“姓名權(quán)”進(jìn)行調(diào)整更為合適。 

總結(jié)

若申請(qǐng)人在申請(qǐng)商標(biāo)之時(shí)就有了不正當(dāng)?shù)闹饔^惡意，這種所謂“原罪”行為不僅受到自己內(nèi)心的法庭評(píng)判，也應(yīng)當(dāng)受到法律的制約，在達(dá)到了法律規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，相關(guān)行政及司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律的規(guī)定進(jìn)行制止。

《商標(biāo)法》區(qū)分商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)的絕對(duì)事由和相對(duì)事由，絕對(duì)事由保護(hù)的是公共利益和公共秩序，相對(duì)事由保護(hù)的是特定民事權(quán)益?！渡虡?biāo)法》第四十四條第一款針對(duì)違反絕對(duì)事由的注冊(cè)商標(biāo)爭(zhēng)議的相關(guān)規(guī)定。其中“其他不正當(dāng)手段”是指商標(biāo)法第十條、第十一條、第十二條以外的，與欺騙手段相并列的其他損害公共利益和公共秩序的注冊(cè)行為，屬于商標(biāo)禁止注冊(cè)的絕對(duì)理由的兜底條款，只有相關(guān)當(dāng)事人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與欺騙手段獲得注冊(cè)程度相當(dāng)，并且具有擾亂公共利益和公眾秩序時(shí)才會(huì)予以禁止，對(duì)于僅僅損害特定民事權(quán)益的，并不屬于上述法條的調(diào)整。申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得基于進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊(cè)，涉及其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)問(wèn)題的損害公共利益和公共秩序。

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作者：鄭立霞  唐有龍  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司  

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校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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