對商標代理機構惡意規(guī)避法律「搶注」和「囤積商標」等行為怎么破？

原標題：“世界知識產(chǎn)權日”私享會｜對商標代理機構惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標行為的思考

對商標代理機構惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標行為的思考  

內(nèi)容摘要

商標代理機構及其代理人惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標以牟取高額轉讓費，其行為不僅侵犯了原權利人的期待利益，擾亂了正常的商標注冊秩序，不當占用公共資源，損害了社會公共利益，還違背了商標法的立法宗旨和目的

關鍵詞

商標代理機構 惡意規(guī)避法律 搶注和囤積商標 無效

商標是區(qū)分商品和服務來源的標志，也是企業(yè)商譽的載體、質(zhì)量的保證和承諾，是企業(yè)綜合競爭力的完美體現(xiàn)。在產(chǎn)品同質(zhì)化十分嚴重的今天，很多消費者通過商標購物，這大大降低了交易成本。作為企業(yè)的無形資產(chǎn)，商標蘊含著巨大的商業(yè)價值。然而由于我國現(xiàn)行商標法實行的仍是申請在先原則，由此滋生惡意搶注和囤積商標行為，并且這種行為仍在持續(xù)、泛濫，甚至發(fā)展到少數(shù)商標代理機構及其代理人利用專業(yè)優(yōu)勢，在從事商標代理業(yè)務的同時，專門設立非商標代理公司搶注和囤積商標，進而高價轉讓牟取不當利益。本文就此行為進行分析，拋磚引玉，希望有更多的專業(yè)人士關注此種現(xiàn)象，最終達到從根本上杜絕此種行為的目的

1、商標代理機構及其代理人惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標的危害性

商標代理機構及其代理人此種行為帶來的危害比普通的商標職業(yè)注標人或者商標掮客更加嚴重，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、違背了基本的職業(yè)道德。商標法明確規(guī)定，商標代理機構是代理他人注冊商標的中介機構，并且明確規(guī)定了商標代理機構不得超出代理服務范圍注冊商標。

2、作為專業(yè)人士，商標代理機構熟悉商標注冊流程、維權方式，其搶注和囤積商標后，給廣大企業(yè)帶來的危害更為嚴重。按照現(xiàn)行商標法第32條和第59條第3款的規(guī)定，被搶注的商標需在先使用并有一定影響，才能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用。而一些商標意識不強的企業(yè)，在商標申請之前就已經(jīng)投入使用，很快就被這些商標代理專業(yè)人士知悉并搶先注冊申請了。

3、帶來誠信危機，不僅損害了同行聲譽，也破壞了中國在國際市場上的形象。這種后果是隱性的，可能暫時看不到，但實際上帶來的影響十分巨大，尤其在國際市場上帶來的不良影響更是無法估量，外國申請人特意為此來華通過各種渠道、方式（包括但不限于駐中國使領館）反映此類問題已不是偶然現(xiàn)象

4、不僅搶占了有限的商標資源，也耗費了大量的行政審查資源和司法資源。我國商標申請量已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一位，惡意搶注泛濫，隨之而來的是大量的商標待價而沽，閑置的商標占用了有限的商標資源，如有代理機構另設公司，已申請了1000多件商標。誠信經(jīng)營者正常申請的商標注冊難度增加，審查期限變長，同時也耗費了大量十分寶貴的商標行政審查資源和司法資源。
 
5、“合法”維權行為給企業(yè)的經(jīng)營造成了十分嚴重的后果。商標代理機構及其代理人實際控制的公司搶注和囤積商標后，為了追求高額轉讓利潤，不惜采取各種“積極”的手段“維權”，如針對互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們會向騰訊、百度、360、蘋果等投訴應用侵權，會向法院起訴商標侵權。應用下架給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來的影響可想而知。而通過行政途徑解決商標搶注和囤積行為所耗時間太長，有的企業(yè)的生命甚至都沒有那么長，從時間上、資金上、精力上都耗不起。

2、商標代理機構及其代理人另設公司搶注和囤積商標的原因

商標代理機構及其代理人惡意規(guī)避法律，搶注和囤積商標有以下各種原因：

 
1、商標代理行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)良莠不齊。自2003年我國取消商標代理機構和商標代理人資格審批以來，商標代理行業(yè)門檻低，無從業(yè)資格限制，此舉簡化了行政審批程序，但也帶來了從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)良莠不齊，違背職業(yè)道德、惡意搶注和囤積商標的行為時有發(fā)生。筆者曾了解到有商標代理人初中未畢業(yè)，在代理行業(yè)工作了幾年后辭職，登記個體工商戶后，搶注他人商標高價轉讓牟利，現(xiàn)在已申請了好幾百件商標。

2、缺乏強有力的法律和監(jiān)管措施，違法成本低。我國商標法和商標法實施條例等規(guī)定中，并沒有有明確針對此種行為的處罰措施，商標法第68條雖然對代理機構各種不當行為進行了規(guī)定，但處罰措施也僅限于計入工商行政管理部門的信用檔案，或者停辦業(yè)務。對違反誠實信用原則，也只有在侵害委托人合法利益的情況下，才依法承擔民事責任，并由商標代理行業(yè)組織按照章程規(guī)定予以懲戒。根據(jù)筆者的了解，該法律條文在實踐中基本上是一紙空文。另一方面，對搶注、囤積商標者而言，如果商標被異議、無效掉，經(jīng)濟上的損失也就是600元/件的官費，如此低廉的成本讓他們無所畏懼。

3、和正常商標代理業(yè)務收費相比，商標轉讓蘊含著巨大的經(jīng)濟利益。大量商標代理機構的存在加劇了行業(yè)的惡性競爭，尤其還有拿了風投的互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權公司的加入，更是擠干了商標代理行業(yè)的利潤空間。目前代理機構代理國內(nèi)企業(yè)申請商標的費用基本上是1000元/件商標（一標一類），有的甚至是200、300元/件。而作為專業(yè)的代理人來說，承辦商標申請業(yè)務遠非直接提交注冊申請那么簡單，通常需要針對申請人目前業(yè)務發(fā)展情況、未來的發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式和查詢結果等，出具有針對性的商標全面保護方案。這種方案是代理人專業(yè)知識、專業(yè)技能和豐富代理經(jīng)驗的體現(xiàn)，是他們辛勤勞動的智力成果，凝聚著代理人的心血。而通常除了一些大的律師事務所/代理機構在定價方面的優(yōu)勢外，其他代理人很難就出具這種方案收取費用。

而另一方面，商標交易市場繁榮，一件閑置不用商標的轉讓價格基本上是2萬元左右，如果是普通的使用中或者未使用但是寓意好的商標，價格會在5萬元左右。如果是搶注他人的商標，則轉讓價格遠遠高于市場價格，即使這些商標還在申請過程中尚未注冊。正是有這種巨大的利益誘惑，一些商標代理機構及其代理人不惜置職業(yè)道德于不顧，惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標。

3、商標代理機構及其代理人惡意規(guī)避法律、另設公司專門搶注和囤積商標的行為應無效

修改后的商標法第19條第4款明確規(guī)定：商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。關于代理機構能否超出自己的業(yè)務范圍注冊商標，北京知識產(chǎn)權法院曾經(jīng)廣泛征求社會機構的意見，并將意見稿寫進了判決書（參見（2015）京知行初字第3416號判決書），駁回了原告的訴訟請求，即代理機構不得超出代理服務范圍注冊商標。

然而我國現(xiàn)行商標法并沒有限制其它商事主體申請商標的范圍，因此有商標代理人專門另設公司，搶注和囤積商標。這種公司從形式上符合了商標法對商標注冊主體的強制性規(guī)定，因此其申請的商標和其它公司的商標一樣，正常進入商標局的審查流程。實際上，這種公司都是專業(yè)的商標代理機構及其代理人在運營，其股東和實際控制人和商標代理機構的也相同，甚至從事商標業(yè)務的人員和商標代理機構的代理人員也是一套人馬、兩塊甚至多塊牌子，這種公司注冊的商標范圍涉及45個類別，并非防御商標、聯(lián)合商標，商標并未投入商業(yè)使用，其目的就是為了轉讓牟利。

筆者認為這種公司申請的商標應不予注冊，已注冊的商標應無效，理由如下：

1、商標代理機構及其代理人另設公司專門用來注冊商標違背了商標法的立法宗旨和目的，其行為系出于惡意，不符合價值中性的標準。我國商標法第1條明確規(guī)定了立法宗旨是為了加強商標管理，保護商標專用權，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務質(zhì)量，維護商標信譽，以保障消費者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展。接下來的第4條也規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。

由此可見商標法的立法宗旨和目的都是為了保護消費者和有真實商業(yè)需求的經(jīng)營者的利益。商標應當真實使用于生產(chǎn)經(jīng)營活動中，與商品或者服務結合起來，代表商品或者服務的質(zhì)量及其生產(chǎn)、經(jīng)營者的信譽，這是商標的價值所在。但是商標代理機構及其代理人另設公司搶注和囤積商標的目的并不是為了商業(yè)上的真實需求，而是為了高價轉讓牟利，事實上其批量注冊商標后也并不使用。其另設公司的行為完全是為了規(guī)避我國商標法第19條第4款對商標代理機構注冊商標的強制性規(guī)定，擾亂了正常的商標注冊秩序，占用了有限的商標資源，帶來的不利影響在此不再贅述。其行為顯然出于惡意，不符合價值中性的標準。

2、惡意規(guī)避法律強制性規(guī)定的行為應無效。從我國目前法律來看，民法通則和合同法對這種惡意規(guī)避法律的行為都有相關規(guī)定，如民法通則第58條規(guī)定下列民事行為無效：（五）違反法律或者社會公共利益的；（七）以合法形式掩蓋非法目的的。無效的民事行為，從行為開始起就沒有法律約束力。

合同法第52條規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效： （三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

代理機構惡意規(guī)避商標法對代理機構注冊商標的強制性規(guī)定，另設公司的目的是為了從主體上符合商標法的要求，其行為屬以合法形式掩蓋非法目的，違反了商標法的誠實信用原則，造成了各種資源的浪費，帶來了多方面的負面影響，其注冊行為應屬無效，從行為開始起就無效。

3、其行為同時也違反了誠實信用原則，系以不正當手段注冊他人商標。誠信是個人、企業(yè)立足于社會的基本準則，代理機構的行為不僅違反了誠實信用原則，也是以不正當手段注冊他人商標，我國對此已有明確規(guī)定：

民法通則第4條規(guī)定：民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。

商標法第7條規(guī)定：申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。

商標法第44條第1款　已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第19條 人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。對于只是損害特定民事權益的情形，則要適用商標法第四十一條第二款、第三款及商標法的其他相應規(guī)定進行審查判斷。

4、司法實踐及建議

商標搶注行為已引起了包括人民法院在內(nèi)的各界人士的重視，對這種變換主體搶注、囤積商標的行為，法院已明確表態(tài)不支持這種行為，這從北京市高級人民法院(2011)高行終字第1427號、北京市高級人民法院(2013)知行字第42號、最高人民法院（2013）知行字第41、42號裁定書、最高人民法院（2014）知行字第14號行政裁定書、北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第359號行政判決書、北京知識產(chǎn)權法院(2015)京知民終字第1748號、上海市高級人民法院(2015)滬高民三(知)終字第43號、北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1193號等大量裁判文書中可以看到。針對這種大量搶注、囤積商標的行為，法院基本上都是以無真實使用目的和不正當手段注冊為由，判決維持商標評審委員會對商標不予注冊或無效的裁定。

針對商標代理機構及其代理人另設公司搶注、囤積商標的行為，目前涉及的法律程序有商標申請、商標異議、無效和商標行政訴訟的一審、二審，以及搶注、囤積者在各地法院提起的商標侵權訴訟，不僅流程長，而且浪費了不少寶貴資源，為避免資源的浪費，同時也是為了從根本上制止這種行為，規(guī)范行業(yè)秩序，建議如下：

1、清理搶注、囤積商標的主體，將有搶注、囤積商標歷史的列入商標申請人黑名單；

2、在商標行政審查階段，對列入黑名單的申請人申請的商標直接駁回，不予實質(zhì)審查；

3、對已注冊的商標，商標評審委員會有權宣告無效，他人也可以對這種商標提起無效宣告申請；

4、對惡意投訴、惡意訴訟的當事人，要求其賠償給他人造成的各種損失，同時對浪費的行政、司法資源，要求其承擔相應的民事責任。

5、從嚴查處商標代理機構和代理人的這種行為，一旦查實，計入信用檔案，列入商標局的黑名單，不準再從事商標代理業(yè)務，同時將其名下囤積的所有商標歸第三方監(jiān)管，并進行拍賣，拍賣所得用于公益事業(yè)。

 6、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，大力加強監(jiān)管機制，整頓商標代理市場，讓商標代理、交易市場回歸正常的秩序，真正符合商標法的立法宗旨和立法目的。


來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜向陽律師   北京市安理律師事務所

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君


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