對商標(biāo)代理機構(gòu)惡意規(guī)避法律「搶注」和「囤積商標(biāo)」等行為怎么破？

原標(biāo)題：“世界知識產(chǎn)權(quán)日”私享會｜對商標(biāo)代理機構(gòu)惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標(biāo)行為的思考

對商標(biāo)代理機構(gòu)惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標(biāo)行為的思考  

內(nèi)容摘要

商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標(biāo)以牟取高額轉(zhuǎn)讓費，其行為不僅侵犯了原權(quán)利人的期待利益，擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，不當(dāng)占用公共資源，損害了社會公共利益，還違背了商標(biāo)法的立法宗旨和目的

關(guān)鍵詞

商標(biāo)代理機構(gòu) 惡意規(guī)避法律 搶注和囤積商標(biāo) 無效

商標(biāo)是區(qū)分商品和服務(wù)來源的標(biāo)志，也是企業(yè)商譽的載體、質(zhì)量的保證和承諾，是企業(yè)綜合競爭力的完美體現(xiàn)。在產(chǎn)品同質(zhì)化十分嚴(yán)重的今天，很多消費者通過商標(biāo)購物，這大大降低了交易成本。作為企業(yè)的無形資產(chǎn)，商標(biāo)蘊含著巨大的商業(yè)價值。然而由于我國現(xiàn)行商標(biāo)法實行的仍是申請在先原則，由此滋生惡意搶注和囤積商標(biāo)行為，并且這種行為仍在持續(xù)、泛濫，甚至發(fā)展到少數(shù)商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人利用專業(yè)優(yōu)勢，在從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的同時，專門設(shè)立非商標(biāo)代理公司搶注和囤積商標(biāo)，進(jìn)而高價轉(zhuǎn)讓牟取不當(dāng)利益。本文就此行為進(jìn)行分析，拋磚引玉，希望有更多的專業(yè)人士關(guān)注此種現(xiàn)象，最終達(dá)到從根本上杜絕此種行為的目的

1、商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標(biāo)的危害性

商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人此種行為帶來的危害比普通的商標(biāo)職業(yè)注標(biāo)人或者商標(biāo)掮客更加嚴(yán)重，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、違背了基本的職業(yè)道德。商標(biāo)法明確規(guī)定，商標(biāo)代理機構(gòu)是代理他人注冊商標(biāo)的中介機構(gòu)，并且明確規(guī)定了商標(biāo)代理機構(gòu)不得超出代理服務(wù)范圍注冊商標(biāo)。

2、作為專業(yè)人士，商標(biāo)代理機構(gòu)熟悉商標(biāo)注冊流程、維權(quán)方式，其搶注和囤積商標(biāo)后，給廣大企業(yè)帶來的危害更為嚴(yán)重。按照現(xiàn)行商標(biāo)法第32條和第59條第3款的規(guī)定，被搶注的商標(biāo)需在先使用并有一定影響，才能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用。而一些商標(biāo)意識不強的企業(yè)，在商標(biāo)申請之前就已經(jīng)投入使用，很快就被這些商標(biāo)代理專業(yè)人士知悉并搶先注冊申請了。

3、帶來誠信危機，不僅損害了同行聲譽，也破壞了中國在國際市場上的形象。這種后果是隱性的，可能暫時看不到，但實際上帶來的影響十分巨大，尤其在國際市場上帶來的不良影響更是無法估量，外國申請人特意為此來華通過各種渠道、方式（包括但不限于駐中國使領(lǐng)館）反映此類問題已不是偶然現(xiàn)象

4、不僅搶占了有限的商標(biāo)資源，也耗費了大量的行政審查資源和司法資源。我國商標(biāo)申請量已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一位，惡意搶注泛濫，隨之而來的是大量的商標(biāo)待價而沽，閑置的商標(biāo)占用了有限的商標(biāo)資源，如有代理機構(gòu)另設(shè)公司，已申請了1000多件商標(biāo)。誠信經(jīng)營者正常申請的商標(biāo)注冊難度增加，審查期限變長，同時也耗費了大量十分寶貴的商標(biāo)行政審查資源和司法資源。
 
5、“合法”維權(quán)行為給企業(yè)的經(jīng)營造成了十分嚴(yán)重的后果。商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人實際控制的公司搶注和囤積商標(biāo)后，為了追求高額轉(zhuǎn)讓利潤，不惜采取各種“積極”的手段“維權(quán)”，如針對互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們會向騰訊、百度、360、蘋果等投訴應(yīng)用侵權(quán)，會向法院起訴商標(biāo)侵權(quán)。應(yīng)用下架給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來的影響可想而知。而通過行政途徑解決商標(biāo)搶注和囤積行為所耗時間太長，有的企業(yè)的生命甚至都沒有那么長，從時間上、資金上、精力上都耗不起。

2、商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人另設(shè)公司搶注和囤積商標(biāo)的原因

商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人惡意規(guī)避法律，搶注和囤積商標(biāo)有以下各種原因：

 
1、商標(biāo)代理行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)良莠不齊。自2003年我國取消商標(biāo)代理機構(gòu)和商標(biāo)代理人資格審批以來，商標(biāo)代理行業(yè)門檻低，無從業(yè)資格限制，此舉簡化了行政審批程序，但也帶來了從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)良莠不齊，違背職業(yè)道德、惡意搶注和囤積商標(biāo)的行為時有發(fā)生。筆者曾了解到有商標(biāo)代理人初中未畢業(yè)，在代理行業(yè)工作了幾年后辭職，登記個體工商戶后，搶注他人商標(biāo)高價轉(zhuǎn)讓牟利，現(xiàn)在已申請了好幾百件商標(biāo)。

2、缺乏強有力的法律和監(jiān)管措施，違法成本低。我國商標(biāo)法和商標(biāo)法實施條例等規(guī)定中，并沒有有明確針對此種行為的處罰措施，商標(biāo)法第68條雖然對代理機構(gòu)各種不當(dāng)行為進(jìn)行了規(guī)定，但處罰措施也僅限于計入工商行政管理部門的信用檔案，或者停辦業(yè)務(wù)。對違反誠實信用原則，也只有在侵害委托人合法利益的情況下，才依法承擔(dān)民事責(zé)任，并由商標(biāo)代理行業(yè)組織按照章程規(guī)定予以懲戒。根據(jù)筆者的了解，該法律條文在實踐中基本上是一紙空文。另一方面，對搶注、囤積商標(biāo)者而言，如果商標(biāo)被異議、無效掉，經(jīng)濟(jì)上的損失也就是600元/件的官費，如此低廉的成本讓他們無所畏懼。

3、和正常商標(biāo)代理業(yè)務(wù)收費相比，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓蘊含著巨大的經(jīng)濟(jì)利益。大量商標(biāo)代理機構(gòu)的存在加劇了行業(yè)的惡性競爭，尤其還有拿了風(fēng)投的互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)公司的加入，更是擠干了商標(biāo)代理行業(yè)的利潤空間。目前代理機構(gòu)代理國內(nèi)企業(yè)申請商標(biāo)的費用基本上是1000元/件商標(biāo)（一標(biāo)一類），有的甚至是200、300元/件。而作為專業(yè)的代理人來說，承辦商標(biāo)申請業(yè)務(wù)遠(yuǎn)非直接提交注冊申請那么簡單，通常需要針對申請人目前業(yè)務(wù)發(fā)展情況、未來的發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式和查詢結(jié)果等，出具有針對性的商標(biāo)全面保護(hù)方案。這種方案是代理人專業(yè)知識、專業(yè)技能和豐富代理經(jīng)驗的體現(xiàn)，是他們辛勤勞動的智力成果，凝聚著代理人的心血。而通常除了一些大的律師事務(wù)所/代理機構(gòu)在定價方面的優(yōu)勢外，其他代理人很難就出具這種方案收取費用。

而另一方面，商標(biāo)交易市場繁榮，一件閑置不用商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價格基本上是2萬元左右，如果是普通的使用中或者未使用但是寓意好的商標(biāo)，價格會在5萬元左右。如果是搶注他人的商標(biāo)，則轉(zhuǎn)讓價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場價格，即使這些商標(biāo)還在申請過程中尚未注冊。正是有這種巨大的利益誘惑，一些商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人不惜置職業(yè)道德于不顧，惡意規(guī)避法律搶注和囤積商標(biāo)。

3、商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人惡意規(guī)避法律、另設(shè)公司專門搶注和囤積商標(biāo)的行為應(yīng)無效

修改后的商標(biāo)法第19條第4款明確規(guī)定：商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。關(guān)于代理機構(gòu)能否超出自己的業(yè)務(wù)范圍注冊商標(biāo)，北京知識產(chǎn)權(quán)法院曾經(jīng)廣泛征求社會機構(gòu)的意見，并將意見稿寫進(jìn)了判決書（參見（2015）京知行初字第3416號判決書），駁回了原告的訴訟請求，即代理機構(gòu)不得超出代理服務(wù)范圍注冊商標(biāo)。

然而我國現(xiàn)行商標(biāo)法并沒有限制其它商事主體申請商標(biāo)的范圍，因此有商標(biāo)代理人專門另設(shè)公司，搶注和囤積商標(biāo)。這種公司從形式上符合了商標(biāo)法對商標(biāo)注冊主體的強制性規(guī)定，因此其申請的商標(biāo)和其它公司的商標(biāo)一樣，正常進(jìn)入商標(biāo)局的審查流程。實際上，這種公司都是專業(yè)的商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人在運營，其股東和實際控制人和商標(biāo)代理機構(gòu)的也相同，甚至從事商標(biāo)業(yè)務(wù)的人員和商標(biāo)代理機構(gòu)的代理人員也是一套人馬、兩塊甚至多塊牌子，這種公司注冊的商標(biāo)范圍涉及45個類別，并非防御商標(biāo)、聯(lián)合商標(biāo)，商標(biāo)并未投入商業(yè)使用，其目的就是為了轉(zhuǎn)讓牟利。

筆者認(rèn)為這種公司申請的商標(biāo)應(yīng)不予注冊，已注冊的商標(biāo)應(yīng)無效，理由如下：

1、商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人另設(shè)公司專門用來注冊商標(biāo)違背了商標(biāo)法的立法宗旨和目的，其行為系出于惡意，不符合價值中性的標(biāo)準(zhǔn)。我國商標(biāo)法第1條明確規(guī)定了立法宗旨是為了加強商標(biāo)管理，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽，以保障消費者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。接下來的第4條也規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。

由此可見商標(biāo)法的立法宗旨和目的都是為了保護(hù)消費者和有真實商業(yè)需求的經(jīng)營者的利益。商標(biāo)應(yīng)當(dāng)真實使用于生產(chǎn)經(jīng)營活動中，與商品或者服務(wù)結(jié)合起來，代表商品或者服務(wù)的質(zhì)量及其生產(chǎn)、經(jīng)營者的信譽，這是商標(biāo)的價值所在。但是商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人另設(shè)公司搶注和囤積商標(biāo)的目的并不是為了商業(yè)上的真實需求，而是為了高價轉(zhuǎn)讓牟利，事實上其批量注冊商標(biāo)后也并不使用。其另設(shè)公司的行為完全是為了規(guī)避我國商標(biāo)法第19條第4款對商標(biāo)代理機構(gòu)注冊商標(biāo)的強制性規(guī)定，擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，占用了有限的商標(biāo)資源，帶來的不利影響在此不再贅述。其行為顯然出于惡意，不符合價值中性的標(biāo)準(zhǔn)。

2、惡意規(guī)避法律強制性規(guī)定的行為應(yīng)無效。從我國目前法律來看，民法通則和合同法對這種惡意規(guī)避法律的行為都有相關(guān)規(guī)定，如民法通則第58條規(guī)定下列民事行為無效：（五）違反法律或者社會公共利益的；（七）以合法形式掩蓋非法目的的。無效的民事行為，從行為開始起就沒有法律約束力。

合同法第52條規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效： （三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

代理機構(gòu)惡意規(guī)避商標(biāo)法對代理機構(gòu)注冊商標(biāo)的強制性規(guī)定，另設(shè)公司的目的是為了從主體上符合商標(biāo)法的要求，其行為屬以合法形式掩蓋非法目的，違反了商標(biāo)法的誠實信用原則，造成了各種資源的浪費，帶來了多方面的負(fù)面影響，其注冊行為應(yīng)屬無效，從行為開始起就無效。

3、其行為同時也違反了誠實信用原則，系以不正當(dāng)手段注冊他人商標(biāo)。誠信是個人、企業(yè)立足于社會的基本準(zhǔn)則，代理機構(gòu)的行為不僅違反了誠實信用原則，也是以不正當(dāng)手段注冊他人商標(biāo)，我國對此已有明確規(guī)定：

民法通則第4條規(guī)定：民事活動應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。

商標(biāo)法第7條規(guī)定：申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。

商標(biāo)法第44條第1款　已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第19條 人民法院在審理涉及撤銷注冊商標(biāo)的行政案件時，審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于以其他不正當(dāng)手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段。對于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則要適用商標(biāo)法第四十一條第二款、第三款及商標(biāo)法的其他相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審查判斷。

4、司法實踐及建議

商標(biāo)搶注行為已引起了包括人民法院在內(nèi)的各界人士的重視，對這種變換主體搶注、囤積商標(biāo)的行為，法院已明確表態(tài)不支持這種行為，這從北京市高級人民法院(2011)高行終字第1427號、北京市高級人民法院(2013)知行字第42號、最高人民法院（2013）知行字第41、42號裁定書、最高人民法院（2014）知行字第14號行政裁定書、北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第359號行政判決書、北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知民終字第1748號、上海市高級人民法院(2015)滬高民三(知)終字第43號、北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1193號等大量裁判文書中可以看到。針對這種大量搶注、囤積商標(biāo)的行為，法院基本上都是以無真實使用目的和不正當(dāng)手段注冊為由，判決維持商標(biāo)評審委員會對商標(biāo)不予注冊或無效的裁定。

針對商標(biāo)代理機構(gòu)及其代理人另設(shè)公司搶注、囤積商標(biāo)的行為，目前涉及的法律程序有商標(biāo)申請、商標(biāo)異議、無效和商標(biāo)行政訴訟的一審、二審，以及搶注、囤積者在各地法院提起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟，不僅流程長，而且浪費了不少寶貴資源，為避免資源的浪費，同時也是為了從根本上制止這種行為，規(guī)范行業(yè)秩序，建議如下：

1、清理搶注、囤積商標(biāo)的主體，將有搶注、囤積商標(biāo)歷史的列入商標(biāo)申請人黑名單；

2、在商標(biāo)行政審查階段，對列入黑名單的申請人申請的商標(biāo)直接駁回，不予實質(zhì)審查；

3、對已注冊的商標(biāo)，商標(biāo)評審委員會有權(quán)宣告無效，他人也可以對這種商標(biāo)提起無效宣告申請；

4、對惡意投訴、惡意訴訟的當(dāng)事人，要求其賠償給他人造成的各種損失，同時對浪費的行政、司法資源，要求其承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

5、從嚴(yán)查處商標(biāo)代理機構(gòu)和代理人的這種行為，一旦查實，計入信用檔案，列入商標(biāo)局的黑名單，不準(zhǔn)再從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)，同時將其名下囤積的所有商標(biāo)歸第三方監(jiān)管，并進(jìn)行拍賣，拍賣所得用于公益事業(yè)。

 6、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，大力加強監(jiān)管機制，整頓商標(biāo)代理市場，讓商標(biāo)代理、交易市場回歸正常的秩序，真正符合商標(biāo)法的立法宗旨和立法目的。


來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜向陽律師   北京市安理律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君


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