用專利保護你的創(chuàng)新，這幾點需要留意啦！

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原標(biāo)題：【干貨】用專利保護你的創(chuàng)新，這幾點需要留意啦！

在目前國家為科技創(chuàng)新主體建立良好創(chuàng)新環(huán)境以及嚴格專利保護的趨勢下，專利在市場競爭中的作用日趨強大，利用專利保護來形成技術(shù)上的優(yōu)勢以獲得市場競爭優(yōu)勢已成為越來越多企業(yè)和個人的選擇。北京知識產(chǎn)權(quán)法院宿遲院長曾說過：“用足司法措施，提高判賠數(shù)額”、“寧可判得侵權(quán)人鬼哭狼嚎，也不該讓權(quán)利人怨聲載道”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年北京知識產(chǎn)權(quán)法院的專利侵權(quán)案件平均賠償數(shù)額為141萬元，在U盾專利侵權(quán)案中，更是全額支持了原告4900萬元的賠償請求。因此，在可預(yù)見的未來發(fā)展中，專利司法保護的趨勢也是會逐漸加強，如果應(yīng)用得當(dāng)，專利作為一種市場競爭的武器或者技術(shù)和法律壁壘，能夠有效保護創(chuàng)新主體在商業(yè)競爭中的優(yōu)勢。

然而，在近年的工作中，筆者經(jīng)常遇到一些尋求專利保護的權(quán)利人，雖然開發(fā)了新產(chǎn)品并且手握專利，卻由于各種原因在后續(xù)維權(quán)過程中未能有效防止競爭對手“山寨”從而造成的損失，而其中一些問題本是在專利權(quán)獲取過程中可以避免的，因此難免令人感到惋惜。以下筆者根據(jù)實踐中經(jīng)常遇到的情況提出幾點注意事項供專利申請人或?qū)＠麢?quán)人參考，盡可能避免此類問題給專利權(quán)人帶來的損失。

1、是否考慮了打“組合拳”，從專利類型上全面布局保護你的創(chuàng)意和產(chǎn)品？

雖然從專利權(quán)的穩(wěn)定性角度來看，發(fā)明專利經(jīng)過實質(zhì)審查，一旦獲得授權(quán)，其權(quán)利相對而言是比較穩(wěn)定的，不容易被無效，通常企業(yè)申請專利時，容易將重點放在發(fā)明專利申請上，然而實際上實用新型和外觀設(shè)計的作用也不容小覷。例如蘋果和三星之間的外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛，正泰訴施耐德并得到巨額賠償涉及的也是實用新型專利。

在筆者的工作實踐中，也經(jīng)常遇到因未能針對創(chuàng)新產(chǎn)品全面布局專利而產(chǎn)生的問題。例如，在筆者曾經(jīng)參與的一個案件中，國外一家大型日用品設(shè)計和生產(chǎn)企業(yè)，對其產(chǎn)品的多個部件進行了改進，并針對改進申請了中國發(fā)明專利并獲得授權(quán)，然而后來發(fā)現(xiàn)中國市場上另一家公司“山寨”了其產(chǎn)品的外觀并且還將產(chǎn)品整體外觀申請了外觀設(shè)計專利，如果該企業(yè)在中國市場銷售其產(chǎn)品極有可能會存在侵犯該外觀設(shè)計專利權(quán)的潛在風(fēng)險。后雖以其發(fā)明專利附圖作為現(xiàn)有設(shè)計針對該外觀設(shè)計專利發(fā)起無效宣告請求，但終因其發(fā)明專利附圖中僅示出了一些技術(shù)改進點，而未包括對視覺影響較大的關(guān)鍵的裝飾性設(shè)計特征，且未能提供其他的有力證據(jù)而未能將該外觀設(shè)計專利成功無效。從而給其在中國的市場開拓帶來了不必要的風(fēng)險和麻煩。

針對不同產(chǎn)業(yè)以及不同的產(chǎn)品的特點，各種類型的專利都相應(yīng)的發(fā)揮著各自重要的作用。尤其是日常消費品或更新?lián)Q代較快的消費類電子產(chǎn)品，外觀設(shè)計專利往往在保護產(chǎn)品的過程中起到更大作用和帶來更大的價值，為全面保護創(chuàng)新帶來的市場優(yōu)勢，針對不同的產(chǎn)品，企業(yè)在專利布局時盡可能充分利用三種類型專利打出組合拳，以確保不因?qū)＠季稚系穆┒炊魅跻騽?chuàng)新帶來的市場競爭優(yōu)勢，甚至導(dǎo)致承擔(dān)侵權(quán)風(fēng)險。

2、在專利權(quán)的獲取過程中，是否充分考慮了“排他”？

專利的一個重要功能就是在市場競爭中的“排他”功能，即阻止競爭對手進入市場的機會。依據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。也就是說，專利法明確賦予了專利權(quán)人阻止那些未獲得其事先同意而利用其專利帶來商業(yè)利益的行為。

工作實踐中，也遇到過專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)市場上有山寨其創(chuàng)新產(chǎn)品的競爭對手，然后拿著專利過來希望維權(quán)，經(jīng)過與專利權(quán)人的溝通，發(fā)現(xiàn)其專利的權(quán)利要求完全是針對其產(chǎn)品的，因此，其專利極易被競爭對手所規(guī)避，權(quán)利要求的整體布局基本上不具備“排他”功能。鑒于專利核心的排他功能，還需以終為始，在申請專利的過程中，除了自己創(chuàng)新的產(chǎn)品之外，還要緊盯競爭對手的動向，在權(quán)利要求布局和組合方式上涵蓋競爭對手的產(chǎn)品。

尤其是，根據(jù)《專利法》第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M。如果在專利申請過程中，發(fā)現(xiàn)競爭對手產(chǎn)品落入了專利的保護范圍之中，則在權(quán)利獲取過程中，要盡一切可能保住能涵蓋競爭對手產(chǎn)品的權(quán)利要求范圍，避免因修改權(quán)利要求或者答復(fù)審查意見中對權(quán)利要求進行的限定。從而在專利授權(quán)后，在進行維權(quán)請求賠償時能夠?qū)⑴R時保護期的使用費也包含在內(nèi)，以充分利用專利排他權(quán)的價值。

3、面對侵權(quán)行為，專利權(quán)過期后是否就無可奈何了？

專利保護的本質(zhì)是公開換保護，提供一定時間內(nèi)的排他的權(quán)利，即賦予專利權(quán)主體以一段時間內(nèi)的壟斷權(quán)利。在專利權(quán)期限屆滿后，專利權(quán)人已不享有專利權(quán)，顯然無法阻止他人實施專利的行為。那么在專利權(quán)過期后權(quán)利人面對侵權(quán)行為是否就無可能奈何了呢？是根據(jù)《專利法》第六十八條的規(guī)定，侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計算。如果專利權(quán)人有證據(jù)表明專利侵權(quán)行為是持續(xù)的，在專利權(quán)存續(xù)期間也存在侵權(quán)行為，鑒于專利權(quán)存續(xù)期間的侵權(quán)行為在客觀上的確給專利權(quán)人造成了損失，因此在專利權(quán)終止后兩年內(nèi)，專利權(quán)人均可以對專利有效期內(nèi)的侵權(quán)行為起訴及要求賠償損失。因此，若專利權(quán)人掌握了專利權(quán)存續(xù)期間的他人侵權(quán)證據(jù)，即使在專利權(quán)有效期間由于各種原因未起訴，仍可以在上述訴訟時效內(nèi)提起侵權(quán)訴訟，盡可能挽回損失。

實踐中也發(fā)現(xiàn)，有時創(chuàng)新主體由于缺乏全方位的專利保護意識或為了節(jié)省一些費用，才導(dǎo)致了很好的創(chuàng)意產(chǎn)品未能通過專利全方位保護，從而在市場競爭中無法占據(jù)主動。鑒于專利文件實質(zhì)上是法律文件，整體上涉及到多方面專業(yè)的法律問題，因此在尋求專利保護時還是應(yīng)該及時咨詢專業(yè)的代理人與專利律師。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：吳孟秋北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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