「實(shí)用新型通過PCT要求優(yōu)先權(quán)」轉(zhuǎn)變成發(fā)明時(shí)的困境

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳華  杭州天勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：實(shí)用新型通過PCT要求優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)變成發(fā)明時(shí)的困境

對于國內(nèi)的在先申請實(shí)用新型專利，要求本國優(yōu)先權(quán)12個(gè)月內(nèi)申請發(fā)明，通過這種方式可以將實(shí)用新型轉(zhuǎn)變成發(fā)明。但是如果在后申請為PCT申請時(shí)，以發(fā)明的形式進(jìn)入中國國家階段，是否還可以實(shí)現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)變，本文將對此進(jìn)行討論。

一、要求本國優(yōu)先權(quán)的案例分析

2011年6月20日，某公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了一項(xiàng)實(shí)用新型專利申請，實(shí)用新型處于審查階段，基于對市場及產(chǎn)品的布局，希望通過發(fā)明進(jìn)行保護(hù)，該公司于2011年10月12日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以在先的實(shí)用新型相同的主題提出一項(xiàng)發(fā)明專利申請，在先的實(shí)用新型視為撤回，發(fā)明于2013年8月23日授權(quán)公告。

上述的案例中通過本國優(yōu)先權(quán)將實(shí)用新型轉(zhuǎn)變成發(fā)明，有效地延長了保護(hù)期限，本國優(yōu)先權(quán)可以理解為“內(nèi)到內(nèi)”，專利法第29條第2款規(guī)定：“申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個(gè)月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)”。同時(shí)細(xì)則32條第3款規(guī)定：“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍薄Ｔ谙鹊膶?shí)用新型被視為撤回，主要是基于專利法第9條的規(guī)定避免重復(fù)授權(quán)。

二、PCT申請要求優(yōu)先權(quán)的案例分析

2012年8月14日，某公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了一項(xiàng)實(shí)用新型專利申請，該申請于2013年4月25日被授予專利權(quán)，且一直處于授權(quán)保護(hù)狀態(tài)。該公司還于2012年11月11日就同一實(shí)用新型提出PCT國際專利申請，要求了2012年8月14在先申請的優(yōu)先權(quán)。之后基于公司的專利布局，于2014年4月14日以發(fā)明的形式進(jìn)入中國國家階段，并進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。

針對上述進(jìn)入中國國家階段的發(fā)明，如果經(jīng)過審查不存在三性問題，是否可以不做修改便可以在中國國家階段獲得授權(quán)，存在幾種不同觀點(diǎn)。

觀點(diǎn)一：認(rèn)為發(fā)明可以不做修改獲得授權(quán)，而在先的實(shí)用新型視為撤回

理由在于PCT申請要求優(yōu)先權(quán)以本國優(yōu)先權(quán)進(jìn)行處理，如審查指南第三部分第一章5.2.6中所述“在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)”。

但是如果完全以本國優(yōu)先權(quán)進(jìn)行處理，在先的實(shí)用新型需要視為撤回，這樣就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)矛盾，因?yàn)樵谙鹊膶?shí)用新型已經(jīng)獲得授權(quán)公告無法視為撤回，而發(fā)明不做修改獲得授權(quán)，必然導(dǎo)致不符合專利法第9條關(guān)于重復(fù)授權(quán)的規(guī)定。

對于PCT申請國際階段要求中國專利或者實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)，不是由中國專利法進(jìn)行規(guī)范的，而是由《PCT專利合作條約》進(jìn)行規(guī)范，這種情況可以理解為“內(nèi)到外”，但是其中包含一種情形就是國家階段進(jìn)入中國，也可以理解為包含“特殊的內(nèi)到內(nèi)”，這種情況與本國優(yōu)先權(quán)“內(nèi)到內(nèi)”、外國優(yōu)先權(quán)“外到內(nèi)”是不同的。

分析可知審查指南中關(guān)于“應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)”表述是很精確地，“應(yīng)該看作是”不代表 就是“是”。如此規(guī)定主要是為了法細(xì)則第32條第2款中關(guān)于不得作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的規(guī)定：1、已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的；2、已經(jīng)被授予專利權(quán)的；3、屬于按照規(guī)定提出的分案申請。簡單的說，就是當(dāng)提出PCT申請時(shí)，在先的實(shí)用新型若存在上述的三種情況，將參考本國優(yōu)先權(quán)處理，視為未要求優(yōu)先權(quán)。若未存在上述的三種情況，將暫時(shí)不參考本國優(yōu)先權(quán)處理，在先的實(shí)用新型不會(huì)視為撤回，因?yàn)楫吘箛译A段是否進(jìn)入中國還是未知數(shù)。例如上述的案例中，提出PCT申請時(shí)，在先的實(shí)用新型并未出現(xiàn)這三種情況，針對是否會(huì)重復(fù)授權(quán)的問題，審查指南中規(guī)定為“上述問題均留待后續(xù)程序中處理”，根據(jù)實(shí)務(wù)操作中，后續(xù)程序應(yīng)該指的是中國國家階段的實(shí)質(zhì)審查階段，將由審查員在OA中指出不符合專利法第9條的規(guī)定，綜上可知觀點(diǎn)一的處理方式不妥當(dāng)。

觀點(diǎn)二：聲明放棄同日申請的實(shí)用新型，而發(fā)明不需要修改獲得授權(quán)

理由在于專利法第9條第1款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利”。

我們先來了解一下法9條的立法意義，在專利審查實(shí)踐中，由于對發(fā)明專利申請須進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，因而耗時(shí)較長、授權(quán)相對較晚，而對實(shí)用新型專利申請由于不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，因而耗時(shí)較短、授權(quán)相對較早。但是，如果對同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別授予實(shí)用新型和發(fā)明兩項(xiàng)專利權(quán)，則不當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大了申請人的權(quán)利、有違公平原則。因此，鑒于實(shí)用新型專利的法定保護(hù)期短于發(fā)明專利法定保護(hù)期，該款規(guī)定先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利。這既有利于尊重和維護(hù)申請人的專利申請權(quán)與選擇權(quán)，也有利于維護(hù)公平的社會(huì)秩序、防止專利申請人通過專利權(quán)的重疊及其法定保護(hù)期的重疊不當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)張自己的利益。

針對法9條第1款規(guī)定的關(guān)于“申請人聲明放棄該同日申請的實(shí)用新型專利權(quán)，可以授予發(fā)明專利”的特殊規(guī)定，在實(shí)務(wù)操作中，需要同時(shí)符合形式上和實(shí)質(zhì)上的要求。例如，同日申請的實(shí)用新型和發(fā)明的申請日相同，此處的申請日不包括優(yōu)先權(quán)日。如果采用電子申請，需要在同日申請的實(shí)用新型和發(fā)明的請求書中勾選同日申請的選擇。

因此，分析上述的案例可知，兩者的申請日是不同的，雖然在后的PCT申請要求了優(yōu)先權(quán)，僅僅是實(shí)用新型的申請日與PCT申請的優(yōu)先權(quán)日相同。此外，兩件申請?zhí)峤粫r(shí)也無法在請求書中勾選同日申請的選項(xiàng)，同樣也無法滿足法9條第1款中的特殊規(guī)定。因此，無法通過聲明放棄同日申請的實(shí)用新型，而使得發(fā)明不需要修改獲得授權(quán)。

觀點(diǎn)三：需要修改PCT申請進(jìn)入中國的發(fā)明的權(quán)利要求，使得其與在先實(shí)用新型的權(quán)利要求不同

修改發(fā)明的權(quán)利要求時(shí)，可以采用將兩項(xiàng)相互之間沒有引用關(guān)系的從屬權(quán)利要求或者說明書中的技術(shù)特征增加到主權(quán)中，使得其與在先實(shí)用新型的權(quán)利要求不同。這種處理方式可以克服專利法第9條第1款關(guān)于 “同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的規(guī)定，最終發(fā)明和實(shí)用新型都可以得到授權(quán)。

但是這種處理方式存在的缺陷就是，本來可以不用縮小范圍即可以授權(quán)的發(fā)明卻需要刻意的縮小，而往往通過PCT申請的技術(shù)方案對于申請人來說具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)范圍的大小對于整個(gè)專利維權(quán)具有很大的影響。申請人維權(quán)時(shí)前10年可以用授權(quán)的實(shí)用新型進(jìn)行維權(quán)，之后的10年由于實(shí)用新型專利權(quán)期滿終止只能用較小范圍的發(fā)明進(jìn)行維權(quán)。同時(shí)申請人還需承擔(dān)實(shí)用新型和發(fā)明的年費(fèi)，對于申請人來說損失也是巨大的。

總結(jié)：針對打算申請PCT國際專利，同時(shí)希望在國內(nèi)盡快獲得專利權(quán)的申請人，不建議同日申請中國實(shí)用新型和PCT國際專利申請，或者先申請中國實(shí)用新型專利，之后提交PCT國際專利申請要求實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)，以發(fā)明的形式進(jìn)入中國國家階段。在發(fā)明的創(chuàng)造性足夠高的情況下，會(huì)導(dǎo)致應(yīng)有的權(quán)利造成損失。

建議采取同日申請實(shí)用新型和發(fā)明，之后再要求優(yōu)先權(quán)提交PCT國際專利申請，國家階段就不需要再進(jìn)入中國，同樣可以實(shí)現(xiàn)盡快的授權(quán)?；蛘撸呀?jīng)采用上述的方式時(shí)，可以在在先申請的實(shí)用新型授權(quán)之前主動(dòng)撤回，避免之后發(fā)明授權(quán)時(shí)的重復(fù)授權(quán)，不過此種處理方式真的需要強(qiáng)大的自信。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳華  杭州天勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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