從「握奇訴恒寶案」看專利訴訟策略

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作者：韓羽楓   隆安律師事務(wù)所合伙人 專利代理人

          崔  可    隆安律師事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：從握奇訴恒寶案看專利訴訟策略

近日，曾經(jīng)的熱點(diǎn)案件-備受社會(huì)關(guān)注的北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱握奇公司）與恒寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒寶公司）5000萬(wàn)賠償專利訴訟案出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，因握奇公司涉案專利部分無(wú)效，北京市高級(jí)人民法院據(jù)此裁定駁回原告的起訴。筆者不揣冒昧，由此做一個(gè)專利侵權(quán)訴訟的分析。

一、 專利侵權(quán)判定中保護(hù)范圍的確定

從專利訴訟的角度而言，獨(dú)立權(quán)利要求是專利權(quán)的最大保護(hù)范圍。不落入獨(dú)立權(quán)利要求，則不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。鑒于從屬權(quán)利要求是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，那么在不落入獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)范圍的情況下，自然也就不可能落入從屬權(quán)利要求的范圍。落入獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)范圍之后，無(wú)論是否落入從屬權(quán)利要求保護(hù)范圍，均不妨礙做出落入專利權(quán)保護(hù)范圍的結(jié)論。所以從傳統(tǒng)思路來(lái)講，就是以獨(dú)立權(quán)利要求-專利權(quán)的最大保護(hù)范圍作為主張專利權(quán)的依據(jù)，從而進(jìn)行專利訴訟。本案中也正是如此，一審中握奇公司便以兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，作為主張專利權(quán)的依據(jù)。

二、 專利侵權(quán)訴訟的伴生物-無(wú)效程序

但是，專利侵權(quán)訴訟相對(duì)于其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟或其他商事訴訟，其重大區(qū)別是專利侵權(quán)訴訟中作為權(quán)利依據(jù)的涉案專利權(quán)有無(wú)效程序加以制衡。注冊(cè)商標(biāo)雖然也有無(wú)效程序，但注冊(cè)商標(biāo)本身的特性決定了其無(wú)效的可能性非常小。所以以商標(biāo)無(wú)效程序來(lái)應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)訴訟，并不是一個(gè)常規(guī)選項(xiàng)。但是實(shí)踐中，應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)訴訟時(shí)，專利無(wú)效程序及后續(xù)的行政訴訟卻是一個(gè)常規(guī)選項(xiàng)。

三、 專利無(wú)效結(jié)果對(duì)專利侵權(quán)訴訟的影響

通常專利無(wú)效有三個(gè)結(jié)果：一、宣告專利權(quán)全部無(wú)效；二、宣告專利權(quán)部分無(wú)效；三、維持專利權(quán)有效。在第一種情況下直接駁回原告起訴。在第三種情況下，專利侵權(quán)案件繼續(xù)審理，不受影響。第二種情況較為復(fù)雜，很顯然在部分無(wú)效的情況下，獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)會(huì)被宣告無(wú)效；而從屬權(quán)利要求在其符合授權(quán)條件的情況下，在實(shí)務(wù)中主要是創(chuàng)造性條件得以滿足的情況下，能夠予以保留，也就是說(shuō)能夠繼續(xù)作為侵權(quán)訴訟中主張專利權(quán)的依據(jù)。

在部分無(wú)效情況下，如果原告方所依據(jù)的權(quán)利要求均被無(wú)效，而維持有效的權(quán)利要求卻沒(méi)有主張的情況下，法院會(huì)直接駁回原告的起訴。正是隨著大量部分無(wú)效專利案件的發(fā)生，大家逐漸就意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的重要性，此后開(kāi)始對(duì)主權(quán)利要求、并列獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求共同進(jìn)行主張。

四、同時(shí)主張多項(xiàng)權(quán)利要求在司法實(shí)踐中的演變

在司法實(shí)踐中，法官對(duì)此起初持抗拒態(tài)度，因?yàn)橛泻芏鄬＠膹膶贆?quán)利要求較多，在當(dāng)事人均進(jìn)行主張的情況下，既在很大程度上增加了法官的工作量，同時(shí)也并不會(huì)因?yàn)橥瑫r(shí)落入多個(gè)權(quán)利要求保護(hù)范圍而對(duì)侵權(quán)定性、賠償數(shù)額產(chǎn)生影響，所以法官傾向于用獨(dú)立權(quán)利要求來(lái)進(jìn)行審理。而權(quán)利人基于對(duì)專利無(wú)效的顧慮，傾向于用多項(xiàng)甚至全部權(quán)利要求來(lái)進(jìn)行主張。這個(gè)問(wèn)題到了最高法院（2007）民三他字第10號(hào)批復(fù)中予以解決，并在2015年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》確定，認(rèn)可了權(quán)利人選擇權(quán)利要求進(jìn)行主張的權(quán)利。

五、本案中原告訴訟策略得失考

從本案而言，握奇公司選擇了涉案專利的兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行主張并得到了法院高額的賠償支持，但是在之后專利復(fù)審委的無(wú)效程序中，包括兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求在內(nèi)的部分專利無(wú)效，導(dǎo)致了二審階段北京市高級(jí)人民法院輕易就依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》的規(guī)定直接裁定駁回了握奇公司的起訴。

就握奇公司而言，如果其在訴訟中主張更多項(xiàng)甚至全部權(quán)利要求，其中部分權(quán)利要求被無(wú)效，只要被控侵權(quán)物落入一項(xiàng)有效權(quán)利要求的保護(hù)范圍，就不會(huì)被法院逕行駁回起訴。也就是說(shuō)，如果有至少一項(xiàng)權(quán)利要求仍維持有效，且該權(quán)利要求在一審中予以主張，無(wú)論一審法院是否認(rèn)定落入其保護(hù)范圍，二審法院必須對(duì)其進(jìn)行實(shí)體審理然后對(duì)是否侵權(quán)做出實(shí)體判斷。

只要有一項(xiàng)權(quán)利要求維持有效，且被控侵權(quán)物仍然落入其保護(hù)范圍，則二審法院在判決中陳述權(quán)利狀況改變的情況下，仍然應(yīng)該會(huì)做出維持一審專利侵權(quán)判決的判決；即使一審認(rèn)定被控侵權(quán)物不落入其保護(hù)范圍，但是仍然需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審理，并以判決形式認(rèn)定是否落入該權(quán)利要求保護(hù)范圍。這就能夠給原告在商業(yè)上爭(zhēng)取輾轉(zhuǎn)騰挪的時(shí)間。

因?yàn)楣P者不是本案原告，對(duì)涉案被控侵權(quán)物是否落入原告主張的涉案專利的其他從屬權(quán)利要求不能做出確定的判斷。但是，從策略角度來(lái)講，原告應(yīng)該在有可能的情況下主張涉案專利更多的權(quán)利要求，來(lái)加強(qiáng)自己的進(jìn)攻的穩(wěn)定性。使應(yīng)該贏的案子，不用再重新走一遍訴訟程序；可能輸?shù)陌缸?，也能夠?zhēng)取更多緩沖的空間。

需要牢記的是專利侵權(quán)案件實(shí)際上是商戰(zhàn)的一部分，贏，需要干脆利落；輸，也需要步步為營(yíng)，使對(duì)方不能輕易獲勝。

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編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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