探討「日本外觀設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)審查制度」對(duì)我國(guó)的借鑒意義

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作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

原標(biāo)題：日本外觀設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)審查制度及其對(duì)我國(guó)外觀設(shè)計(jì)審查的借鑒意義探討

外觀設(shè)計(jì)因其不需要如發(fā)明那樣通過(guò)實(shí)質(zhì)審查過(guò)程即可獲得授權(quán)，成為我國(guó)專利“注水”的重災(zāi)區(qū)。為此，2013年9月13日國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)2010版《專利審查指南》做出了如下修改[1]，進(jìn)一步嚴(yán)格了對(duì)外觀設(shè)計(jì)的審查工作：

將第一部分第三章第8節(jié)修改為：

8．根據(jù)專利法第二十三條第一款的審查

初步審查中，審查員對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定進(jìn)行審查。審查員可以根據(jù)其獲得的有關(guān)現(xiàn)有設(shè)計(jì)或抵觸申請(qǐng)的信息，審查外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。

外觀設(shè)計(jì)可能涉及非正常申請(qǐng)的，例如明顯抄襲現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者重復(fù)提交內(nèi)容明顯實(shí)質(zhì)相同的專利申請(qǐng)，審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢索獲得的對(duì)比文件或者其他途徑獲得的信息，審查外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。

但根據(jù)上述修改，除非外觀設(shè)計(jì)明顯系抄襲或重復(fù)提交“灌水”的申請(qǐng)，否則審查員在對(duì)外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行審查過(guò)程中仍然沒(méi)有義務(wù)進(jìn)行檢索以確認(rèn)該外觀設(shè)計(jì)是否“不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公告的專利文件中”或者“與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”[2]。

筆者認(rèn)為這導(dǎo)致了以下問(wèn)題：

一、是否“明顯抄襲現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者重復(fù)提交內(nèi)容明顯實(shí)質(zhì)相同的專利申請(qǐng)”主要依賴于審查員的主觀判斷，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，容易導(dǎo)致對(duì)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)人的不同尺度對(duì)待，引發(fā)申請(qǐng)人不滿情緒；

二、檢索現(xiàn)有設(shè)計(jì)并與之對(duì)比沒(méi)有成為審查員的義務(wù)，從審查員角度來(lái)說(shuō)，“多一事不如少一事”，難以有動(dòng)力去對(duì)“灌水”外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，不利于從根本上遏制通過(guò)外觀設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)行“專利灌水”的行為；

三、沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)審查即獲得授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)缺乏公信力和公權(quán)力的“背書”，這導(dǎo)致“與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”的審查過(guò)程實(shí)際上放在了后續(xù)無(wú)效、訴訟等維權(quán)過(guò)程中，實(shí)際上加重了權(quán)利人在維權(quán)過(guò)程中的負(fù)擔(dān)。

筆者冒昧揣測(cè)外觀設(shè)計(jì)沒(méi)有引入實(shí)質(zhì)審查制度的原因可能有如下方面：

一、我國(guó)專利申請(qǐng)量多年位居世界首位，專利申請(qǐng)量大，2017年度僅僅發(fā)明專利申請(qǐng)即達(dá)到138.2萬(wàn)件[3]，專利審查員工作量接近飽和，負(fù)擔(dān)沉重，而國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局短時(shí)間內(nèi)難以組織更多力量提高外觀設(shè)計(jì)審查水平；

二、外觀設(shè)計(jì)是“對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”[4]，這導(dǎo)致在外觀設(shè)計(jì)與發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖啾龋绻M(jìn)行實(shí)質(zhì)審查則主觀判斷占了很大比例，尺度難以如發(fā)明或?qū)嵱眯滦湍敲淳珳?zhǔn)，容易引發(fā)申請(qǐng)人的不滿。

“他山之石，可以為錯(cuò)；他山之石，可以攻玉”，筆者認(rèn)為適當(dāng)借鑒外國(guó)外觀設(shè)計(jì)審查制度無(wú)疑有助于我國(guó)外觀設(shè)計(jì)審查水平的提高，并進(jìn)而促進(jìn)真正有水平的外觀設(shè)計(jì)的涌現(xiàn)，維護(hù)真正有市場(chǎng)價(jià)值的外觀設(shè)計(jì)權(quán)利人的合法權(quán)益。其中，日本是少數(shù)存在對(duì)外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查制度的國(guó)家，并進(jìn)行了多年行之有效的實(shí)踐，學(xué)習(xí)借鑒日本外觀設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)審查制度，特別是其“創(chuàng)作非容易性”審查制度，對(duì)改進(jìn)我國(guó)外觀設(shè)計(jì)審查制度具有重要借鑒意義。

一、日本外觀設(shè)計(jì)審查的整體流程

下圖1[5]所示流程圖為日本《外觀設(shè)計(jì)審查基準(zhǔn)》第12部分“審查的推薦方法”對(duì)于日本外觀設(shè)計(jì)流程的歸納總結(jié)，其中可以看出，進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，對(duì)新穎性和創(chuàng)作非容易性進(jìn)行審查是外觀設(shè)計(jì)授權(quán)的必經(jīng)階段，且審查員必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)計(jì)進(jìn)行檢索：

圖1

二、日本外觀設(shè)計(jì)權(quán)“創(chuàng)作非容易性”審查的法律依據(jù)

日本《外觀設(shè)計(jì)法》第三條第二款就外觀設(shè)計(jì)授權(quán)所需的“創(chuàng)作非容易性”規(guī)定如下：

在外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)申請(qǐng)之前，具有該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域的常規(guī)知識(shí)的人基于日本國(guó)內(nèi)或者外國(guó)公開為人所知的形狀、圖案或者色彩或者它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作外觀設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)于該外觀設(shè)計(jì)（除前條各款所載），不受前條的規(guī)定，不能獲得外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)（意匠登録出願(yuàn)前にその意匠の屬する分野における通常の知識(shí)を有する者が日本國(guó)內(nèi)又は外國(guó)において公然知られた形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結(jié)合に基づいて容易に意匠の創(chuàng)作をすることができたときは、その意匠（前項(xiàng)各號(hào)に掲げるものを除く。)については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、意匠登録を受けることができない）。

三、日本外觀設(shè)計(jì)權(quán)“創(chuàng)作非容易性”審查的具體標(biāo)準(zhǔn)

2017年3月31日最新修訂后的日本《外觀設(shè)計(jì)審查標(biāo)準(zhǔn)》第二部分“外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)要素”（日語(yǔ)原文：意匠登録の要件）第三章“創(chuàng)作非容易性”（ 日語(yǔ)原文：創(chuàng)作非容易性）將外觀設(shè)計(jì)分為置換的外觀設(shè)計(jì)（日語(yǔ)原文：置換の意匠）、拼湊的外觀設(shè)計(jì)（日語(yǔ)原文：寄せ集めの意匠）、通過(guò)配置的變換而成的外觀設(shè)計(jì)（日語(yǔ)原文：配置の変更による意匠）、通過(guò)構(gòu)成比率的變化或連續(xù)的單位的數(shù)目的增減而成的外觀設(shè)計(jì)（日語(yǔ)原文：構(gòu)成比率の変更又は連続する?yún)g位の數(shù)の増減による意匠）、不過(guò)將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合幾乎原樣不變地表現(xiàn)的外觀設(shè)計(jì)（日語(yǔ)原文：公然知られた形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結(jié)合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠）、通過(guò)商業(yè)慣例方面的轉(zhuǎn)用而成的外觀設(shè)計(jì)（商慣行上の転用による意匠）六類，并分別舉出了實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明。

1.置換的外觀設(shè)計(jì)

日本《外觀設(shè)計(jì)審查基準(zhǔn)》第2部分“外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)的要素”第3章“創(chuàng)作非容易性”之23.5.1節(jié)“置換的外觀設(shè)計(jì)”指出：

所謂置換，是指將外觀設(shè)計(jì)的構(gòu)成要素的一部分置換為其他外觀設(shè)計(jì)。

僅僅通過(guò)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)習(xí)見(jiàn)的手法，將公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)（與基于廣泛為人所知的外觀設(shè)計(jì)的情況相同。下同。）的特定的構(gòu)成要素置換為其他公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)而構(gòu)成的外觀設(shè)計(jì)。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)定為作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

并具體舉了如下圖2作為實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域中，僅僅將公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)的裝飾板部分置換為其他裝飾板而構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是習(xí)見(jiàn)的手法。

圖2

2.拼湊的外觀設(shè)計(jì)

關(guān)于拼湊的外觀設(shè)計(jì)，該章第23.5.2“拼湊的外觀設(shè)計(jì)”指出：

所謂拼湊，是指將多個(gè)外觀設(shè)計(jì)組合而構(gòu)成一個(gè)外觀設(shè)計(jì)。

僅僅通過(guò)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)習(xí)見(jiàn)的手法將多個(gè)公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)拼湊而成的外觀設(shè)計(jì)。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)定為作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，能夠容易地基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合容易創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

并舉出如下圖3作為實(shí)例加以說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域中，將各種各樣的具體物等作為基體，在其一部分上嵌入鐘表，以及在大致圓板基體部分的中心嵌入鐘表，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是習(xí)見(jiàn)手法。

圖3

3.通過(guò)配置的變換而成的外觀設(shè)計(jì)

關(guān)于通過(guò)置換的變更而得的外觀設(shè)計(jì)，該章第23.5.3節(jié)指出：

不過(guò)是通過(guò)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)習(xí)見(jiàn)的手法將公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)的構(gòu)成要素的配置進(jìn)行改變的意匠。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)為是作為本領(lǐng)域技術(shù)人員基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

并舉出如下圖4作為實(shí)例并加以說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)的所屬領(lǐng)域中，在公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)的通常使用狀態(tài)下將平衡器顯示部分和放大器操作部分的配置進(jìn)行變化對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是習(xí)見(jiàn)的手法。

圖4

4.通過(guò)構(gòu)成比率的變化或連續(xù)的單位的數(shù)目的增減而成的外觀設(shè)計(jì)

關(guān)于通過(guò)構(gòu)成比例的變化或連續(xù)的單位的數(shù)目的增減而得的外觀設(shè)計(jì)，該章第23.5.4節(jié)指出：

僅僅是通過(guò)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)習(xí)見(jiàn)的手法改變公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)的全部或者一部分的構(gòu)成比率或者公然為人所知的外觀設(shè)計(jì)的重復(fù)連續(xù)的構(gòu)成要素的單位的數(shù)目的外觀設(shè)計(jì)。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)定為作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

并舉出如下圖5作為實(shí)例并加以說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域中，將警告燈單位體的重排的數(shù)目進(jìn)行適當(dāng)增減對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是習(xí)見(jiàn)手法。

圖5

5.不過(guò)將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合幾乎原樣不變地表現(xiàn)的外觀設(shè)計(jì)

關(guān)于不過(guò)將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合原樣發(fā)表的外觀設(shè)計(jì)，該章第23.5.4節(jié)指出：

所謂不過(guò)將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合幾乎原樣不變地表現(xiàn)的外觀設(shè)計(jì)，是指通過(guò)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)不過(guò)將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合幾乎原樣不變地表達(dá)為物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合這樣的手法而創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)定為作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

其并舉出如下圖6作為實(shí)例并加以說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)的所屬領(lǐng)域中，將其前端設(shè)置為各種各樣的幾何形狀是通常進(jìn)行的手法。

圖6

6.通過(guò)商業(yè)慣例方面的轉(zhuǎn)用而成的外觀設(shè)計(jì)

關(guān)于“通過(guò)商業(yè)慣例方面的轉(zhuǎn)用而成的外觀設(shè)計(jì)”，該章第23.5.6節(jié)指出：

在不類似的物品之間存在對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)屬于轉(zhuǎn)用的商業(yè)慣例這樣的習(xí)見(jiàn)手法時(shí)，為轉(zhuǎn)用的外觀設(shè)計(jì)。

像這樣的外觀設(shè)計(jì)被認(rèn)定為作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，基于作為該轉(zhuǎn)用的基礎(chǔ)的公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合而能夠容易地創(chuàng)作的外觀設(shè)計(jì)。

所謂轉(zhuǎn)用，不僅僅是將某物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合表達(dá)為與其不類似的物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合，還包括對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，在外觀設(shè)計(jì)的創(chuàng)作過(guò)程中迫于技術(shù)或經(jīng)濟(jì)原因而作出的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合的變化，不過(guò)是基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合任何人均可施加的程度的變形、這樣作出的變形在該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域中已經(jīng)成為常態(tài)化的變形。

并舉出如下圖7作為實(shí)例并加以說(shuō)明：

在該外觀設(shè)計(jì)所屬領(lǐng)域中，將所制造食品的形狀模仿為器物或動(dòng)植物等的形狀對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)屬于商業(yè)慣例方面的應(yīng)用。

圖7

四、審查員的舉證責(zé)任

代理人和申請(qǐng)人在答復(fù)發(fā)明專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)通知書時(shí)常常頭痛于審查員在沒(méi)有檢索到權(quán)利要求中的某技術(shù)特征時(shí)常常將其歸類于“本領(lǐng)域的公知常識(shí)”、“慣用技術(shù)手段”從而否定技術(shù)方案的創(chuàng)造性。與發(fā)明相比，由于外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)是否存在顯著區(qū)別的判斷對(duì)主觀判斷的依賴性明顯更強(qiáng)，如果審查員將申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)與檢索到的外觀設(shè)計(jì)之間的區(qū)別點(diǎn)歸類為“容易想到的”、“慣常設(shè)計(jì)”則對(duì)申請(qǐng)人顯得特別不利。對(duì)此，日本特許廳對(duì)審查員的權(quán)限進(jìn)行了限制，該章第23.7節(jié)“對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)慣用方法的提示（日語(yǔ)原文：當(dāng)業(yè)者にとってありふれた手法であることの提示）”指出：

依據(jù)（日本）外觀設(shè)計(jì)法第3條第2款之規(guī)定發(fā)出拒絕理由通知時(shí)，原則上，需要向申請(qǐng)人提示具體事實(shí)，顯示對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)屬于慣用方法。

但是，如果對(duì)于審查員來(lái)說(shuō)，該方法對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)屬于慣用方法被認(rèn)定為顯著事實(shí)的情況下，例如在玩具業(yè)界，將汽車本體原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)用到汽車玩具這樣的情況下，不必進(jìn)行該提示。

結(jié)語(yǔ)

綜上，筆者認(rèn)為短期內(nèi)迅速將實(shí)質(zhì)審查制度引入我國(guó)外觀設(shè)計(jì)的審查與授權(quán)過(guò)程中由于客觀條件的制約，是具有相當(dāng)難度的，但學(xué)習(xí)借鑒他國(guó)例如日本在外觀設(shè)計(jì)審查方面的制度建設(shè)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)無(wú)疑對(duì)推動(dòng)提升我國(guó)外觀設(shè)計(jì)整體水平，保護(hù)真正具有市場(chǎng)價(jià)值的外觀設(shè)計(jì)，抑制專利“灌水”現(xiàn)象，促進(jìn)誕生一批如“熊本熊”那樣能夠帶動(dòng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外觀設(shè)計(jì)方面是具有重要意義的。

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作者：張建鵬  北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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