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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：佑斌
供稿：專利分析與布局微信平臺(tái)
原標(biāo)題：西電捷通Vs 索尼專利侵權(quán)案：Claim Chart與NDA引發(fā)的血案
近日，西電捷通公司訴索尼中國公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案二審判決書出爐。北京高院判決駁回上訴，維持一審北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院原判。索尼中國公司立即停止實(shí)施侵犯西電捷通公司第ZL02139508.X號(hào)“一種無線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”發(fā)明專利權(quán)的涉案行為，并按照許可費(fèi)的三倍標(biāo)準(zhǔn)賠償西電捷通公司損失共計(jì) 900 余萬元。此案因其涉及侵權(quán)、費(fèi)率和停止侵權(quán)內(nèi)容，故被業(yè)界稱為中國首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)專利侵權(quán)案，或中國標(biāo)準(zhǔn)專利第一案。
最近，西電捷通公司訴索尼中國公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案二審判決塵埃落定，北京高院駁回索尼上訴，維持北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決結(jié)果：
1、索尼中國公司立即停止實(shí)施侵犯西電捷通公司第ZL02139508.X號(hào)“一種無線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”發(fā)明專利權(quán)的涉案行為；
2、索尼中國公司賠償西電捷通公司經(jīng)濟(jì)損失八百六十二萬九千一百七十三元；
3、索尼中國公司賠償西電捷通公司合理支出四十七萬四千一百九十四元；
4、駁回西電捷通公司的其他訴訟請(qǐng)求。
北京高院二審裁定：
駁回上訴，維持原判。
關(guān)于案件判決的詳細(xì)內(nèi)容，讀者可以參見一審和二審判決書。讓筆者感興趣的是該案之前的專利許可談判過程，似乎與尋常的不同，從2009年3月至2015年3月，雙方長達(dá)6年的協(xié)商過程如下：
2009年3月25日，西電捷通公司回復(fù)了索尼中國公司企業(yè)名稱變更前的索尼愛立信移動(dòng)通信（中國）有限公司（簡稱索尼愛立信中國公司）有關(guān)WAPI的咨詢，包括WAI、AS的功能，技術(shù)合作模式、保密合同的簽訂等。
2009年3月26日至4月7日，雙方就簽署保密合同的相關(guān)事宜進(jìn)行多次溝通。
2009年5月31日，索尼愛立信中國公司要求西電捷通公司“提供一個(gè)你們認(rèn)為我們需要獲得授權(quán)的專利清單作為討論的起點(diǎn)”。隨后，西電捷通公司向索尼愛立信中國公司提供了專利許可清單作為附件，包含了WAPI技術(shù)或者為實(shí)施WAPI技術(shù)的專利，共51項(xiàng)。
2009年7月14日，索尼愛立信中國公司稱其已經(jīng)對(duì)西電捷通公司的專利清單進(jìn)行了內(nèi)部的調(diào)查、評(píng)估，認(rèn)為“到目前為止，我們沒有發(fā)現(xiàn)任何理由去獲得附件專利的授權(quán)。如果你們認(rèn)為這個(gè)授權(quán)是必要的，請(qǐng)?zhí)峁┪覀兏嘈畔⒑鸵环菰敿?xì)的權(quán)利要求對(duì)照表?！?br/>
2009年7月17日，西電捷通公司表示“根據(jù)我們過去的許可經(jīng)驗(yàn)，你們應(yīng)該決定是否需要為你們的產(chǎn)品獲得西電捷通的專利許可，而不是西電捷通提供給你們?cè)敿?xì)的權(quán)利要求對(duì)照表”。
2009年8月19日，索尼愛立信中國公司表示“手機(jī)包含了很多元器件且包含很多特征。有些特征完全包含在手機(jī)內(nèi)部，而其他一些特征要求手機(jī)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施組件交互。因而，為了使我們?nèi)ネ瓿稍u(píng)估和更多地全面理解您和您的委托人關(guān)心的問題，我們需要你們提供其他的包含詳細(xì)權(quán)利要求對(duì)照表資料，將您的委托人專利的描述范圍的逐個(gè)元素與索尼移動(dòng)特定產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)照。”“沒有你們提供的資料，我們對(duì)你們的主張進(jìn)行全面評(píng)估的能力是有限的。盡管如此，我們已經(jīng)基于我們對(duì)這些專利的理解進(jìn)行了我們內(nèi)部的評(píng)估，在我們所知的最大范圍內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)任何有效的和被侵犯的專利權(quán)利要求。如果你們認(rèn)為這個(gè)結(jié)果不正確，我們樂意審查詳細(xì)的解釋了你們的主張的權(quán)利要求對(duì)照表?！?br/>
2009年11月4日，索尼愛立信中國公司表示不認(rèn)同其現(xiàn)在或者計(jì)劃中的產(chǎn)品用到了WAPI專利，“如果西電捷通有相反意見并且提供給我們權(quán)利要求對(duì)照表或者客觀的證據(jù)證明你們的專利，我們將樂意評(píng)估這些信息和進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。如果西電捷通不提供這些證據(jù)，我們將認(rèn)為這件事情已經(jīng)結(jié)束?！?br/>
2012年3月23日，經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)，索尼愛立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國）有限公司企業(yè)名稱變更為索尼移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國）有限公司。
2012年6月6日，西電捷通公司表示雙方2009年簽署的保密合同繼續(xù)有效，并向索尼中國公司提供了專利許可合同（中英文版）。
2012年6月15日，索尼中國公司表示專利許可已交由總部處理。
2012年8月8日，索尼中國公司總部重申了索尼中國公司在2009年11月的主張，“我們沒有發(fā)現(xiàn)索尼移動(dòng)需要獲得西電捷通專利授權(quán)許可的理由。希望西電捷通能夠提供權(quán)利要求對(duì)照表。”
2012年11月27日，索尼中國公司總部表示“如果西電捷通提供權(quán)利要求對(duì)照表或其他客觀證據(jù)證明他們的專利是相關(guān)的，我們?cè)敢鈴?fù)核這些信息，并開展進(jìn)一步調(diào)查。如果西電捷通缺少這樣的證據(jù)，我們考慮結(jié)束這件事情?！?br/>
2012年12月3日，西電捷通公司對(duì)索尼中國公司總部要求的權(quán)利要求對(duì)照表進(jìn)行了解釋，表示“為避免不必要的糾紛，我們通常不提供給被許可方CC（權(quán)利要求對(duì)照表）。但這并不意味著我們什么都不做。我們非常熟悉我們的專利和WAPI標(biāo)準(zhǔn)，如果被許可方需要我們?cè)敢馓峁┤魏魏侠淼膸椭?。一款符合WAPI標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品必須實(shí)現(xiàn)WAPI標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)內(nèi)容，我們專利的要求完全覆蓋WAPI標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容?！薄八髂嵋苿?dòng)手機(jī)有三十多款產(chǎn)品符合WAPI標(biāo)準(zhǔn)。從這一點(diǎn)上看，你的產(chǎn)品已經(jīng)侵犯我們的專利。”西電捷通公司提供了索尼中國公司部分產(chǎn)品的信息。
2013年1月18日，索尼中國公司總部重申了其2012年11月27日的意見，并表示“索尼移動(dòng)對(duì)西電捷通的專利進(jìn)行了分析，我們還沒有識(shí)別出這些專利和我們的產(chǎn)品是相關(guān)的。因此我們不需要尋求西電捷通的專利組合許可。”
2014年12月4日至2014年12月23日，雙方就權(quán)利要求對(duì)照表、保密協(xié)議及專利許可事項(xiàng)多次溝通。西電捷通公司表示愿意在簽署保密協(xié)議的基礎(chǔ)上“考慮提供權(quán)利要求對(duì)照表”，索尼中國公司要求西電捷通公司“在沒有保密協(xié)議的基礎(chǔ)上提供權(quán)利要求對(duì)照表”，西電捷通公司表示“我們已經(jīng)準(zhǔn)備好給你們權(quán)利要求對(duì)照表，如果你們堅(jiān)持在沒有保密協(xié)議的情況下得到我們的保密信息（至少西電捷通的觀點(diǎn)），不是西電捷通在拖延許可談判。”
2015年1月8日，西電捷通公司確認(rèn)2009年簽署的保密協(xié)議“可以覆蓋到保護(hù)披露給索尼愛立信移動(dòng)各方關(guān)聯(lián)企業(yè)的保密信息”，并表示如果索尼中國公司總部“可以郵件確認(rèn)對(duì)該保密協(xié)議期限的延長，我們可以將權(quán)利要求對(duì)照表立即發(fā)給你們”。
2015年1月9日，索尼中國公司總部表示“無論如何，索尼移動(dòng)再次要求你們提供沒有任何保密信息的權(quán)利要求對(duì)照表來呈現(xiàn)你們主張的基礎(chǔ)，或者非常概況地描述一下你們希望在權(quán)利要求對(duì)照表中在保密狀態(tài)下需要保護(hù)的信息?！?br/>
2015年3月5日，西電捷通公司表示依然等待索尼中國公司的回復(fù)。
2014年9月22日、2015年3月5日，西電捷通公司向索尼中國公司郵寄書面版本的《關(guān)于盡快獲得專利許可的告知函》，其中記載：我們注意到，貴司已發(fā)布的多款產(chǎn)品使用了WAPI技術(shù)，實(shí)施了我司的有關(guān)專利。我們感謝貴公司使用我公司技術(shù)，并相信貴公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)持尊重態(tài)度，故愿意以友好的方式向貴公司告知上述信息。請(qǐng)貴司盡快與我司聯(lián)系，簽訂WAPI專利許可合同，獲得實(shí)施WAPI技術(shù)的相關(guān)專利許可。
2015年3月13日，索尼中國公司表示“索尼移動(dòng)可以接受《保密協(xié)議》第1至10條的約定內(nèi)容，前提是西電捷通向我們提供侵權(quán)分析表?！侗Ｃ軈f(xié)議》第1至10條應(yīng)于索尼移動(dòng)收到西電捷通提供的侵權(quán)分析表之日起生效。索尼移動(dòng)現(xiàn)階段不能接受西電捷通作出的其它陳述。明確起見，索尼移動(dòng)在全面評(píng)估西電捷通主張的專利并認(rèn)定該等專利具有合理價(jià)值前，不能與西電捷通進(jìn)行任何商業(yè)談判?！?br/>
2014年12月4日，署名為“王麗珍”的西電捷通公司員工給署名為“Kojima，Takeru”的索尼中國公司員工發(fā)郵件稱：…我們能充分理解你們對(duì)權(quán)利要求對(duì)照表的需求。如你們所指，權(quán)利要求對(duì)照表屬于保密信息，同時(shí)也為了我們之間進(jìn)一步的交流，我們建議雙方簽署保密協(xié)議。簽署保密協(xié)議后，我們將考慮提供權(quán)利要求對(duì)照表給你們?！?br/>
2014年12月10日，署名為“Kojima，Takeru”的索尼中國公司員工回復(fù)郵件稱：…索尼移動(dòng)很高興你們表示你們?nèi)胬斫馑髂嵋苿?dòng)需要詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表來全面評(píng)估你們的主張。然而，索尼移動(dòng)不同意所需要的權(quán)利要求對(duì)照表和信息包含任何保密信息。因?yàn)槌尸F(xiàn)專利的價(jià)值是專利權(quán)人的責(zé)任，索尼移動(dòng)認(rèn)為在當(dāng)前的評(píng)估階段來簽署保密協(xié)議時(shí)不必要的。因此，索尼移動(dòng)想要讓你們?cè)跊]有保密協(xié)議的基礎(chǔ)上提供權(quán)利要求對(duì)照表。…
2014年12月23日，王麗珍回復(fù)郵件稱：…在有保密協(xié)議的情況下，一個(gè)詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表可以發(fā)給你們?cè)u(píng)估。我們不能理解，除非是故意拖延，你們?yōu)槭裁淳芙^簽署保密協(xié)議，盡管你們認(rèn)為它不是保密信息。我們的專利和標(biāo)準(zhǔn)可以公開途徑得到。西電捷通沒有義務(wù)提供權(quán)利要求對(duì)照表。如果你們認(rèn)為權(quán)利要求對(duì)照表不是保密信息，你們可以從公共領(lǐng)域得到它。在我們的保密協(xié)議中，很明確的是公開獲得的信息不是保密信息?！瓫]有保密協(xié)議，西電捷通根本沒有理由主張保密?！傊瑳]有保密協(xié)議，抱歉不能給出詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表。我們想要再次澄清：我們已經(jīng)準(zhǔn)備好給你們權(quán)利要求對(duì)照表，如果你們堅(jiān)持在沒有保密協(xié)議的情況下得到我們的保密信息（至少西電捷通的觀點(diǎn)），不是西電捷通在拖延許可談判。…
2015年1月8日，王麗珍再次回復(fù)郵件稱：…我們檢查了我們的檔案，發(fā)現(xiàn)索尼移動(dòng)通信（中國）有限公司的前身，索尼愛立信移動(dòng)（中國）有限公司與我們?cè)?009年簽署了保密協(xié)議，該保密協(xié)議可以覆蓋到保護(hù)披露給索尼愛立信移動(dòng)各方關(guān)聯(lián)企業(yè)的保密信息。但遺憾的是，這個(gè)保密協(xié)議已經(jīng)于2014年4月9日到期了。為促進(jìn)我們的商談，我們?cè)诖舜_認(rèn)西電捷通同意對(duì)附件的保密協(xié)議的期限再延長5年（到期時(shí)間：2019年4月9日）。如果你們可以郵件確認(rèn)對(duì)保密協(xié)議期限的延長，我們可以將權(quán)利要求對(duì)照表立刻發(fā)給你們?！?br/>
2015年1月9日，“Kojima，Takeru”回復(fù)郵件確認(rèn)了存在一份郵件所述的保密協(xié)議，但稱：…無論如何，索尼移動(dòng)在此要求你們提供沒有任何保密信息的權(quán)利要求對(duì)照表來呈現(xiàn)你們主張的基礎(chǔ)，或者非常概括地描述一下你們希望在權(quán)利要求對(duì)照表中在保密狀態(tài)下需要保護(hù)的信息?！?br/>
2015年1月14日，王麗珍回復(fù)郵件稱：…但很遺憾，該協(xié)議已經(jīng)于2014年4月9日到期。如果您能通過電子郵件（i）確認(rèn)該協(xié)議的期限再延長5年，或者（ⅱ）確認(rèn)索尼移動(dòng)自您發(fā)出郵件之日起同意該協(xié)議第1條至第10條的內(nèi)容，我們將立刻向您發(fā)送權(quán)利要求對(duì)照表。西電捷通確認(rèn)：在收到您的上述任何確認(rèn)后，西電捷通也受該協(xié)議條款的約束?！?br/>
2015年8月1日，“Kojima，Takeru”回復(fù)郵件稱：…我跟進(jìn)我2015年3月13日給你發(fā)的郵件。近期，我們注意到西電捷通向索尼移動(dòng)通信（中國）有限公司發(fā)起了一個(gè)訴訟。我們得知你們的舉動(dòng)后很吃驚也很失望。因?yàn)槲覀冋谂c你們就保密協(xié)議的問題進(jìn)行溝通以便與西電捷通進(jìn)行詳細(xì)的討論。如你所知，在我最后的一封郵件中，我明確地說明我們索尼移動(dòng)同意你們關(guān)于對(duì)西電捷通與索尼愛立信移動(dòng)通信（中國）有限公司已經(jīng)到期的保密協(xié)議的延期建議，從我們那時(shí)就一直在等著收到你們進(jìn)一步的消息。我們想要讓你們解釋一下，為什么在我們對(duì)你們提議的正面反饋的3個(gè)月后，沒有事先通知的情況下你們突然提起訴訟?！?br/>
在長達(dá)6年的專利許可談判中，雙方幾乎都在糾結(jié)權(quán)利要求對(duì)照表和保密協(xié)議的事情，這也就專利許可涉及到的基本文件claimchart和NDA（non-disclosure agreement）。
在標(biāo)準(zhǔn)專利許可中，一般許可方會(huì)發(fā)布相關(guān)專利的清單，也有的不公開發(fā)布，需要單獨(dú)索取，例如類似WIFI的標(biāo)準(zhǔn)專利許可方Sisvel就公開了相關(guān)的專利清單，而Vectis就未公開，需要單獨(dú)聯(lián)系才可以獲得，但一般在這一步還不需要簽訂NDA，西電捷通也對(duì)外公開了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利清單。
問題就出在claim chart和簽署NDA上，在多數(shù)的許可流程中，簽署NDA和提供claim chart本是標(biāo)準(zhǔn)的流程，然后雙方針對(duì)claim chart和許可費(fèi)進(jìn)行談判。
但是這個(gè)案子有意思的地方是，從2009年到2013年這四年時(shí)間，雙方都在爭論要不要提供claim chart的問題，從2013年到2015年這兩年雙方都在爭論是否先簽訂NDA然后提供claim chart的問題。
最后的結(jié)果就是引發(fā)了訴訟，可以說這是一起claim chart和NDA引發(fā)的血案。
我們先來看看claim chart是什么東西，claim chart中文翻譯一般是權(quán)利要求對(duì)照表或者侵權(quán)對(duì)照表，就是將專利的權(quán)利要求特征與涉案的產(chǎn)品的技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)，當(dāng)然有各種形式，這在專利許可中一般屬于保密信息，很少有許可方愿意在沒有簽署NDA的情況愿意提供claim chart，所以在網(wǎng)絡(luò)上一般很少能看到許可中用到的claim chart，對(duì)于許可方claim chart寫得好至關(guān)重要，claim chart也是雙方談判的基礎(chǔ)。
我們不妨先看兩份網(wǎng)上公開的claim chart，蘋果公司起訴HTC和黑莓起訴facebook的claim chart:
蘋果起訴HTC的claim chart
黑莓起訴Facebook的claim chart
Claim chart可以有各種形式，但claim chart直接反應(yīng)許可方對(duì)專利與產(chǎn)品的理解，顯然涉及到眾多值得保密的信息，許多信息甚至需要大量的反向工程才可以獲得，如果claimchart公開了顯然對(duì)許可方不利。所以許可方要求在提供claim chart之前簽署NDA也理所當(dāng)然。
可能被許可方索尼認(rèn)為西電的claim chart比較難寫，因?yàn)樵摍?quán)利要求的侵權(quán)需要移動(dòng)終端MT、接入點(diǎn)AP、以及認(rèn)證服務(wù)器AS三方合作完成，該專利的權(quán)利要求如下：
一種無線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法，其特征在于，接入認(rèn)證過程包括如下步驟：
步驟一，移動(dòng)終端MT將移動(dòng)終端MT的證書發(fā)往無線接入點(diǎn)AP提出接入認(rèn)證請(qǐng)求；
步驟二，無線接入點(diǎn)AP將移動(dòng)終端MT證書與無線接入點(diǎn)AP證書發(fā)往認(rèn)證服務(wù)器AS提出證書認(rèn)證請(qǐng)求；
步驟三，認(rèn)證服務(wù)器AS對(duì)無線接入點(diǎn)AP以及移動(dòng)終端MT的證書進(jìn)行認(rèn)證；
步驟四，認(rèn)證服務(wù)器AS將對(duì)無線接入點(diǎn)AP的認(rèn)證結(jié)果以及將對(duì)移動(dòng)終端MT的認(rèn)證結(jié)果通過證書認(rèn)證響應(yīng)發(fā)給無線接入點(diǎn)AP，執(zhí)行步驟五；若移動(dòng)終端MT認(rèn)證未通過，無線接入點(diǎn)AP拒絕移動(dòng)終端MT接入；
步驟五，無線接入點(diǎn)AP將無線接入點(diǎn)AP證書認(rèn)證結(jié)果以及移動(dòng)終端MT證書認(rèn)證結(jié)果通過接入認(rèn)證響應(yīng)返回給移動(dòng)終端MT；
步驟六，移動(dòng)終端MT對(duì)接收到的無線接入點(diǎn)AP證書認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行判斷；若無線接入點(diǎn)AP認(rèn)證通過，執(zhí)行步驟七；否則，移動(dòng)終端MT拒絕登錄至無線接入點(diǎn)AP；
步驟七，移動(dòng)終端MT與無線接入點(diǎn)AP之間的接入認(rèn)證過程完成，雙方開始進(jìn)行通信。”
在前四年的時(shí)間不斷要求許可方西電捷通提供claim chart，許可方最后愿意提供claim chart，索尼要求提供非保密的claimchart，這種利用NDA進(jìn)行拖延的戰(zhàn)術(shù)顯然激怒了西電捷通，引發(fā)了訴訟。
這是一起典型的claim chart與NDA引發(fā)的血案，值得研究。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：佑斌
供稿：專利分析與布局微信平臺(tái)
編輯：IPRdaily趙珍 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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