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原標(biāo)題：最高院改判：“東風(fēng)”定牌加工不侵權(quán)
最高人民法院日前作出（2016）最高法民再339號民事判決書，撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決，認(rèn)定再審申請人常佳公司的定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。理由在于上柴公司已履行適當(dāng)審慎的注意義務(wù)，且不對涉案商標(biāo)造成實(shí)質(zhì)性損害。
2018年4月8日最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書：最高院撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決，維持江蘇省常州市中級人民法院（2014）常知民初字第1號民事判決，認(rèn)定再審申請人常佳公司的定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
一、最高院改判文書
點(diǎn)評：定了！最高院認(rèn)為“涉外定牌加工”不侵權(quán)。
二、審理經(jīng)過
1、一審：常州中院（不侵權(quán)）
常州中院認(rèn)為：常佳公司依照委托人提供的印尼商標(biāo)證書生產(chǎn)制造涉案柴油機(jī)配件且全部出口印尼，其在我國境內(nèi)不進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用行為，故常佳公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。遂判決駁回上柴公司的訴訟請求。
2、二審：江蘇高院（侵權(quán)）
江蘇高院采用了“必要審查注意義務(wù)”的裁判標(biāo)準(zhǔn)，即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案東風(fēng)商標(biāo)為馳名商標(biāo)且印尼商標(biāo)持有人有搶注嫌疑，仍受托定牌生產(chǎn)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，實(shí)質(zhì)性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
3、再審：最高院（不侵權(quán)）
最高人民法院認(rèn)為：在經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益緊密的情況下，人民法院審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合國際經(jīng)貿(mào)形勢發(fā)展的客觀實(shí)際，對特定時(shí)期特定市場的交易形式進(jìn)行具體分析，才能更準(zhǔn)確的適用法律。就本案而言，再審申請人常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據(jù)印尼PT ADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)生產(chǎn)柴油機(jī)及組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產(chǎn)和出口過程中，相關(guān)識別指向的均是作為委托人的印尼PT ADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托人未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成實(shí)質(zhì)性損害，一般情況下不宜認(rèn)定常佳公司的定牌加工行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。綜上，二審判決認(rèn)定常佳公司侵犯上柴公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的事實(shí)依據(jù)不足，適用法律偏頗，依法應(yīng)予糾正。
點(diǎn)評：實(shí)際上，在再審案中，最高人民法院對江蘇高院確立的“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”標(biāo)準(zhǔn)給予了認(rèn)可。但是在“東風(fēng)”案中，最高院并不認(rèn)可江蘇高院關(guān)于“常佳公司涉外定牌加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性損害”的判斷，故而，改判常佳公司不侵權(quán)。
三、司法判例的梳理
1、最高院PRETUL案
最高人民法院認(rèn)為，《商標(biāo)法》保護(hù)商標(biāo)的基本功能，是保護(hù)其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。也就是說，是否破壞商標(biāo)的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用，并非《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實(shí)際意義。
亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為《商標(biāo)法》意義上的使用行為。
點(diǎn)評：該案中，最高院直接認(rèn)定涉外定牌加工行為不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為，一律不侵權(quán)。
2、最高院“東風(fēng)”案
最高人民法院認(rèn)為：再審申請人常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據(jù)印尼PT ADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)生產(chǎn)柴油機(jī)及組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產(chǎn)和出口過程中，相關(guān)識別指向的均是作為委托人的印尼PT ADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。考慮到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托人未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成實(shí)質(zhì)性損害，一般情況下不宜認(rèn)定常佳公司的定牌加工行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。
點(diǎn)評：該案中，最高院對“PRETUL”案形成的觀點(diǎn)進(jìn)行了適度修正，沒有直接認(rèn)定涉外定牌加工行為不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。符合一定條件（不滿足“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”），加工方仍有可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
3、上海知產(chǎn)法院“PEAK”案
上海知產(chǎn)法院審理后認(rèn)為：首先，本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產(chǎn)并出口的服裝上貼附的“PEAK SEASON”標(biāo)識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAK SEASON”商標(biāo)雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標(biāo)識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標(biāo)構(gòu)成近似，從視覺效果上易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。
其次，根據(jù)上訴人泉州匹克公司在二審中提供的公證保全證據(jù)所呈現(xiàn)的消費(fèi)模式，國內(nèi)消費(fèi)者通過“亞馬遜中國”官方網(wǎng)站可以搜索在美國市場的商品并進(jìn)行網(wǎng)購，“亞馬遜”上傳的照片可以放大從而較為清晰地看到商品標(biāo)識。被上訴人伊薩克莫里斯有限公司亦確認(rèn)其在美國是“亞馬遜”網(wǎng)站的客戶，可能將從中國等地加工的服裝賣給“亞馬遜”，由“亞馬遜”進(jìn)行分銷。由此可見，即便出口商品不在境內(nèi)銷售，也難以避免通過各類電子商務(wù)網(wǎng)站使國內(nèi)消費(fèi)者得以接觸到已出口至境外的商品及其標(biāo)識，必然涉及是否會造成相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)的問題。
最后， “PEAK”品牌在全世界范圍內(nèi)的知曉度自2005年起逐步提升，上訴人亦持續(xù)維護(hù)“PEAK”在國內(nèi)外市場的影響力，故難以排除被上訴人伊薩克莫里斯有限公司的主觀故意。
點(diǎn)評：該案中，上海知產(chǎn)法院認(rèn)為即使產(chǎn)品全部出口到美國，基于互聯(lián)網(wǎng)的全球性，該出口的產(chǎn)品仍然有較大的可能回流到國內(nèi)市場，構(gòu)成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的實(shí)質(zhì)性侵害，故而判為侵權(quán)。
四、總結(jié)
1、涉外定牌加工有條件的構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用行為。
2、涉外定牌加工行為不侵權(quán)需同時(shí)滿足如下2個(gè)要件：
要件一：加工方盡了“合理注意義務(wù)”。即國內(nèi)加工方須對委托方的商標(biāo)注冊情況進(jìn)行確認(rèn)，若外方是使用權(quán)人，還須審查授權(quán)鏈條是否完整、有效。
要件二：加工行為未對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人構(gòu)成“實(shí)質(zhì)性損害”。即并未影響國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。
附：判決書
江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司訴上海柴油機(jī)股份有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛再審案
中華人民共和國最高人民法院
民事判決書
(2016)最高法民再339號
再審申請人（一審被告、二審被上訴人）：江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司。
法定代表人：許佰金，該公司董事長。
委托訴訟代理人：徐春江，北京志霖律師事務(wù)所律師。
被申請人（一審原告、二審上訴人）：上海柴油機(jī)股份有限公司。
法定代表人：藍(lán)青松，該公司董事長。
委托訴訟代理人：鄒建偉，上海舒濱律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：程天吉，上海舒濱律師事務(wù)所律師。
再審申請人江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司（簡稱常佳公司）因與被申請人上海柴油機(jī)股份有限公司（簡稱上柴公司）侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛一案，不服江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00036號民事判決，向本院申請?jiān)賹?。本院?016年6月30日作出（2016）最高法民申448號民事裁定，提審本案。本院依法組成合議庭，于2016年11月15日公開開庭審理了本案。常佳公司法定代表人許佰金、委托訴訟代理人徐春江，上柴公司委托訴訟代理人鄒建偉、程天吉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上柴公司向江蘇省常州市中級人民法院（簡稱一審法院）提起訴訟稱：使用在商品和服務(wù)國際分類第7類柴油機(jī)等商品上的“東風(fēng)”商標(biāo)，是上柴公司的注冊商標(biāo)，商標(biāo)注冊證為第100579號、第624089號，其商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。第100579號商標(biāo)注冊于1962年，經(jīng)過上柴公司60年的連續(xù)使用及大量的廣告宣傳，在市場上享有較高知名度和商業(yè)信譽(yù)。1992年至2013年連續(xù)被上海市工商局認(rèn)定為上海市著名商標(biāo)，2000年被國家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機(jī)等商品上擅自使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，并生產(chǎn)制造大量假冒上柴公司“東風(fēng)”牌柴油機(jī)等產(chǎn)品，已構(gòu)成2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱《商標(biāo)法》）第五十二條第一項(xiàng)所述侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為。請求判令常佳公司：1.立即停止對上柴公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害；2.賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣105萬元（含合理開支）；3.承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
常佳公司答辯認(rèn)為，常佳公司沒有實(shí)施所謂的侵害上柴公司注冊商標(biāo)專用權(quán)行為，也未給上柴公司造成任何經(jīng)濟(jì)損失。上柴公司所稱涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在2013年10月24日被常州海關(guān)扣押。在扣押之后，常州海關(guān)經(jīng)過調(diào)查不能認(rèn)定常佳公司的產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，進(jìn)行了放行，可以印證被扣押產(chǎn)品沒有構(gòu)成侵權(quán)。另外，常佳公司從事的是依據(jù)委托人的授權(quán)進(jìn)行的定牌加工行為，定牌加工使用的是委托方提供的商標(biāo)證書。該商標(biāo)證書是委托方在印度尼西亞依法獲得，并至今有效。常佳公司從事定牌加工行為生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)授權(quán)書全部出口國外，不在國內(nèi)進(jìn)行銷售，不在國內(nèi)進(jìn)入市場流通環(huán)節(jié)，不會給國內(nèi)的相關(guān)商標(biāo)造成誤認(rèn)混淆。請求駁回上柴公司的所有訴訟請求。
一審法院經(jīng)審理查明：
上柴公司系我國注冊商標(biāo)“東風(fēng)”文字和圖形組合商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人。商標(biāo)注冊證第100579號、第624089號。其中，第100579號商標(biāo)由上海柴油機(jī)廠于1981年注冊，核定使用商品為第1類（國際分類第7類）柴油機(jī)，經(jīng)過續(xù)展注冊有效期至2023年2月28日。該商標(biāo)最早由上海柴油機(jī)廠于1962年8月1日在我國注冊在第1類柴油機(jī)（內(nèi)、外銷商品），商標(biāo)注冊證號為第41765號。第624089號商標(biāo)核定使用的商品為第7類柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)配件，該商標(biāo)由上海柴油機(jī)廠注冊，注冊有效期限自1992年12月30日至2002年12月29日，經(jīng)過續(xù)展注冊有效期限至2022年12月29日。
上海柴油機(jī)廠于1993年12月24日經(jīng)上海市工商行政管理局核準(zhǔn)變更企業(yè)名稱為上海柴油機(jī)股份有限公司。
2013年10月1日，常佳公司與印度尼西亞企業(yè)PTADIPERKASABUANA（簡稱印尼PTADI公司）簽訂一份委托書，內(nèi)容為：PTADIPERKASABUANA以“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及標(biāo)志（證書號碼：IDM000089328）持有人的身份，委托常佳公司依據(jù)商標(biāo)證書號碼IDM000089328以“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及標(biāo)志，生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，出口至進(jìn)出口商，但僅可以在印度尼西亞銷售。該委托有效期至2017年1月19日。
印尼PTADI公司系在印度尼西亞注冊成立的公司，并系印度尼西亞注冊編號為IDM000089328商標(biāo)證書登記的“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)所有人。該商標(biāo)注冊登記類別為07類貨品／服務(wù)，包括各種電動(dòng)發(fā)電機(jī)、交流發(fā)電機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)等。該注冊商標(biāo)在印度尼西亞受保護(hù)期為10年，從2007年1月19日算起。上述委托書簽訂時(shí)，該商標(biāo)在有效期內(nèi)。
2013年10月8日，常佳公司向常州海關(guān)申報(bào)出口柴油機(jī)配件（包括機(jī)體總成、油箱、水箱），運(yùn)抵國印度尼西亞，該批貨物申報(bào)出口共計(jì)228000千克，總價(jià)為659700美元。上柴公司以常佳公司申報(bào)出口的該批柴油機(jī)配件涉嫌侵犯上柴公司的注冊商標(biāo)權(quán)為由，向常州海關(guān)提出扣留申請。常州海關(guān)根據(jù)上柴公司的申請于同年10月23日將常佳公司申報(bào)出口的上述柴油機(jī)配件予以扣留。
根據(jù)上柴公司的申請，一審法院于2014年1月2日采取了證據(jù)保全措施，在常州海關(guān)對被控侵權(quán)貨物進(jìn)行拍照及清點(diǎn)數(shù)量。該批貨物在柴油機(jī)機(jī)體總成和油箱上的標(biāo)識與上柴公司涉案商標(biāo)相同，與印度尼西亞注冊編號為IDM000089328的商標(biāo)亦相同。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：
根據(jù)法律規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的，屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。適用該規(guī)定的前提是首先構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，不屬于商標(biāo)使用情形的，不落入商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍。商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別功能，侵犯商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)即是對商標(biāo)識別功能的破壞，使得一般消費(fèi)者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。非識別商品來源意義上的使用行為，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，不落入商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍。
本案中，上柴公司系我國柴油機(jī)商品上“東風(fēng)”注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，基于商標(biāo)權(quán)的地域性，上柴公司在我國對涉案商標(biāo)享有商標(biāo)專用權(quán)。常佳公司主張其根據(jù)印度尼西亞商標(biāo)權(quán)人的委托，依照委托人提供的印度尼西亞商標(biāo)證書生產(chǎn)制造涉案柴油機(jī)配件且全部出口印度尼西亞，構(gòu)成定牌加工，予以采信。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內(nèi)不進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，因而不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，故常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。上柴公司的訴訟請求不具有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。
綜上，一審法院依照《商標(biāo)法》第五十二條第一項(xiàng)，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決駁回上柴公司的全部訴訟請求。一審案件受理費(fèi)人民幣14250元，由上柴公司負(fù)擔(dān)。
上柴公司不服一審判決，向江蘇省高級人民法院（簡稱二審法院）提起上訴，請求撤銷一審判決，依法改判支持其一審全部訴訟請求；一、二審訴訟費(fèi)用由常佳公司負(fù)擔(dān)。具體理由為：
1.商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，只要在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式標(biāo)注使用了商標(biāo)，就達(dá)到區(qū)別商品來源的目的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。常佳公司在同一種商品上使用與上柴公司相同的商標(biāo)是一種典型的商標(biāo)使用行為，常佳公司生產(chǎn)的柴油機(jī)商品在不在中國市場銷售，會不會造成中國相關(guān)公眾混淆與誤認(rèn)，并不是認(rèn)定是否屬于商標(biāo)法意義上商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件。
2.根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定和最高人民法院的規(guī)范性文件，在同一種商品上使用相同商標(biāo)，在認(rèn)定侵權(quán)行為時(shí)完全不必考慮其混淆可能性。
3.是否發(fā)生實(shí)際損失不應(yīng)作為是否判斷侵犯商標(biāo)專用權(quán)的構(gòu)成要件。
4.常佳公司在接受委托定牌加工和出口產(chǎn)品的過程中未盡到必要的審查注意義務(wù)，超出委托方在印度尼西亞的商標(biāo)注冊證核準(zhǔn)使用商品范圍，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
5.常佳公司是一家專業(yè)經(jīng)營柴油機(jī)生產(chǎn)制造的企業(yè)，其曾因侵犯“東風(fēng)”商標(biāo)專用權(quán)而與上柴公司簽訂了一份補(bǔ)償協(xié)議，該協(xié)議中約定常佳公司保證不再實(shí)施侵犯上柴公司“東風(fēng)”注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，即常佳公司明知“東風(fēng)”商標(biāo)為上柴公司所有，卻再次生產(chǎn)制造銷售標(biāo)有“東風(fēng)”商標(biāo)的柴油機(jī)，具有明顯過錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
6.印度尼西亞委托人以復(fù)制方式將上柴公司在先注冊、使用的“東風(fēng)”商標(biāo)搶注，違反誠實(shí)信用原則，具有明顯的攀附利用上柴公司商標(biāo)商譽(yù)的故意，其搶注的商標(biāo)雖然沒有被撤銷，但商標(biāo)具有地域性，只能在印度尼西亞范圍內(nèi)有效，其在國內(nèi)未經(jīng)上柴公司許可，生產(chǎn)加工帶有“東風(fēng)”商標(biāo)的行為，是對上柴公司權(quán)利的侵犯，應(yīng)當(dāng)予以制止。
常佳公司答辯稱，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原判。理由為：
1.常佳公司已經(jīng)盡到了必要的審查義務(wù)，不但審查了委托方主體合法資質(zhì)，也審查了委托方商標(biāo)權(quán)屬證明。
2.定牌加工依據(jù)的是委托方提供的商標(biāo)證書和商標(biāo)樣式，完全在委托方的授權(quán)范圍內(nèi)，且明確約定所有產(chǎn)品出口印度尼西亞，不在中國境內(nèi)銷售，不會接觸到國內(nèi)消費(fèi)者，不會發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不會給上柴公司在國內(nèi)市場造成任何損害以及潛在的損害風(fēng)險(xiǎn)。
3.商標(biāo)侵權(quán)的前提是侵權(quán)人進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，非識別來源意義上的商標(biāo)使用行為不落入商標(biāo)權(quán)保護(hù)范圍。
4.常佳公司與上柴公司簽訂的和解協(xié)議是在2008年，但是經(jīng)過印度尼西亞最高法院2009年的審理，最終上柴公司在印度尼西亞不再享有“東風(fēng)”商標(biāo)的專用權(quán)，故之前和解協(xié)議的基礎(chǔ)事實(shí)和法律依據(jù)都不再存在，上柴公司稱其違背承諾和誠信原則不符合事實(shí)。
5.上柴公司稱其馳名商標(biāo)在印度尼西亞遭到不正當(dāng)搶注沒有事實(shí)與法律依據(jù)，而且該商標(biāo)的權(quán)屬不是本案的審理范圍。
二審法院認(rèn)為本案爭議焦點(diǎn)為，常佳公司的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
二審期間，上柴公司提供了一份上海市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會于2007年9月11日向中國駐印度尼西亞大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處出具的函件，以證明“東風(fēng)”牌柴油機(jī)在印度尼西亞的出口情況。
常佳公司未提供新證據(jù)，其對上述證據(jù)的質(zhì)證意見為，不認(rèn)可該證據(jù)的真實(shí)性、合法性與關(guān)聯(lián)性。
二審法院基于上柴公司提供的函件加蓋了上海市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會更名后的“上海市商務(wù)委員會”公章，對該證據(jù)的真實(shí)性、合法性與關(guān)聯(lián)性予以認(rèn)可。
雙方當(dāng)事人對于一審法院查明的事實(shí)均無異議，予以確認(rèn)。
二審法院另查明：
1上柴公司的“東風(fēng)”商標(biāo)于1962年8月1日由中央工商行政管理局核準(zhǔn)注冊，注冊號為：41765，用于柴油機(jī)（出口商品），有效期自1962年8月1日起至1982年7月31日止。上世紀(jì)七十年代，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該商標(biāo)由上海市工商行政管理局清理并注冊，1976年1月7日換證，注冊號為滬工商標(biāo)字第0490號，核準(zhǔn)商品為柴油機(jī)。1981年5月1日，“東風(fēng)”商標(biāo)由國家工商行政管理局重新核準(zhǔn)注冊，注冊號為第100579號，使用商品為柴油機(jī)。上述第41765號、第0490號及第100579號“東風(fēng)”商標(biāo)的圖樣相同。
2.2000年9月27日，上柴公司注冊并使用在柴油機(jī)商品上的“東風(fēng)”商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，商標(biāo)圖樣包括涉案第100579號與第624089號注冊商標(biāo)。2005年，上柴公司生產(chǎn)的東風(fēng)牌多缸柴油機(jī)被授予中國名牌產(chǎn)品稱號，有效期三年。
3.上海市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會于2007年9月11日向中國駐印度尼西亞大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處出具函件，表示上柴公司的柴油機(jī)產(chǎn)品自上世紀(jì)60年代就出口印度尼西亞市場，其持有的經(jīng)國家商標(biāo)局認(rèn)定的“東風(fēng)”牌柴油機(jī)馳名商標(biāo)在印度尼西亞被搶注。該公司為維護(hù)知名的民族品牌和自己的合法權(quán)益，現(xiàn)已委托上海偉卓國際貿(mào)易有限公司代理該公司在印度尼西亞對“東風(fēng)”商標(biāo)搶注人提起法律訴訟，以奪回被搶注的“東風(fēng)”柴油機(jī)商標(biāo)的注冊專用權(quán)。
4.雙方當(dāng)事人二審?fù)徶幸恢抡J(rèn)可印尼PTADI公司在印度尼西亞注冊“東風(fēng)”商標(biāo)的時(shí)間是1987年1月19日。
5.上柴公司與印尼PTADI公司就“東風(fēng)”商標(biāo)權(quán)屬爭議在印度尼西亞法院進(jìn)行過多次訴訟。
2006年，由于上柴公司就東風(fēng)柴油機(jī)圖商標(biāo)（即第100579號商標(biāo)）向印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署提出在柴油機(jī)商品上注冊申請時(shí)，遭該知識產(chǎn)權(quán)總署駁回。于是，上柴公司向印度尼西亞雅加達(dá)商事法院（簡稱雅加達(dá)法院）起訴印尼PTADI公司，起訴的理由為上柴公司的中文“東風(fēng)”商標(biāo)和標(biāo)識于1962年在中國即已注冊，并在多個(gè)國家獲準(zhǔn)注冊，是世界馳名商標(biāo)，但印尼PTADI公司在上柴公司不知情且未經(jīng)同意的情況下于1987年在印度尼西亞注冊了與上柴公司中文“東風(fēng)”商標(biāo)和標(biāo)識實(shí)質(zhì)上相同的10個(gè)商標(biāo)，并將該商標(biāo)用于柴油機(jī)等商品上，該行為屬于惡意搶注，故向該法院請求宣布上柴公司為中文“東風(fēng)”商標(biāo)和標(biāo)識的所有人；宣布上柴公司的中文“東風(fēng)”商標(biāo)和標(biāo)識為世界馳名商標(biāo)；宣布印尼PTADI公司惡意注冊了上述10個(gè)商標(biāo)，并撤銷該10個(gè)商標(biāo)。2007年10月9日，雅加達(dá)法院認(rèn)定印尼PTADI公司是中文“東風(fēng)”商標(biāo)和標(biāo)識在印度尼西亞的首位注冊人，作出編號為47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst的一審判決，駁回了上柴公司的全部訴訟請求。
上柴公司不服該判決，向印度尼西亞最高法院提出上訴，要求改判。印度尼西亞最高法院經(jīng)審理后認(rèn)為，上柴公司所有的“東風(fēng)”商標(biāo)及其標(biāo)志已于1962年8月1日在中國注冊，且該商標(biāo)已經(jīng)是在中國、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、羅馬尼亞、瑞士、秘魯、古巴、越南、埃及、蒙古注冊的馳名商標(biāo)，而印尼PTADI公司非法地在1987年注冊“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及其標(biāo)志，該商標(biāo)及其標(biāo)志無論在詞語和發(fā)音上都與上柴公司所有的在先注冊的“DONGFENG（東風(fēng)）”馳名商標(biāo)基本相同，故于2008年2月19日作出編號為249K/Pdt.Sus/2007的二審判決，撤銷雅加達(dá)法院的一審判決，支持了上柴公司在一審中的全部訴訟請求。
2008年4月17日，印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署根據(jù)上述印度尼西亞最高法院的判決撤銷了印尼PTADI公司注冊的上述10個(gè)商標(biāo)。2008年7月31日，上柴公司經(jīng)印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署核準(zhǔn)在第7類柴油機(jī)、電動(dòng)機(jī)等商品上注冊了“東風(fēng)”商標(biāo)（即第624089號商標(biāo)），注冊證號為IDM000167428。
印尼PTADI公司不服印度尼西亞最高法院的249K/Pdt.Sus/2007判決提起再審請求。2009年4月29日，印度尼西亞最高法院經(jīng)審理后，認(rèn)為“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)是印尼PTADI公司所有，沒有證據(jù)證明上柴公司所有的“東風(fēng)”商標(biāo)是已在數(shù)國注冊的馳名商標(biāo)，故作出編號為102PK/Pdt.Sus/2008的判決，撤銷上述249K／Pdt.Sus／2007判決，支持雅加達(dá)法院作出的一審判決。與此同時(shí)，印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署恢復(fù)了印尼PTADI公司上述10個(gè)商標(biāo)的注冊登記。
由于印度尼西亞最高法院的先后不同判決，造成印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署在柴油機(jī)商品上同時(shí)核準(zhǔn)了上柴公司和印尼PTADI公司的中文“東風(fēng)”商標(biāo)的注冊，故印尼PTADI公司于2009年12月向雅加達(dá)法院起訴上柴公司，要求法院撤銷上柴公司編號為IDM000167428號“東風(fēng)”商標(biāo)的注冊登記，同時(shí)上柴公司亦提起反訴，要求法院撤銷印尼PTADI公司在柴油機(jī)商品上注冊的“東風(fēng)”商標(biāo)。2010年6月16日，雅加達(dá)法院經(jīng)審理后，以2009年4月29日印度尼西亞最高法院作出的判決為依據(jù)，作出編號為85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst的判決，支持了印尼PTADI公司的訴訟請求，并駁回了上柴公司的反訴請求。上柴公司不服該判決提起上訴，印度尼西亞最高法院以相同理由于2010年11月23日經(jīng)審理后作出編號為769K/Pdt.Sus／2010的判決，駁回上柴公司的上訴請求，支持雅加達(dá)法院作出的一審判決。
2011年2月11日，印度尼西亞司法和人權(quán)部知識產(chǎn)權(quán)總署依據(jù)上述印度尼西亞最高法院的判決，撤銷了上柴公司注冊號為IDM000167428號“東風(fēng)”商標(biāo)的注冊登記。
6.2008年11月17日，上柴公司作為商標(biāo)權(quán)利人與涉嫌侵權(quán)人常佳公司、商標(biāo)被許可人案外人上海偉卓國際貿(mào)易有限公司（簡稱偉卓公司）簽訂一份補(bǔ)償協(xié)議。該協(xié)議記載，常佳公司在未知的情況下未經(jīng)上柴公司與偉卓公司的許可或授權(quán)，擅自使用“東風(fēng)”商標(biāo)生產(chǎn)單缸柴油機(jī)736臺報(bào)關(guān)出口至印度尼西亞，涉嫌侵犯上柴公司在海關(guān)總署備案的“東風(fēng)”商標(biāo)專用權(quán)和偉卓公司的合法權(quán)益，現(xiàn)經(jīng)三方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：常佳公司保證不再發(fā)生此類侵權(quán)行為，常佳公司向上柴公司與偉卓公司分別支付補(bǔ)償金10萬元與25.5萬元。
7.上柴公司在本案中主張的合理開支為10萬元律師代理費(fèi)與到印度尼西亞辦理公證認(rèn)證及律師代理費(fèi)16750元。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為：
一、關(guān)于涉外定牌加工行為侵害商標(biāo)專用權(quán)的認(rèn)定
涉外定牌加工，是指在來料加工、來樣加工、來件裝配業(yè)務(wù)中，我國加工企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，按照其要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標(biāo)，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人，境外委托人根據(jù)約定向國內(nèi)加工企業(yè)支付加工費(fèi)，貼牌加工的產(chǎn)品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。對于國內(nèi)加工企業(yè)接受境外委托，生產(chǎn)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人注冊商標(biāo)核定使用的商品相同或類似的產(chǎn)品，并貼附與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人注冊商標(biāo)相同或近似商標(biāo)標(biāo)識的行為，是否構(gòu)成侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)專用權(quán)，一直存在爭議。
在二審法院審理的（2007）蘇民三終字第0034號拉科斯特襯衫股份有限公司與江陰宏鑫制衣有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，法院查明，拉科斯特襯衫股份有限公司（簡稱拉科斯特公司）為鱷魚圖形及“LACOSTE”的商標(biāo)權(quán)人，主要核定使用商品范圍為服裝等。江陰宏鑫制衣有限公司（簡稱宏鑫公司）接受韓國Shelton公司的委托，生產(chǎn)男式、女式T恤衫并出口至韓國，訂單上顯示的產(chǎn)品名稱為“PiquePoloShirt”，標(biāo)注的商標(biāo)為鱷魚圖形及“LACOSTE”文字。蘇州工業(yè)園區(qū)善衣服飾有限公司系Shelton公司在國內(nèi)投資設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)，該公司有關(guān)人員以Shelton公司的名義向宏鑫公司提供了訂單項(xiàng)下的服裝面料樣品、工藝要求、產(chǎn)品的商標(biāo)標(biāo)識及內(nèi)容虛假的商標(biāo)使用許可授權(quán)書等。法院認(rèn)為，國際貿(mào)易中的定牌加工人應(yīng)當(dāng)對委托人是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)及相關(guān)權(quán)利進(jìn)行審查，未盡到注意義務(wù)加工侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。由于宏鑫公司未對Shelton公司出具的商標(biāo)使用許可授權(quán)書進(jìn)行翻譯，也沒有進(jìn)行必要的查詢和核實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其未盡到充分注意的義務(wù)，主觀上具有過錯(cuò)，故判決宏鑫公司的行為侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。
在二審法院審理的（2012）蘇知民終字第0297號喻德新等與沭陽縣奮進(jìn)制刷廠（簡稱奮進(jìn)制刷廠）、沭陽中遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司（簡稱中遠(yuǎn)進(jìn)出口公司）侵害商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案中，法院查明，案外人SOYODAS.A.公司于2000年3月27日經(jīng)厄瓜多爾知識產(chǎn)權(quán)研究院IEPI國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)，注冊“SOYODA”商標(biāo)，使用商品為各類刷子，有效期至2020年3月27日。2010年9月28日，SOYODAS.A.公司法定代理人出具《授權(quán)書》，授權(quán)奮進(jìn)制刷廠生產(chǎn)“SOYODA”牌子的各種刷類產(chǎn)品，但所有生產(chǎn)的產(chǎn)品只能出口給SOYODAS.A.公司，不允許自己銷售或者銷售給第三者公司。后奮進(jìn)制刷廠依代理出口協(xié)議委托中遠(yuǎn)進(jìn)出口公司代理標(biāo)有“SOYODA”商標(biāo)標(biāo)識的油漆刷出口報(bào)關(guān)。喻德新經(jīng)我國商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊“SOYODA”商標(biāo)，注冊有效期自2003年10月14日至2013年10月13日，核定使用商品為第21類長柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、動(dòng)物用梳、電刷（機(jī)器部件除外），其主張奮進(jìn)制刷廠作為生產(chǎn)商、中遠(yuǎn)進(jìn)出口公司作為出口代理商，侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)，請求法院判令?yuàn)^進(jìn)制刷廠、中遠(yuǎn)進(jìn)出口公司停止侵權(quán)、賠償損失。法院同時(shí)查明，喻德新曾經(jīng)于2001年6月至2002年7月任淮安同潤國際貿(mào)易有限公司（簡稱同潤公司）業(yè)務(wù)員，在此期間，同潤公司曾與SOYODAS.A.公司授權(quán)的東元玉光天津公司進(jìn)行過標(biāo)有“SOYODA”商標(biāo)油漆刷的貿(mào)易行為。最終二審法院判決奮進(jìn)制刷廠、中遠(yuǎn)進(jìn)出口公司不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回喻德新的訴訟請求。
綜合以上兩案，二審法院認(rèn)為，涉外定牌加工業(yè)務(wù)涉及全球化背景下的國際貿(mào)易分工與合作，對于其是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的分析與判斷，不僅要以我國現(xiàn)行商標(biāo)法為依據(jù)，同時(shí)還要充分考慮推動(dòng)國際貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求，因而對此類糾紛的解決，特別是法律適用及司法政策的確定，應(yīng)當(dāng)充分平衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人、國內(nèi)加工企業(yè)與境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的利益。一般而言，如果國內(nèi)加工企業(yè)不以銷售為目的，接受境外委托人的委托，貼牌加工生產(chǎn)的產(chǎn)品全部出口不在國內(nèi)銷售的，以認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為宜。但是，在作出上述不侵權(quán)認(rèn)定時(shí)，仍要以國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托貼牌的商標(biāo)本身已盡到合理的審查或注意義務(wù)為前提。
首先，國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)或者取得合法授權(quán)許可應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的審查，其未盡到審查或合理注意義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯(cuò)，其定牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
其次，對于境外委托人委托貼牌的商標(biāo)本身不具有正當(dāng)性的，應(yīng)當(dāng)對國內(nèi)加工企業(yè)施加更高的注意義務(wù)。2013年修正的《商標(biāo)法》第七條第一款規(guī)定：“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則”，第十三條還就馳名商標(biāo)保護(hù)作了專門規(guī)定，上述規(guī)定與《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》及《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》規(guī)定的精神完全一致。基于此，如果境外企業(yè)或個(gè)人違反誠實(shí)信用原則，涉嫌在境外惡意搶注在我國具有一定影響的商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)，并委托國內(nèi)加工企業(yè)貼牌加工生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定境外委托人的行為不具有正當(dāng)性，實(shí)質(zhì)性損害了我國商標(biāo)權(quán)人的合法利益，對此，國內(nèi)加工企業(yè)作為同業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)盡到更高的注意義務(wù)和合理的避讓義務(wù)。如果國內(nèi)加工企業(yè)明知或應(yīng)知國內(nèi)商標(biāo)具有一定影響或?yàn)轳Y名商標(biāo)，而境外委托人涉嫌惡意搶注卻仍然接受委托的，應(yīng)認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。同理，對于國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人違反誠實(shí)信用原則，涉嫌惡意搶注境外商標(biāo)，且有證據(jù)表明國內(nèi)加工企業(yè)已經(jīng)對境外委托盡到必要審查或合理注意義務(wù)，所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，基于誠實(shí)信用原則，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務(wù)。
綜上所述，基于對國際公約、我國相關(guān)法律法規(guī)以及我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)實(shí)需求的考量，根據(jù)不同情形個(gè)案認(rèn)定涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，更加符合我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)際，這既可以保護(hù)正當(dāng)?shù)纳嫱舛ㄅ萍庸H貿(mào)易行為，又能夠有效防止境內(nèi)外惡意搶注他人具有一定影響商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)的不誠信行為的發(fā)生。
二、關(guān)于常佳公司涉外定牌加工行為的認(rèn)定
雖然常佳公司接受印尼PTADI公司的訂單生產(chǎn)加工的產(chǎn)品全部出口至印度尼西亞，可以認(rèn)定其行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風(fēng)”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，仍然接受境外委托，在被控侵權(quán)產(chǎn)品柴油機(jī)及柴油機(jī)組件上使用與上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)相同的商標(biāo)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，實(shí)質(zhì)性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。理由如下：
第一，上柴公司的涉案“東風(fēng)”商標(biāo)歷史悠久，經(jīng)過其長期使用，已經(jīng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。經(jīng)查，涉案第100579號商標(biāo)最早由上海柴油機(jī)廠于1962年8月1日在我國注冊在柴油機(jī)上，且“東風(fēng)”牌柴油機(jī)自上世紀(jì)60年代起就已經(jīng)出口印度尼西亞等多個(gè)國家和地區(qū)，在東南亞地區(qū)享有良好聲譽(yù)與較高知名度，該商標(biāo)也已于2000年被國家工商行政管理局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，受到我國商標(biāo)法的特殊保護(hù)。而印尼PTADI公司在印度尼西亞注冊中文“東風(fēng)”商標(biāo)的時(shí)間為1987年，晚于上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)在我國首次注冊的時(shí)間以及“東風(fēng)”牌柴油機(jī)出口印度尼西亞的時(shí)間。
第二，印尼PTADI公司注冊“東風(fēng)”商標(biāo)不具有正當(dāng)性。印度尼西亞使用的官方通用語言為印度尼西亞語，但印尼PTADI公司卻在“東風(fēng)”牌柴油機(jī)早在上世紀(jì)60年代即進(jìn)入印度尼西亞市場后，于1987年在印度尼西亞注冊與上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)相同的商標(biāo)，即以中文“東風(fēng)”與漢語拼音“dongfeng”為主要部分，其注冊明顯不具有合理性。上柴公司以其東風(fēng)柴油機(jī)圖商標(biāo)（即第100579號商標(biāo)）在印度尼西亞申請?jiān)诓裼蜋C(jī)商品上注冊遭駁回，印尼PTADI公司的注冊行為構(gòu)成對其權(quán)益的侵犯為由，與印尼PTADI公司就“東風(fēng)”商標(biāo)的權(quán)屬在印度尼西亞法院進(jìn)行過長期訴訟。盡管經(jīng)過多次訴訟，上柴公司的訴請最終被駁回，但基于以上因素的考慮，仍然有理由相信印尼PTADI公司的注冊行為不具有正當(dāng)性，其返回中國委托貼牌生產(chǎn)，且貼附與上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)相同的商標(biāo)（見附圖一、三），明顯給上柴公司造成實(shí)質(zhì)性損害。
第三，常佳公司作為接受印尼PTADI公司委托貼牌生產(chǎn)的國內(nèi)加工商，應(yīng)當(dāng)知曉上柴公司涉案商標(biāo)系馳名商標(biāo)，也應(yīng)當(dāng)知曉上柴公司與印尼PTADI公司就“東風(fēng)”商標(biāo)在印度尼西亞長期存在糾紛，且其曾經(jīng)承諾過不再侵權(quán)，但其仍受托印尼PTADI公司貼牌生產(chǎn)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，故上柴公司關(guān)于常佳公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，要求其承擔(dān)民事責(zé)任的主張，予以支持。
三、關(guān)于常佳公司民事責(zé)任的承擔(dān)
常佳公司的行為侵犯了上柴公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。由于上柴公司未能提供證據(jù)證明其因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失，也未能提供證據(jù)證明常佳公司因侵權(quán)所獲得的利益，故主要考慮以下因素確定賠償額：1.常佳公司作為國內(nèi)加工企業(yè)，其所加工商品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、商標(biāo)的使用等均由境外委托人印尼PTADI公司指定，而常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費(fèi)。2.本案中，常佳公司生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品柴油機(jī)及柴油機(jī)組件全部出口至印度尼西亞，并沒有在我國市場上銷售，對上柴公司在我國的市場份額未產(chǎn)生影響，故常佳公司承擔(dān)的賠償責(zé)任應(yīng)相對較小。3.常佳公司在2008年就其涉嫌侵犯上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)專用權(quán)的行為與上柴公司達(dá)成過補(bǔ)償協(xié)議，常佳公司保證不再發(fā)生此類侵權(quán)行為，并支付上柴公司補(bǔ)償金10萬元。4.上柴公司在本案中主張合理開支為律師代理費(fèi)10萬元及在印度尼西亞辦理公證認(rèn)證及委托律師等支出的16750元，且提供了其實(shí)際支出的相關(guān)票據(jù)。因此，酌定常佳公司賠償上柴公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支116750元。
綜上，上柴公司的上訴請求和理由有事實(shí)和法律依據(jù)，予以支持。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。依照2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》第十三條、第五十二條第一項(xiàng)、第五十六條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、撤銷一審判決；二、常佳公司應(yīng)于本判決生效之日起立即停止對上柴公司“東風(fēng)”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害，并于本判決生效之日起十五日內(nèi)賠償上柴公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支116750元。一審案件受理費(fèi)人民幣14250元，二審案件受理費(fèi)人民幣14250元，共計(jì)28500元，由上柴公司負(fù)擔(dān)10000元，常佳公司負(fù)擔(dān)18500元。
常佳公司不服二審判決，向本院申請?jiān)賹彿Q：
（一）商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性。在定牌加工過程中貼附、添加商標(biāo)標(biāo)識的行為，不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，不屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。二審法院及其他法院對于定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)問題，之前早有明確認(rèn)識并形成典型判例，本案屬于同案異判錯(cuò)誤適用法律的情形。
（二）根據(jù)司法主權(quán)原則，印尼PTADI公司在印度尼西亞取得IDM000089328號商標(biāo)的合法性問題，應(yīng)由印度尼西亞司法部門及知識產(chǎn)權(quán)署依照其本國法律進(jìn)行判斷。二審判決不顧已決法律事實(shí)干涉他國司法，認(rèn)為印尼PTADI公司在印度尼西亞取得IDM000089328號商標(biāo)具有不正當(dāng)性，造成事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。
（三）涉案定牌加工委托方印尼PTADI公司提供了其在印度尼西亞的商標(biāo)注冊證書，并在委托書中明確說明所有產(chǎn)品只能在印度尼西亞銷售。常佳公司對相關(guān)權(quán)利證書資料進(jìn)行審查后確認(rèn)委托方商標(biāo)權(quán)合法存續(xù)，已盡到必要、合理的審查義務(wù)。涉案定牌加工產(chǎn)品未在中國境內(nèi)銷售、許諾銷售或進(jìn)行其他任何形式的商業(yè)使用，未進(jìn)入中國國內(nèi)任何市場流通。常佳公司不具有侵害商標(biāo)權(quán)的主觀故意，也未造成侵害上柴公司商標(biāo)權(quán)的客觀后果。二審判決基于常佳公司應(yīng)當(dāng)知曉涉案商標(biāo)系上柴馳名商標(biāo)及上柴公司與印尼PTADI公司之間存在商標(biāo)權(quán)糾紛，即認(rèn)定其沒有盡到合理注意與避讓義務(wù)，缺乏事實(shí)依據(jù)。
（四）在上柴公司未能提供其實(shí)際損失或常佳公司侵權(quán)獲利相關(guān)證據(jù)的情況下，二審法院參照之前協(xié)議約定確定本案賠償數(shù)額，依據(jù)不足。另外，二審判決還存在證據(jù)未予質(zhì)證、案件受理費(fèi)負(fù)擔(dān)錯(cuò)誤、超期審理等問題。綜上，二審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律均有錯(cuò)誤，請求本院依法判決予以撤銷，并維持一審判決。
上柴公司答辯稱：
（一）上柴公司所有的涉案商標(biāo)是具有中國時(shí)代烙印和民族特色的商標(biāo)，在國內(nèi)及國際市場上具有很高知名度和商業(yè)信譽(yù)，是行業(yè)最早注冊并實(shí)際使用在柴油機(jī)商品上的民族品牌。在柴油機(jī)商品上使用與上柴公司相同商標(biāo)的行為，無需以混淆為要件即構(gòu)成侵權(quán)行為。常佳公司明知涉案商標(biāo)為上柴公司所有，未盡合理注意和避讓義務(wù)具有明顯過錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。印尼PTADI公司的商標(biāo)系為惡意搶注商標(biāo)，違背公認(rèn)商業(yè)道德和誠實(shí)信用原則，具有明顯攀附上柴公司商譽(yù)的目的。常佳公司接受其委托從事涉案定牌加工業(yè)務(wù)的行為，不應(yīng)得到法律保護(hù)。
（二）二審法院基于常佳公司明知上柴公司商標(biāo)為馳名商標(biāo)，且與委托人印尼PTADI公司就商標(biāo)權(quán)屬進(jìn)行長期訴訟的情況下仍受托從事定牌生產(chǎn)，未盡合理注意與避讓義務(wù)，損害了上柴公司利益，屬于侵犯商標(biāo)權(quán)行為。
（三）二審法院綜合考慮我國在國際貿(mào)易分工和合作中的地位等現(xiàn)實(shí)因素以及本案特殊情況，確立并完善了“必要審查注意義務(wù)”的裁判標(biāo)準(zhǔn)，以倡導(dǎo)商標(biāo)注冊誠信原則，遏制惡意搶注商標(biāo)行為。
綜上，二審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，是在充分平衡各方利益基礎(chǔ)上作出的判決，請求本院依法予以維持。
本院再審期間，常佳公司補(bǔ)充提交《上柴公司官網(wǎng)全部內(nèi)容錄像》《近年來全國主要柴油機(jī)品牌及產(chǎn)量》《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會單缸柴油機(jī)分會證明》《以“品牌戰(zhàn)略”取勝-訪上柴總經(jīng)理俞銀貴先生（2004年）《1959年印尼排華事件與廣東歸僑安置》《文革期間中國與印尼斷交始末》《中國/印尼關(guān)系大事記》《1968-1995售貨確認(rèn)書》《“東風(fēng)”社會潮流及品牌潮流》《印尼最早的“東風(fēng)”商標(biāo)注冊證書、轉(zhuǎn)讓證書及重新注冊商標(biāo)證書》等證據(jù)。上柴公司補(bǔ)充提交《關(guān)于請求保護(hù)上海柴油機(jī)廠東風(fēng)注冊商標(biāo)在印尼合法權(quán)益的情況報(bào)告（1994年11月1日）》《外經(jīng)貿(mào)部關(guān)于我國商標(biāo)在印尼被搶注情況的函（1992年、1995年）《2004-2008年期間“東風(fēng)及圖”商標(biāo)的印尼被許可方委托上柴出口情況》《2004年上柴出口印尼的銷售發(fā)票》《2005年、2006年上半年出口印尼的統(tǒng)計(jì)》等證據(jù)。本院依法對上述證據(jù)進(jìn)行了質(zhì)證。
本院再審審理查明的事實(shí)除與原審法院查明的事實(shí)相同外，另查明：2002年至2007年間，上柴公司亦基于源自印尼PTADI公司的授權(quán)，使用“東風(fēng)”商標(biāo)出口相關(guān)產(chǎn)品至印度尼西亞。
本院再審認(rèn)為，商標(biāo)使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識別商品來源的行為。可見，商標(biāo)的本質(zhì)屬性是其識別性或指示性，基本功能是用于區(qū)分商品或者服務(wù)的來源。一般來講，不用于識別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標(biāo)識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定其上述行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益緊密的復(fù)雜形勢下，人民法院審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合國際經(jīng)貿(mào)形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實(shí)，對特定時(shí)期特定市場的交易形式進(jìn)行具體分析，準(zhǔn)確判斷相關(guān)行為對于商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益的實(shí)際影響，才能更為準(zhǔn)確適用法律。既要嚴(yán)格依法保護(hù)商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益，又要防止不適當(dāng)擴(kuò)大保護(hù)而對正常貿(mào)易和競爭秩序造成妨礙。就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務(wù)時(shí)，已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機(jī)構(gòu)判決相關(guān)商標(biāo)歸屬上柴公司期間，還就其時(shí)的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當(dāng)數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)用。可見，常佳公司接受委托從事定牌加工業(yè)務(wù)，對于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。二審法院認(rèn)定常佳公司未經(jīng)注意合理避讓義務(wù)，與事實(shí)不符。
常佳公司從事本案所涉貼牌加工業(yè)務(wù)之時(shí)，上柴公司與印尼PTADI公司之間的商標(biāo)爭議已經(jīng)印度尼西亞最高法院生效判決處理，印尼PTADI公司作為商標(biāo)權(quán)人的資格已經(jīng)司法程序確認(rèn)。上柴公司自行使用相同商標(biāo)生產(chǎn)相關(guān)或同類相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)際已經(jīng)無法合法出口至印度尼西亞銷售。況且，根據(jù)再審查明及上柴公司提交的證據(jù)，自2004-2007年期間，上柴公司亦是受印度尼西亞被許可方的委托出口“東風(fēng)及圖”商標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)品。在此情況下，常佳公司根據(jù)印尼PTADI公司授權(quán)委托從事涉案定牌加工業(yè)務(wù)，對于上柴公司在印度尼西亞境內(nèi)基于涉案商標(biāo)爭取競爭機(jī)會和市場利益，并不造成實(shí)質(zhì)影響。雖然商標(biāo)具有識別商品或服務(wù)來源的基本功能，但歸根到底，相關(guān)公眾需求的并非商品標(biāo)識本身，而是其指示或承載的商品及其良好品質(zhì)。即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行綜合衡量，也沒有足夠理由認(rèn)定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實(shí)質(zhì)損害，并進(jìn)而有必要作為商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為予以認(rèn)定。
綜上，二審判決認(rèn)定常佳公司侵犯上柴公司注冊商標(biāo)權(quán)的事實(shí)依據(jù)不足，適用法律偏頗，依法應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)、第二百零四條第二款、第二百零七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決；
二、維持江蘇省常州市中級人民法院（2014）常知民初字第1號民事判決。
一、二審案件受理費(fèi)各14250元，均由上海柴油機(jī)股份有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審 判 長 夏君麗
審 判 員 曹 剛
代理審判員 董曉敏
二〇一七年十二月二十八日
書 記 員 包 碩
來源：IPRdaily綜合知產(chǎn)團(tuán)、云知隊(duì)
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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