「技術(shù)秘密和專利」在研發(fā)創(chuàng)新中的協(xié)同布局

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作者：白莉  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標題：原創(chuàng)：技術(shù)秘密和專利在研發(fā)創(chuàng)新中的協(xié)同布局

技術(shù)秘密和專利是知識產(chǎn)權(quán)的兩個重要要素，是科技型企業(yè)有效保護技術(shù)成果的兩種方式，在企業(yè)技術(shù)管理中起著舉足輕重的作用。技術(shù)秘密、專利兩者各有特點，在實際研發(fā)創(chuàng)新工作中只有將技術(shù)秘密、專利兩種無形資產(chǎn)協(xié)同布局，方可最大程度的構(gòu)建企業(yè)競爭力，并為后續(xù)贏得可持續(xù)的發(fā)展優(yōu)勢。

一、法律視角和管理視角下的技術(shù)秘密

技術(shù)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。常見的技術(shù)秘密表現(xiàn)形式有：設(shè)計圖紙、產(chǎn)品工藝、制作工藝、原材料、計算機程序、實現(xiàn)參數(shù)。技術(shù)秘密，通過不被第三方知悉具體技術(shù)實現(xiàn)關(guān)鍵要素而使得企業(yè)贏得市場競爭的時間窗口和創(chuàng)新競爭力。如何保護好企業(yè)自身的技術(shù)秘密我們可以如下兩個視角進行審視：

（一）法律視角：實踐中發(fā)生技術(shù)秘密侵權(quán)案件后，司法救濟途徑有刑事、民事訴訟兩種。縱觀全國的相關(guān)訴訟數(shù)據(jù)我們會發(fā)現(xiàn)兩個現(xiàn)象： 刑事訴訟立案難，且在技術(shù)秘密擴散之前控制侵權(quán)人成功率低；民事訴訟中原告的勝訴率很低、且侵權(quán)賠償額度遠低于實際損失。具體在司法實踐中，技術(shù)秘密侵權(quán)案件的判定中存在如下難點：

1、被告的救濟途徑較多且證據(jù)容易提供，導(dǎo)致原告勝訴率低。例如“證明現(xiàn)有成果有自己的研發(fā)記錄”、“其他公眾可知悉途徑中也存在相同技術(shù)方案”都可以免于侵權(quán)指控。

2、被侵權(quán)人即使侵權(quán)之訴成功，但是實際的賠償額遠遠難以抵銷自身的損失。因為技術(shù)秘密侵權(quán)類訴訟為了控制擴散范圍，需要注意實效性。也就是說，損害發(fā)生時間窗口越小越好，但是較短的時間窗口內(nèi)，按照目前司法實踐中的賠償額判定原則并不利于原告。

3、各種舉證過程中存在二次泄密的風(fēng)險，為了產(chǎn)生更大損失被侵權(quán)人經(jīng)常會選擇被迫和解或者撤訴等無奈舉措。為了證明自己被侵權(quán)、侵權(quán)范圍、侵權(quán)損失，被侵權(quán)方需要提供強有力的證據(jù)，但是這些舉證措施大部分都會引發(fā)自有技術(shù)秘密會被更大范圍的泄漏。

（二）管理視角：在企業(yè)經(jīng)營中，一旦技術(shù)秘密被第三方知悉，會短時間內(nèi)涌現(xiàn)出競爭對手來直接參與對應(yīng)市場的競爭，有可能直接導(dǎo)致一個企業(yè)、一個產(chǎn)品的直接出局，所以泄漏技術(shù)秘密的影響后果是不可用金錢衡量的。因此我們提倡將技術(shù)秘密的布局作為企業(yè)知識管理的重要部分，具體在企業(yè)實踐工作中需要從兩個方面來思考技術(shù)秘密的管理。第一方面、如何有效地構(gòu)建技術(shù)秘密保護壁壘，降低被第三方獲得技術(shù)秘密的風(fēng)險；第二方面、如何合規(guī)使用他人的技術(shù)秘密，以免被動陷入訴訟等侵權(quán)糾紛窘境中。

二、在研發(fā)創(chuàng)新中積極開展技術(shù)秘密、專利的協(xié)同布局

技術(shù)秘密的特點是控制對方可實現(xiàn)性從而體現(xiàn)自己研發(fā)創(chuàng)新成果價值，專利的特點是用公開換取相應(yīng)技術(shù)的法定獨占。兩者各有優(yōu)缺點，在研發(fā)創(chuàng)新中我們提倡各取所長、雙管齊下的協(xié)同布局。我們進行的具體有益探索如下：

（一）規(guī)劃階段

首先要結(jié)合項目后續(xù)運營模式來規(guī)劃未來研發(fā)成果的知悉范圍來確定資源的引入方式，具體的有：1）研發(fā)人力資源引入方式，具體的有自研、合作、委托等，并且明確到項目中不同的具體研發(fā)內(nèi)容進行定義；2）他人已有研發(fā)成果的引入方式，例如關(guān)于開源代碼的引入決策。

進一步結(jié)合項目中技術(shù)成果的特點來來制定研發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)布局策略，具體包括：1）選擇合適的技術(shù)成果并進一步明確專利布局的目標和策略； 2）選擇合適的技術(shù)成果進行技術(shù)秘密布局，具體參考因素有：反向工程的難易程度、研究成果價值的期限長短、能夠獲得專利的可能性高低、經(jīng)濟價值大小程度、被侵權(quán)后的法律后果等等。3）設(shè)定具體保密強度，例如：傳輸載體、存儲載體、接觸載體、代碼的封裝形式等等。

（二）研發(fā)階段

在研發(fā)過程中嚴格落實技術(shù)秘密和專利的保護原則：嚴格控制技術(shù)秘密的知悉范圍和傳播渠道、盡早申請專利進行關(guān)鍵卡位布局。

具體映射到實際管理中有：（一）實際專利產(chǎn)出流程中進行布局審核環(huán)節(jié)：專利評審流程中明確專利布局的要點，并將不適合專利保護的內(nèi)容轉(zhuǎn)入技術(shù)秘密管理體系；在專利申請文件中刪除不適于公開的技術(shù)信息，避免通過專利泄露技術(shù)秘密；謹慎對待國家秘密的特定要求，如發(fā)現(xiàn)及時進行相關(guān)處理。（二）技術(shù)秘密管理中進行布局審核環(huán)節(jié)：審核保密的強度和方案；對于直接引入第三方計算機程序進行合規(guī)性判斷。

（三）成果轉(zhuǎn)化

要結(jié)合企業(yè)自身的市場發(fā)展計劃，來制定要將哪些科技成果進行轉(zhuǎn)化，并且尤其要注意選擇成果轉(zhuǎn)化的合作對象以及合適載體（技術(shù)秘密、專利）。尤其對于國有企業(yè)來講，一定要避免單純的以完成績效考核、獲取成果轉(zhuǎn)化獎金的角度來隨意的選擇轉(zhuǎn)化對象、合作方、載體。推薦企業(yè)要建立一套自己的成果轉(zhuǎn)化策略、審核機制，以企業(yè)健康發(fā)展的目標下在實際操作中為技術(shù)秘密、專利的各項選擇審核把關(guān)、商業(yè)決策。

三、建立企業(yè)研發(fā)管理的配套機制

有效的協(xié)同布局不應(yīng)一事一議，而應(yīng)構(gòu)建適用于企業(yè)自身的保密體系，并將體系嵌入到企業(yè)配套的管理機制中。具體包括：

首先要定義技術(shù)秘密的管理框架，具體有：各類業(yè)務(wù)的密級設(shè)定、處理權(quán)限等，并通過IT信息系統(tǒng)來承載相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程。例如：在研發(fā)過程中做好研發(fā)路徑記載，以便于充分證明現(xiàn)有研發(fā)成果的合理歸屬；建立和合作方之間交流信息的必要記錄機制以及通過正規(guī)IT系統(tǒng)傳遞技術(shù)成果的管理機制。

接著要在員工的入口和出口利用勞動合同做好把控。具體有：1）新入職員工：將原單位的技術(shù)秘密直接使用在產(chǎn)品開發(fā)中屬于個人行為，后續(xù)如因此發(fā)生侵權(quán)糾紛，員工應(yīng)個人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2）離職員工：技術(shù)秘密無法帶走，即使帶走也需要留下痕跡；選擇恰當?shù)年P(guān)鍵崗位簽訂競業(yè)禁止限定條約。3）建立對外合作的審核機制，提升員工在和第三方交流（尤其是在招投標場景下）的保密技術(shù)成果的行為意識，并培訓(xùn)相關(guān)員工的信息脫密處理技能。

最終分析各種業(yè)務(wù)場景并通過設(shè)計合同的關(guān)鍵條款來更好的支撐兩者的協(xié)同布局。

總之，如何真正的用好技術(shù)秘密、專利這兩個競爭利器為企業(yè)贏得市場競爭優(yōu)勢，不可千篇一律，最關(guān)鍵的是需要各企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門深入分析自身業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場競爭特點，來量體裁衣才能做到效率和能力的最佳配比。

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作者：白莉  騰龍二期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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