利用專利“敲詐勒索”？專利糾紛應(yīng)慎用刑法

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作者：佑斌

供稿：專利分析與布局微信平臺

原標(biāo)題：利用專利“敲詐勒索”？專利糾紛應(yīng)慎用刑法

據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)”。根據(jù)這一條的規(guī)定，專利侵權(quán)訴訟并不會直接導(dǎo)致IPO停滯，而只有專利訴訟帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，也就是侵權(quán)行為極大可能成立時(shí)才會影響IPO進(jìn)程。如果專利侵權(quán)明顯不成立，并不會影響上市進(jìn)程，投資者的眼光也是雪亮的，并不會因?yàn)橐豁?xiàng)子虛烏有的專利侵權(quán)訴訟減少投資。

根據(jù)7月21日澎湃新聞發(fā)布了題目為“上海破獲敲詐擬上市公司案：囤數(shù)百“專利”再借訴訟之名勒索”的新聞，主要內(nèi)容如下：

近期上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會同浦東分局，破獲一起以影響企業(yè)上市為要挾、非法索取巨額錢財(cái)?shù)那迷p勒索案件。目前本案已進(jìn)入審查起訴階段。警方透露，這是上海破獲的首例在企業(yè)IPO過程中，以知識產(chǎn)權(quán)訴訟為手段進(jìn)行敲詐勒索的案件。

上海警方介紹，2017年3月至7月期間，犯罪嫌疑人李亮、孫強(qiáng)二人獲悉A公司正處于籌劃股票首次發(fā)行的消息后，合謀利用李、孫二人控制的甲公司，以A公司侵犯甲公司專利權(quán)為名，多次惡意發(fā)起訴訟、向證監(jiān)會惡意舉報(bào)。與此同時(shí)，李亮和孫強(qiáng)又以延遲、拖延和影響上市為要挾，逼迫A公司與其簽定所謂“專利實(shí)施許可”協(xié)議，以授權(quán)使用專利為名勒索A公司。A公司為確保上市，接受了李亮、孫強(qiáng)的要挾，以人民幣80萬元取得了甲公司所持有或控制的所有專利權(quán)和專利申請權(quán)的授權(quán)許可使用。

2017年7月底，李亮為達(dá)到進(jìn)一步勒索的目的，又虛構(gòu)了其此前已將甲公司名下另一專利獨(dú)家許可給乙公司（法人系高晨，但實(shí)際控制人仍是李亮）使用的事實(shí)，再次伙同孫強(qiáng)、高晨隱瞞上述真相，惡意向北京知識產(chǎn)權(quán)法院對A公司提起專利侵權(quán)訴訟，并指使犯罪嫌疑人高晨向中國證券監(jiān)督管理委員會實(shí)名舉報(bào)，披露乙公司已經(jīng)向A公司提起專利侵權(quán)訴訟一事，同時(shí)由李亮與A公司面談。A公司又被迫與乙公司達(dá)成和解并支付80萬元。

根據(jù)警方調(diào)查，李亮等人手中儲備了六七百項(xiàng)專利，待合適的擬上市企業(yè)出現(xiàn)后，再借專利訴訟之名敲詐勒索。警方稱，其公司沒有任何實(shí)體業(yè)務(wù)，營收大部分來自訴訟和“和解費(fèi)”，而其專利大都是模仿其他品牌，技術(shù)含量低。

“犯罪分子雖然以專利侵權(quán)為名起訴，但在法院終審中從來沒有勝訴過?！?/strong>承辦此案的民警單斌向記者解釋，該犯罪團(tuán)伙訴訟目的不在勝訴，只為在目標(biāo)企業(yè)融資或首次公開發(fā)行股票并上市等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以專利侵權(quán)訴訟的手段對該企業(yè)進(jìn)行敲詐。

專利侵權(quán)訴訟直接對企業(yè)上市產(chǎn)生影響。據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)”。

“涉及專利訴訟，企業(yè)上市的計(jì)劃可能被終止，而知識產(chǎn)權(quán)案件的司法周期又很長，通常至少需要一年半載。犯罪分子知道企業(yè)在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)耗不起，上市時(shí)間推遲造成的損失不可估量，利用這種心理和規(guī)則來敲詐勒索?！眴伪笳f，也有個(gè)別企業(yè)與李亮等人堅(jiān)持打官司直到勝訴，但打亂了上市計(jì)劃。

單斌稱，與正常專利糾紛案件不同，李亮等人的目的并不是爭奪專利權(quán)，而是敲詐勒索。“他們的特點(diǎn)是一邊打官司，一邊對企業(yè)采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使企業(yè)交出財(cái)物，這符合敲詐勒索的罪行特征?！?br/>

據(jù)上海警方調(diào)查，除了A公司在上市前受到李亮等人敲詐勒索以外，全國還有多家企業(yè)曾遭受過這一犯罪團(tuán)伙的敲詐。

2015年至2016年，李亮同時(shí)以十多項(xiàng)專利侵權(quán)的名義對B公司發(fā)起訴訟，B公司在明知沒有侵權(quán)的情況下，考慮到李亮起訴關(guān)聯(lián)的專利過多，應(yīng)訴成本過高，被迫與李亮簽訂和解協(xié)議，支付和解費(fèi)用為5萬元人民幣。

2015年至2017年，李亮又在C公司融資階段時(shí)，以多項(xiàng)專利侵權(quán)的名義發(fā)起20多起訴訟，并向多家網(wǎng)絡(luò)購物平臺進(jìn)行投訴，致使該司產(chǎn)品下架。C公司在明知沒有侵權(quán)的情況下，基于擔(dān)心訴訟影響融資的原因，被迫與李亮簽訂和解協(xié)議，支付和解費(fèi)用22.5萬元人民幣。

2017年10月，李亮又在D公司深圳股市主板上市前以三項(xiàng)專利侵權(quán)（其中一項(xiàng)專利在起訴時(shí)已被國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會宣告無效）的名義在廈門市中級人民法院起訴該公司，并向證監(jiān)會舉報(bào)該司侵犯專利權(quán)。D公司在明知沒有侵權(quán)的情況下，基于擔(dān)心訴訟影響上市的原因，與其簽訂和解協(xié)議，被迫支付28.8萬元。

上海警方表示，目前本案已進(jìn)入審查起訴階段。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)高度關(guān)注此類擾亂資本市場發(fā)審秩序的行為，警方提示廣大擬上市及上市公司，如遇此類敲詐勒索行為可及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

這起案件的涉案金額總共只有160萬元，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會同浦東分局處理，足見警方的重視程度。

根據(jù)公開的信息，甲公司實(shí)際控制人李某、孫某二人是夫妻關(guān)系，雙方之前一直在上海從事專利代理工作。兩人發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)在IPO時(shí)會特別在意專利訴訟，于是買下了六七百個(gè)專利，然后網(wǎng)上搜索各種IPO的公開信息，找到疑似侵權(quán)的公司，索取專利許可費(fèi)。

甲公司這種操作屬于典型的非專利實(shí)體（NPE）的行為，NPE自身并不生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，利用擁有的專利起訴他人，獲取許可費(fèi)和賠償。NPE興起于美國，至今美國還活躍著世界上最大數(shù)量的NPE。這些NPE有的是自己研發(fā)技術(shù)并申請專利，一般主要是高校和科研院所，2017年美國195所大學(xué)獲得的專利許可費(fèi)約為30億美元，斯坦福大學(xué)、威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校每年收取的許可費(fèi)都近億美元，這其中大部分都是專利許可費(fèi)；有的NPE則無研發(fā)機(jī)構(gòu)，而是收購其他個(gè)人或公司的專利，以起訴侵權(quán)為要挾收取許可費(fèi)，或者通過起訴侵權(quán)獲得賠償金。美國是NPE的樂土，他們動(dòng)輒索賠數(shù)億美元，微軟、Google、Facebook這些大公司都是他們的目標(biāo)，不少NPE都成為了上市公司。這些NPE給企業(yè)的經(jīng)營獲得帶來很多煩惱，因此也被蔑稱為“專利流氓”或“專利蟑螂”。但在美國并不存在利用專利進(jìn)行“敲詐勒索”的說法，專利糾紛都是在民事范圍內(nèi)。

發(fā)達(dá)國家之所以允許NPE的存在，主要還是出于保護(hù)創(chuàng)新的目的。很多原創(chuàng)性的科研成果都是來自并不生產(chǎn)產(chǎn)品的科研機(jī)構(gòu)和個(gè)人，但是這些群體缺乏專利運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。NPE能夠收集這些人的專利并最大程度的獲取收益，專利權(quán)人能夠從中分成，進(jìn)而提高了科技創(chuàng)新的積極性。

NPE發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，一般發(fā)警告信或者律師函，也可以直接聯(lián)系侵權(quán)人協(xié)商，如果對方認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)可以提專利無效或者直接無視。侵權(quán)是否成立，最終是由法院決定的。如果被訴侵權(quán)人不存在侵權(quán)行為，NPE根本不可能“敲詐勒索”成功。

據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)”。根據(jù)這一條的規(guī)定，專利侵權(quán)訴訟并不會直接導(dǎo)致IPO停滯，而只有專利訴訟帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，也就是侵權(quán)行為極大可能成立時(shí)才會影響IPO進(jìn)程。如果專利侵權(quán)明顯不成立，并不會影響上市進(jìn)程，投資者的眼光也是雪亮的，并不會因?yàn)橐豁?xiàng)子虛烏有的專利侵權(quán)訴訟減少投資。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定，敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。敲詐勒索罪的前提必須是非法占有為目的，但以專利侵權(quán)為由索要財(cái)物并不是非法占有，因?yàn)榉梢?guī)定專利侵權(quán)需要賠償損失。通俗的說，專利被侵權(quán)了，就相當(dāng)于自己的財(cái)產(chǎn)被他人拿走了，索要賠償是天經(jīng)地義的，如果被告未侵權(quán)，完全不用擔(dān)心，法院自會公正判決。而且權(quán)利人的專利還可能會被無效，白白花去訴訟費(fèi)，賠了夫人又折兵。

從警方公布的幾個(gè)案例來看，只要甲公司擁有的專利不是捏造的，很難界定為以非法占有為目的。而專利的來源，不論是自身研發(fā)的還是購買的，對專利侵權(quán)的正當(dāng)性并無影響。囤積專利并不違法，起訴他人專利侵犯也不存在“惡意”一說，侵權(quán)是否成立以法院的判決為準(zhǔn)。如果侵權(quán)成立，索要賠償完全合法。在法院未判決前，惡意起訴專利侵權(quán)一說并無法律依據(jù)。

在其中的一個(gè)案例中，警方稱“虛構(gòu)了其此前已將甲公司名下另一專利獨(dú)家許可給乙公司（法人系高晨，但實(shí)際控制人仍是李亮）使用的事實(shí)，再次伙同孫強(qiáng)、高晨隱瞞上述真相，惡意向北京知識產(chǎn)權(quán)法院對A公司提起專利侵權(quán)訴訟，并指使犯罪嫌疑人高晨向中國證券監(jiān)督管理委員會實(shí)名舉報(bào)”

專利權(quán)人的這種做法有可能是以自己的一部分專利起訴A公司，然后另一部分專利獨(dú)占許可給乙公司。根據(jù)法律規(guī)定，專利獨(dú)占許可人可以起訴侵權(quán)人，乙公司用從甲公司獲得獨(dú)占許可的專利起訴A公司。專利獨(dú)占許可必須要簽訂書面合同，并且應(yīng)該在國家知識產(chǎn)權(quán)局備案登記，否則乙公司也無法拿他人的專利來起訴。

專利獨(dú)占許可合同完全是民事合同，只要雙方簽字同意就成立，并無偽造的必要。有可能是專利權(quán)人與A公司簽訂的是一攬子專利許可協(xié)議，在協(xié)議中故意留了一些漏洞，未提及專利獨(dú)占許可的事情，等A公司簽字之后，發(fā)現(xiàn)甲公司還有些專利是獨(dú)占許可給其他公司，其他人依然可以用這些專利來起訴A公司，認(rèn)為被欺騙了。但這個(gè)完全屬于合同糾紛，如果A公司認(rèn)為簽訂的合同不公平或者引起誤解，應(yīng)該去法院起訴申請撤銷。當(dāng)然這個(gè)案例的解讀需要更多的信息，從公開的信息來看讓人費(fèi)解。

專利權(quán)人在中國傾向于選擇在IPO時(shí)起訴，主要還是因?yàn)橹袊膶＠r償額低，很多公司根本不在乎是否侵犯他人的專利。但在IPO時(shí)則不同，IPO進(jìn)程受阻等于擋了企業(yè)和股東的財(cái)路，這相當(dāng)于給專利侵權(quán)的影響加了一個(gè)杠桿，放大了專利侵權(quán)的效應(yīng)。如果專利能像其歐美日那樣發(fā)揮效力，相信專利權(quán)人也無必要選擇IPO時(shí)起訴。

此外，國外眾多的NPE每年在中國收取大量的專利許可費(fèi)，這些企業(yè)的做法也基本上以在國外起訴為要挾逼企業(yè)就范，與國內(nèi)的NPE做法并無實(shí)質(zhì)區(qū)別。美國的很多NPE甚至收購中國企業(yè)的專利來中國收取許可費(fèi)，這種情況比中國本土的NPE行為嚴(yán)重得多。如果警方只打擊中國的NPE，等于是在幫助美國企業(yè)。另一方面，刑法介入到專利侵權(quán)糾紛中，非常容易架空專利法，讓中國的專利保護(hù)形同虛設(shè)。

企業(yè)如果遇到專利糾紛，首先應(yīng)該想到去找專利律師，有NPE存在，就有對付NPE的機(jī)構(gòu)，這就是市場經(jīng)濟(jì)。如果NPE的手段拙劣，自然是自找苦吃。而警方介入專利糾紛，侵權(quán)人依靠刑法的屏障，更加不在乎專利侵權(quán)，而只在意與公權(quán)力的關(guān)系。長此以往，企業(yè)更加不愿意創(chuàng)新，國家的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和專利運(yùn)營也會深受其害。

這個(gè)案件的影響將非同一般。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：佑斌

供稿：專利分析與布局微信平臺

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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