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「專利審查意見答復(fù)」工作思路的體會(huì)分享

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「專利審查意見答復(fù)」工作思路的體會(huì)分享

「專利審查意見答復(fù)」工作思路的體會(huì)分享

#本文僅代表作者觀點(diǎn),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場(chǎng)#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:周慧玲  

原標(biāo)題:專利審查意見答復(fù)工作思路的體會(huì)分享 --避免新手代理人在答復(fù)專利審查意見通知書時(shí)無從下手的尷尬


對(duì)初次接觸專利審查意見答復(fù)工作的專利工程師或代理人,通常有些不知如何下手的感覺,特別在審查意見通知書中出現(xiàn)了沒有新穎性又沒有創(chuàng)造性的評(píng)述時(shí)候,非常容易被審查員的審查意見中給出的思路帶跑。如何幫助新手對(duì)審查意見通知書答復(fù)工作快速上手,試圖小結(jié)一下本人的工作體會(huì),以供參考,歡迎批評(píng)指正。


首先,看到審查意見通知書時(shí),專利工程師或代理人需要轉(zhuǎn)換思路,不能以普通讀者的身份閱讀審查意見通知書,而要明確自己的位置,答復(fù)者是站在申請(qǐng)人的角度來看待審查意見通知書的,因此答復(fù)者的立場(chǎng)和審查員應(yīng)該略有不同。在明確了自己看待審查意見通知書的位置之后再來看具體的問題。


既然是站在申請(qǐng)人的角度來看審查意見通知書的,個(gè)人認(rèn)為,首先需要通告申請(qǐng)人審查意見的內(nèi)容,并明確答復(fù)的目標(biāo),目標(biāo)清晰后再進(jìn)行后續(xù)的答復(fù)工作。當(dāng)然這個(gè)答復(fù)的目標(biāo)也是根據(jù)雙方交流和審查意見的情況綜合評(píng)估和協(xié)商最終確定的,并且這個(gè)目標(biāo)也是可以調(diào)整的。當(dāng)然在通告申請(qǐng)人之前,作為代理人應(yīng)該核實(shí)審查文本是否正確,了解傾向性的審查意見,并對(duì)對(duì)比文件要有初步的分析。


在明確了答復(fù)目標(biāo)之后,再來考慮答復(fù)工作思路。不同審查意見答復(fù)的工作思路也會(huì)不同,但是對(duì)某些常見的情況也可以有共性的工作思路。


通常審查意見通知書有以下幾種常見的情形:


1、有授權(quán)前景的審查意見通知書;


如果申請(qǐng)人同意審查意見中的授權(quán)范圍,那么代理人只需要針對(duì)性的處理好審查意見中的其他內(nèi)容就可以了,比如按照審查意見進(jìn)行修改權(quán)利要求或其他相關(guān)部分克服審查意見中指出的缺陷。


如果申請(qǐng)人不同意審查意見中的授權(quán)范圍,想要爭(zhēng)取被評(píng)述為沒有新穎性或沒有創(chuàng)造性的權(quán)利要求范圍,那么這樣的答復(fù)思路和后續(xù)沒有授權(quán)前景的審查意見答復(fù)思路類似,這里不再展開。


2、沒有授權(quán)前景的審查意見通知書;


包括以下最常見幾種情況(本文僅討論使用專利法第22條第二和第三款評(píng)述了創(chuàng)造性的情況,現(xiàn)實(shí)中還有很多更復(fù)雜的情況在此并不展開)。


2.1 權(quán)利要求沒有新穎性的情況


作為代理人這個(gè)時(shí)候,應(yīng)該問一問,審查員是否采用了新穎性的單獨(dú)對(duì)比原則?審查員對(duì)技術(shù)特征、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和技術(shù)效果的觀點(diǎn)對(duì)不對(duì)?若審查員沒有采用單獨(dú)對(duì)比原則,也可以此為切入點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)。


假設(shè)審查員認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的,那么代理人應(yīng)該問一下,真的是相同嗎?真的是等同嗎?如果答案是否定的,那么答辯的思路也就有了。


萬一如果代理人自己也認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的,這個(gè)案子就一定沒法答復(fù)了嗎?肯定不是。還可從技術(shù)特征相對(duì)于對(duì)比文件是否屬于相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果來看,其中有任何一個(gè)不同,也都可以成為答復(fù)的切入點(diǎn)。


2.2 權(quán)利要求有新穎性沒有創(chuàng)造性的情況


在這種情況下,通常審查員會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件是有區(qū)別技術(shù)特征的,只是區(qū)別技術(shù)特征在其他對(duì)比文件中公開了或者獲得了啟示等,且該技術(shù)特征在對(duì)比文件中要解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果基本相同。


對(duì)代理人來說,首先要核實(shí)對(duì)比文件是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),比如抵觸申請(qǐng)不能評(píng)價(jià)創(chuàng)造性、優(yōu)先權(quán)日核實(shí)后不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),若對(duì)比文件不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)也可以此為切入點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)。


進(jìn)一步地,對(duì)代理人來說,還需要明確對(duì)區(qū)別技術(shù)特征是否如審查員所說已經(jīng)被公開,需要注意區(qū)別技術(shù)特征描述中任何一點(diǎn)差別,任何一點(diǎn)差別都可能是答復(fù)的突破口。并且無論區(qū)別技術(shù)特征和對(duì)比文件差別的大小,都還要評(píng)估這些差別解決的技術(shù)問題和帶來的技術(shù)效果與對(duì)比文件比較,以解決的技術(shù)問題不同或技術(shù)效果來說明該差別足夠大,并且還不能從對(duì)比文件中獲得啟示,從而能認(rèn)為該差別點(diǎn)具有突出的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的創(chuàng)造性。這里有必要說明一點(diǎn)的是,在權(quán)利要求整體的層面有對(duì)應(yīng)要解決的技術(shù)問題,同樣在權(quán)利要求的各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征上,也可能對(duì)應(yīng)更細(xì)節(jié)層面的技術(shù)問題。


小結(jié)一下,專利審查意見答復(fù)工作思路首先是站在申請(qǐng)人的立場(chǎng)來看審查意見通知書,避免被審查員的思路帶跑;其次看看審查意見中對(duì)事實(shí)的評(píng)述是否符合客觀情況,找到的突破口就是答辯的切入點(diǎn);在工作思路明確之后,找到答辯的切入點(diǎn)就會(huì)更有針對(duì)性,避免了無從下手的尷尬。


通常申請(qǐng)人既然做了申請(qǐng),通常還是希望能授權(quán)的,除非申請(qǐng)人主動(dòng)放棄答辯,通常專利工程師或代理人不會(huì)建議申請(qǐng)人放棄答辯;即使在有些情況下授權(quán)前景不樂觀,出于客戶的需求,也可以采用分案的形式來延長(zhǎng)申請(qǐng)的存續(xù)時(shí)間,即使在收到駁回通知書之后,還能提出復(fù)審請(qǐng)求,進(jìn)入后續(xù)的救濟(jì)程序。


專利審查意見答復(fù)是一件頗為有樂趣的事情,審查意見通知書的情況也有多種,每一種都需要根據(jù)實(shí)際案情出發(fā)做出最恰當(dāng)?shù)幕貞?yīng)。



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:周慧玲  

編輯:IPRdaily趙珍          校對(duì):IPRdaily縱橫君


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