侵害在先權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)，是否應(yīng)判決停止使用？

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原標(biāo)題：侵害在先權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)是否應(yīng)判決停止使用---福建高院判決陳某訴佐納公司侵害著作權(quán)糾紛案

裁判要旨

商標(biāo)雖然獲準(zhǔn)注冊(cè)，但如果存在侵犯著作權(quán)等在先權(quán)利的情況，仍應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)的相關(guān)法律責(zé)任。即使被訴侵權(quán)的注冊(cè)商標(biāo)因?yàn)橐呀?jīng)超過商標(biāo)法所規(guī)定的五年無效期而無法被裁定無效，但考慮到被訴商標(biāo)并未實(shí)際使用，尚未建立起穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序和發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，人民法院在侵權(quán)訴訟中仍可判令商標(biāo)權(quán)人停止對(duì)被訴商標(biāo)的使用。

案情

原告陳某系美術(shù)作品《女人》的著作權(quán)人。被告佐納公司于2011年分別在四個(gè)類別上注冊(cè)了訟爭(zhēng)的圖形商標(biāo)。陳某于2017年向法院提起訴訟，認(rèn)為佐納公司注冊(cè)的圖形商標(biāo)系對(duì)其作品的抄襲，侵害了其包括署名權(quán)、復(fù)制權(quán)在內(nèi)的著作權(quán)，要求佐納公司承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

裁判

福建省廈門市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，佐納公司注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)系對(duì)原告陳某享有著作權(quán)的作品的抄襲模仿，侵害了陳某包括署名權(quán)、復(fù)制權(quán)在內(nèi)的著作權(quán)，判決佐納公司停止注冊(cè)商標(biāo)的使用，賠償陳某經(jīng)濟(jì)損失2萬元。

案件宣判后，原、被告均不服提起上訴。福建省高級(jí)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，判決結(jié)果并無當(dāng)，遂判決駁回上訴，維持原判。

評(píng)析

本案屬于典型的在后注冊(cè)商標(biāo)與在先著作權(quán)之間因權(quán)利沖突而引起的糾紛。爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于佐納公司申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)雖然構(gòu)成對(duì)陳某著作權(quán)的侵害，但已經(jīng)超過商標(biāo)法規(guī)定的五年無效期。在此情況下，法院還能否判令佐納公司停止對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。

一般情況下，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛中，如果認(rèn)定被告的行為構(gòu)成對(duì)原告知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的侵害，根據(jù)侵權(quán)責(zé)任法的規(guī)定，可以判處被告承擔(dān)停止侵權(quán)的法律責(zé)任。本案中，如果認(rèn)定佐納公司注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成對(duì)陳某著作權(quán)的侵害，依法也應(yīng)當(dāng)判令佐納公司停止侵權(quán)，即停止對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。但有不同意見認(rèn)為，本案中不宜判決佐納公司停止注冊(cè)商標(biāo)的使用。理由是商標(biāo)法第四十五條明確規(guī)定，在先權(quán)利人應(yīng)當(dāng)自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。而本案中，佐納公司所注冊(cè)的被訴商標(biāo)已經(jīng)超過法律規(guī)定的五年無效期而無法被裁定無效。從法律的一致性來看，不判決停止侵權(quán)，可以避免商標(biāo)法關(guān)于無效宣告五年的時(shí)間限制流于形式。

另外，《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中也明確指出：要把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先權(quán)利與維護(hù)市場(chǎng)秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場(chǎng)秩序，防止當(dāng)事人假商標(biāo)爭(zhēng)議制度不正當(dāng)?shù)赝稒C(jī)取巧和巧取豪奪，避免因輕率撤銷已注冊(cè)商標(biāo)給企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)造成重大困難。與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊(cè)商標(biāo)，因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭(zhēng)議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時(shí)效期間內(nèi)對(duì)其提起侵權(quán)的民事訴訟，但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任。依照上述文件精神，為了穩(wěn)定商標(biāo)注冊(cè)秩序，本案中也可不判令佐納公司停止注冊(cè)商標(biāo)的使用，而僅判決其承擔(dān)賠償責(zé)任即可。

但筆者認(rèn)為對(duì)商標(biāo)法的規(guī)定和最高人民法院上述文件精神不應(yīng)作機(jī)械理解，是否需要判令停止侵權(quán)，要視案件具體情況，特別要結(jié)合被訴注冊(cè)商標(biāo)具體的注冊(cè)過程和實(shí)際使用情況來進(jìn)行綜合判斷，不能搞絕對(duì)化。并非所有超過五年無效期的注冊(cè)商標(biāo)在侵犯他人在先權(quán)利時(shí)均可賠償了事。是否需要判令停止使用，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查以下兩個(gè)要件：

首先，被訴侵權(quán)商標(biāo)經(jīng)過大量使用已經(jīng)具有較高知名度，才可能形成穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。從價(jià)值權(quán)衡的角度來看，犧牲公正價(jià)值去維持一個(gè)使用較少的侵權(quán)商標(biāo)是不值得的，而且商標(biāo)未經(jīng)大量使用被判停止侵權(quán)也不會(huì)給企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)造成重大困難。

其次，維持“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場(chǎng)秩序”，也就是我們常說的“市場(chǎng)格局”，其前提是該“市場(chǎng)格局”是善意、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形成的。在商標(biāo)注冊(cè)人惡意申請(qǐng)、注冊(cè)商標(biāo)的情況下，如果仍然承認(rèn)此種行為所形成的所謂市場(chǎng)秩序或知名度，無異于鼓勵(lì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者違背誠(chéng)實(shí)信用原則，罔顧他人合法在先權(quán)利，強(qiáng)行將其惡意申請(qǐng)的商標(biāo)做大、做強(qiáng)。第四次全國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作會(huì)議指出，要充分認(rèn)識(shí)違反誠(chéng)實(shí)信用原則以及損害他人合法在先權(quán)利的民事糾紛本質(zhì)，強(qiáng)化此種情形下民事程序的優(yōu)先和決定地位。

在先權(quán)利人以被告取得并行使注冊(cè)商標(biāo)權(quán)或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)損害其合法在先權(quán)利（注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)除外），直接向法院提起民事訴訟，經(jīng)審查被告侵權(quán)的事實(shí)成立的，可以根據(jù)原告訴請(qǐng)和案件具體情況，判令被告停止使用被訴注冊(cè)商標(biāo)或者停止實(shí)施被訴外觀設(shè)計(jì)。具體到本案，佐納公司注冊(cè)的商標(biāo)侵犯陳某在先的著作權(quán)，雖然已經(jīng)超過五年的無效期，但考慮到該商標(biāo)尚未投入實(shí)際使用，未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，判令停止使用并不會(huì)造成利益的顯著失衡。所以，本案的一、二審判決并無不妥，也與最高人民法院上述文件及會(huì)議精神相一致。

本案案號(hào)：（2017）閩02民初370號(hào)，（2018）閩民終1033號(hào)

案例編寫人：福建省高級(jí)人民法院　蔡　偉　歐群山