知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，如何配合完成高價(jià)值專利的申請(qǐng)？

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作者：李強(qiáng) 楊澤奇 張積峰  廈門加減專利代理事務(wù)所（普通合伙）

原標(biāo)題：知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)如何配合完成高價(jià)值專利的申請(qǐng)

近幾年“高價(jià)值專利”越來越被提及到，各地也相繼出臺(tái)了一系列培育高價(jià)值專利的指導(dǎo)性政策文件。在此，筆者作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，也談?wù)勚R(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)如何配合企業(yè)完成高價(jià)值專利的申請(qǐng)。

1、高價(jià)值專利提出的背景

實(shí)際上，高價(jià)值專利的概念并非近些年剛提出的，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局早在1989年就開始設(shè)立中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，目的正是評(píng)選出高質(zhì)量的優(yōu)秀專利（其實(shí)就是相當(dāng)于高價(jià)值權(quán)利），不但已連續(xù)評(píng)選了二十屆，而且還專門制定出臺(tái)過《中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)辦法》，由此可見，高價(jià)值專利很早就存在。

但是為什么之前直到近些年才備受推崇，引起這么多人關(guān)注呢？筆者以為，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度立法較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí)還是非常薄弱，因此先采用增加專利申請(qǐng)數(shù)量，普及企業(yè)認(rèn)識(shí)了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)，然后再提高專利申請(qǐng)質(zhì)量，這可能是國(guó)家戰(zhàn)略層面的宏觀調(diào)控。而目前中國(guó)的專利申請(qǐng)量連續(xù)七年位居世界第一，再追求數(shù)量已毫無意義，中國(guó)的專利發(fā)展到了一個(gè)從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因此高價(jià)值專利成為熱點(diǎn)其實(shí)是一個(gè)必然也是一個(gè)自然的過程。

2、高價(jià)值專利的概念

雖然很多人對(duì)高價(jià)值專利的定義發(fā)表過觀點(diǎn)，但是目前尚沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，筆者查閱了大量文獻(xiàn)，其中有兩處筆者認(rèn)為定義得比較專業(yè)，有很大參考意義：

一處是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)中出臺(tái)的《中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)辦法》，辦法中明確指出了評(píng)選優(yōu)秀專利的四個(gè)重要指標(biāo)（這里主要是指發(fā)明和實(shí)用新型專利），即專利質(zhì)量、技術(shù)先進(jìn)性、運(yùn)用及保護(hù)措施和成效、社會(huì)效益及發(fā)展前景四個(gè)方面；

另一處是知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心韓秀成主任總結(jié)的文章：《培育高價(jià)值專利》。文章中韓主任認(rèn)為，高價(jià)值至少應(yīng)當(dāng)具備以下條件：一是高水平、高技術(shù)含量的技術(shù)；二是高質(zhì)量專利申請(qǐng)文件；三是權(quán)利有較好的穩(wěn)定性；四是有良好的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景。

總結(jié)歸納起來，高價(jià)值專利還是要從三個(gè)層面來體現(xiàn)，即技術(shù)層面、法律層面和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)層面：

技術(shù)層面而言，高價(jià)值專利首先是專利，是專利其必然是要有技術(shù)創(chuàng)新性，相對(duì)而言，技術(shù)含量較高的專利才比較符合高價(jià)值專利；

法律層面而言，專利權(quán)的法律穩(wěn)定性是先決條件，因?yàn)橹挥匈x予你權(quán)利你才能去行使權(quán)利。但是高價(jià)值的專利除了法律穩(wěn)定性之外，還有兩個(gè)重要法律因素：一個(gè)撰寫的高質(zhì)量，因?yàn)榉€(wěn)定的法律狀態(tài)和保護(hù)范圍實(shí)際上是兩個(gè)相對(duì)對(duì)立的矛盾，即權(quán)利越穩(wěn)定的專利往往保護(hù)范圍較小，如何在尋求最大保護(hù)范圍的同時(shí)又獲得較穩(wěn)定的法律狀態(tài)，這個(gè)“度”的拿捏在于高質(zhì)量的專利撰寫；另外一個(gè)是易維權(quán)性，一些法律特別穩(wěn)定的專利在維權(quán)的時(shí)候不易取證和發(fā)現(xiàn)，也很難起到保護(hù)的作用，這點(diǎn)很重要。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)層面而言，專利價(jià)值的體現(xiàn)，其最直觀的體現(xiàn)就是經(jīng)濟(jì)價(jià)值，即能不能給專利權(quán)人帶來一定經(jīng)濟(jì)效益，能不能給企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中帶來提升和幫助。

3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)如何配合完成高價(jià)值專利的申請(qǐng)

目前，高價(jià)值專利的培育工作目前一般由企業(yè)主導(dǎo)，由知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)配合，有的還會(huì)邀請(qǐng)科研院校和行業(yè)分析咨詢公司共同配合參與來一起完成高價(jià)值培育工作。其中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)在里面會(huì)承擔(dān)很多任務(wù)，比如專利申請(qǐng)、專利導(dǎo)航、預(yù)警分析、專利運(yùn)營(yíng)等等。筆者在知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作多年，也實(shí)際參與了高價(jià)值專利項(xiàng)目的培育工作，在此談?wù)勚R(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)如何配合完成高價(jià)值專利培育工作的第一步即專利申請(qǐng)的一些心得體會(huì)。

一般專利申請(qǐng)分為三個(gè)階段，即專利申請(qǐng)前，專利申請(qǐng)中和專利申請(qǐng)后三個(gè)階段：

3.1專利申請(qǐng)前的階段

在專利申請(qǐng)前，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)和企業(yè)配合的一個(gè)重要的工作是在專利申請(qǐng)技術(shù)交底書的準(zhǔn)備和查新上。而目前技術(shù)交底書的內(nèi)容均是體現(xiàn)技術(shù)層面的內(nèi)容，比如技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果，缺乏體現(xiàn)市場(chǎng)前景及行業(yè)分析的描述。

因此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以將企業(yè)發(fā)過來的技術(shù)交底書先進(jìn)行技術(shù)查新（如果有科研院校參與，還可以將收到的技術(shù)交底書發(fā)給科研院校同時(shí)進(jìn)行查新分析）。若查新分析后，不存在很大的創(chuàng)新性問題，可以將技術(shù)交底書涉及的技術(shù)或者產(chǎn)品領(lǐng)域總結(jié)出來，再發(fā)給配合的行業(yè)分析咨詢公司（如果沒有，也可直接發(fā)給企業(yè)市場(chǎng)分析部門），讓其補(bǔ)充待申請(qǐng)的該技術(shù)或者產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)前景及行業(yè)分析內(nèi)容，看下是否具有一定市場(chǎng)價(jià)值和良好的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景。

最后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)和企業(yè)一起，根據(jù)技術(shù)檢索查新情況以及反饋的市場(chǎng)價(jià)值和市場(chǎng)前景情況，判斷哪些是屬于高價(jià)值的專利申請(qǐng)對(duì)象，哪些是一般價(jià)值的專利申請(qǐng)對(duì)象。

也就是說從申請(qǐng)前階段就開始要和企業(yè)配合一起篩選出高價(jià)值專利的申請(qǐng)材料。

3.2專利申請(qǐng)中的階段

一旦確定了待申請(qǐng)的技術(shù)材料，就進(jìn)入申請(qǐng)中的階段。在專利申請(qǐng)階段一般要考慮的幾個(gè)事情：專利申請(qǐng)的預(yù)算、專利撰寫時(shí)的布局以及專利申請(qǐng)的形式。

首先，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)該和企業(yè)溝通清楚，對(duì)于高價(jià)值的專利申請(qǐng)而言，預(yù)算最好要有所保證，一旦設(shè)限會(huì)對(duì)后續(xù)撰寫的布局以及申請(qǐng)形式直接產(chǎn)生影響。

其次，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)在高價(jià)值案件撰寫時(shí)，首先要和企業(yè)提前做好溝通說明，不要為了追求授權(quán)前景或者為了縮短授權(quán)的周期，而在申請(qǐng)時(shí)就主動(dòng)放棄本可爭(zhēng)取的權(quán)利保護(hù)范圍。具體而言，撰寫之前要和企業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員深入了解技術(shù)背景以及行業(yè)背景，在獨(dú)權(quán)撰寫時(shí)，第一要盡可能的上位，擴(kuò)大可保護(hù)的范圍；第二，保護(hù)的主題類型盡可能的涵蓋齊全，比如新材料及制備方法，使用方法等等；從權(quán)撰寫時(shí)，要層次清楚，而且每個(gè)從權(quán)都要體現(xiàn)一定的創(chuàng)新性；在說明書撰寫時(shí)，針對(duì)每一個(gè)權(quán)利要求的技術(shù)特征都要具有三要素對(duì)應(yīng)（技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果）。

最后，專利申請(qǐng)文本形成后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)要根據(jù)該技術(shù)的市場(chǎng)情況和企業(yè)商量確定申請(qǐng)的方式。比如適合不適合提前公開，只是國(guó)內(nèi)申請(qǐng)還是要布局國(guó)際申請(qǐng)，國(guó)際申請(qǐng)是選擇申請(qǐng)PCT還是直接巴黎公約進(jìn)入國(guó)家等等。比如一些國(guó)際市場(chǎng)前景不那么明朗時(shí)，可以建議申請(qǐng)PCT，然后時(shí)機(jī)成熟，再進(jìn)入國(guó)家階段。確定這些申請(qǐng)形式時(shí)，一定要慎重，必要時(shí)要邀請(qǐng)行業(yè)分析咨詢公司一起分析未來的市場(chǎng)領(lǐng)域以及技術(shù)發(fā)展的程度再做決定。

3.3專利申請(qǐng)后的階段

專利申請(qǐng)遞交后，就會(huì)進(jìn)入審查階段。在案件進(jìn)入審查階段后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)要密切和企業(yè)保持溝通和聯(lián)系，了解最新的技術(shù)和市場(chǎng)的變化，充分利用專利申請(qǐng)的一些程序（如分案、要求優(yōu)先權(quán)、主動(dòng)修改等）去適應(yīng)性的修改和調(diào)整申請(qǐng)。比如一個(gè)高價(jià)值的專利在申請(qǐng)前可能方案已經(jīng)出來，但是實(shí)驗(yàn)的效果還沒出來，或者最佳的方案還沒出來，可以適當(dāng)利用優(yōu)先權(quán)將這個(gè)專利進(jìn)行重新布局和撰寫，再重新申請(qǐng)遞交。

此外，在答復(fù)審查意見階段，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)和審查員溝通的一個(gè)中間橋梁，起著很大的作用。一方面引導(dǎo)企業(yè)不要為了盡快授權(quán)而輕易選擇放棄某些權(quán)利要求的爭(zhēng)辯，一方面需要和企業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員認(rèn)真研究審查意見中指出的問題可能存在的偏差和誤解，然后整理出來和審查員解釋說明，使其理解本發(fā)明真正的創(chuàng)新點(diǎn)所在。如確有必要，甚至可以啟動(dòng)復(fù)審程序來最大范圍的尋求專利的最大保護(hù)范圍。

總之，高價(jià)值專利的培育是個(gè)長(zhǎng)期堅(jiān)持的工作，對(duì)于企業(yè)來說，切不可急功近利。而對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)來說要求更高，不但要在申請(qǐng)前，申請(qǐng)和申請(qǐng)后的不同階段都隨時(shí)了解技術(shù)的變化，還要在不同階段和參與培育的各方保持充分的溝通和交流，了解一些市場(chǎng)價(jià)值和市場(chǎng)前景的變化，利用現(xiàn)有專利申請(qǐng)的程序隨時(shí)做好應(yīng)變的策略。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李強(qiáng) 楊澤奇 張積峰  廈門加減專利代理事務(wù)所（普通合伙）

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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