三步法在員工離職專利權屬爭議中的適用

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作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務所

原標題：三步法在員工離職專利權屬爭議中的適用

【摘要】我國專利法將職務發(fā)明定義為執(zhí)行本單位任務或主要利用本單位物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，而《專利法實施細則》第十二條進一步明確了何謂“執(zhí)行本單位任務完成的發(fā)明創(chuàng)造”，其中第三項作有如下表述：“退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。”然而，由于該條款并未明確如何認定訴爭專利與原單位技術之間存在相關性，故而在專利權屬糾紛案件中，對該條款的適用面臨著種種現(xiàn)實的問題。本文將結合相關司法案例，嘗試對專利權屬爭議中的技術相關性問題進行解析，并就該問題的解決提出意見與思路。

【關鍵詞】專利權屬糾紛 職務發(fā)明 技術相關性 三步法

一、專利權屬爭議中的技術相關性問題

我國《專利法》第六條規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人?！倍覈秾＠▽嵤┘殑t》第十二條第三項針對《專利法》所述職務發(fā)明有如下規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指:（三） 退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造?！?br/>

然而在司法實踐中，由于《專利法實施細則》并未明確何謂“與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關”，故對于該條款的適用標準并不統(tǒng)一，該條款的適用也因此面臨著現(xiàn)實的問題。

二、審判實踐對技術相關性問題的觀點

（一）認定標準應當?shù)陀趯＠謾嗾J定標準

盡管司法實踐中各地法院對于認定是否存在技術相關性的標準并不統(tǒng)一，但各地法院在司法實踐中普遍認可，認定存在技術相關性的標準應當?shù)陀谡J定構成專利侵權之標準，即不要求用人單位的技術方案已經包含了訴爭專利的全部技術特征。究其原因，主要在于發(fā)明創(chuàng)造通常表現(xiàn)為一個持續(xù)不斷的過程，如果在認定技術相關性時采用與認定專利侵權相同的嚴苛標準，則會將部分主要基于原單位的技術方案與物質投入，但在員工離職之后方才形成的技術成果排除在職務發(fā)明的范圍之外。而從《專利法實施細則》第十二條第三項在員工離職后仍然給予用人單位1年的期限來看，立法本意在于平衡用人單位與員工之間的利益，保障用人單位對技術方案研發(fā)的投入可以有切實的產出與收益，如果以認定專利侵權之標準作為認定技術相關性的標準，則與立法本意明顯相悖。[1]

（二）訴爭專利技術特征與用人單位技術方案基本相同——關于技術相關性認定標準的核心爭議

審判實踐中，關于技術相關性認定標準的爭議，往往圍繞訴爭專利技術特征與用人單位技術方案是否基本相同這一要素展開。

1、持二要素觀點的人民法院認為，認定存在技術相關性，僅要求具備以下兩點要素：（1）被告原本職工作與訴爭專利相關。（2）訴爭專利與原告產品技術領域相同。

如上海市高級人民法院在（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書中就相關問題作有如下分析：“本案中雙方的爭議焦點即在于，涉案已獲專利權的發(fā)明創(chuàng)造，是否與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作相關。從本案已查明的事實看，胡松磊在鑫百勤公司期間擔任副總經理，其職責中即有負責管理技術部，且附有生產樣圖的多份銷售合同均有胡松磊簽名，故胡松磊在鑫百勤公司的本職工作與技術相關。而上訴人錦農公司亦認為鑫百勤公司所從事的業(yè)務，與涉案專利技術屬相同或相似業(yè)務?！秾＠▽嵤┘殑t》所規(guī)定的與原單位本職工作有關，并非要求系爭發(fā)明創(chuàng)造系在發(fā)明人于原單位任職期間即已完成，而是將發(fā)明人離職后1年內作出的與原單位本職工作有關的發(fā)明創(chuàng)造的權利強制性規(guī)定歸屬于原單位，其主要目的在于保護原單位的合法利益。本案中，涉案專利與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作顯然有關，且涉案專利的申請在胡松磊從鑫百勤公司離職1年內即提出，其專利權依法應歸屬于鑫百勤公司?！?strong>[2]

又如山東省煙臺市人民法院在（2017）魯06民初11號民事判決書就該問題作有如下表述：“二是涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與馬鳳埠的本職工作有關、亦與金道成公司分配的任務有關。作為金道成公司的員工，馬鳳埠主要負責機械設備的技術研發(fā)和質量審核等工作。涉案專利產品作為金道成公司生產經營的產品之一，馬鳳埠對該產品的技術研發(fā)本身就屬于本職工作。另外，馬鳳埠對涉案產品的研發(fā)也與其具體執(zhí)行金道成公司分配的工作任務有關。金道成公司自2015年1月起就對ZLP630高處作業(yè)吊籃進行研發(fā)立項并明確該項目的負責人為馬鳳埠，2015年11月和2016年3月，金道成公司將研發(fā)成功的ZLP630高處作業(yè)吊籃產品向有關第三方企業(yè)進行了銷售。而涉案專利產品，同樣作為一款高空作業(yè)的檢修平臺，與金道成公司已研發(fā)生產的其他類型檢修平臺同屬一類產品，無論是產品功能、用途、基本結構都十分相近，其技術方案的來源、設計構思、修改完善、技術經驗等必然會受前述已研發(fā)產品的重要影響，涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與金道成公司制定的開發(fā)立項任務密切相關?！?strong>[3]

2、持三要素觀點的人民法院認為，在二要素觀點的基礎之上，還應審查技術方案是否相同，即認定存在技術相關性應當滿足以下條件：（1）被告原本職工作與訴爭專利相關。（2）訴爭專利與原告產品技術領域相同。（3）訴爭專利技術特征與用人單位技術方案基本相同。

三要素觀點亦已在審判實踐中得到了部分法院的認可，如上海知識產權法院在（2017）滬73民初18號民事判決書內作有如下分析：“職務發(fā)明認定所涉爭議發(fā)明創(chuàng)造的技術特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術方案并不要求相同，只要具有一定的關聯(lián)性即可，在此關聯(lián)性判斷需綜合考慮兩者是否屬于同一技術領域、解決的技術問題是否相同、技術手段是否具有傳承性等因素，而非簡單判斷兩者技術方案相比是否具有專利授權意義上的創(chuàng)造性，亦無需進行技術特征的一一比對。涉案專利技術系通過微創(chuàng)介入手術放置心臟瓣膜的輸送裝置的一個部件，屬于醫(yī)療器械領域，該輸送裝置旨在通過內外管的配合移動來實現(xiàn)瓣膜的穩(wěn)定連接和快速準確釋放，通過手柄能夠分別控制內管和外管的移動，其中涉案專利技術所涉該輸送裝置上的內管移動機構與內管、手柄相配合，實現(xiàn)對內管的快速準確移動操作。本院注意到，原告提供的多份證據(jù)顯示其研發(fā)的經導管主動脈瓣膜輸送系統(tǒng)包括導管和手柄，瓣膜可與內管相連，外管可移動包裹內管和瓣膜，操作手柄可實現(xiàn)外管的前進和后退；原告申請?zhí)枮閄X的“植入體輸送系統(tǒng)”發(fā)明專利申請技術同樣亦旨在通過旋轉和推送兩種手柄操作方式控制外管的前進和回撤。即涉案專利技術與被告王海山參與的原告公司的經導管主動脈瓣膜輸送系統(tǒng)技術均屬微創(chuàng)治療心臟瓣膜技術領域，旨在解決的技術問題亦相同，均是實現(xiàn)快速、穩(wěn)定、準確地植入心臟瓣膜，所采用的技術手段亦是通過手柄的控制實現(xiàn)內外管或外管的移動，故應認定涉案專利技術與王海山在原告處的本職工作具有較強的相關性。”[4]

而北京知識產權法院在其作出的（2016）京73民初79號民事判決書內則有如下表述：“關于原告北汽福田公司的電機控制器開發(fā)項目與涉案專利申請之間的關聯(lián)性。原告北汽福田公司SVN數(shù)據(jù)庫中的文件表明，北汽福田公司2013年8月6日形成的MIDI項目電機控制器零部件子系統(tǒng)技術規(guī)范，2013年10月29日形成的電機控制器硬件系統(tǒng)需求文檔和2013年10月30日形成的MCU系統(tǒng)圖均涉及涉案專利申請的主要內容，足以認定涉案專利申請是和北汽福田公司分配給張君鴻的工作任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。

作為解決雙方當事人之間權屬民事糾紛的程序，本案遵循民事訴訟高度蓋然性的證明標準，即如果經審查并結合相關事實，確信待證事實的存在具有高度可能性的，應當認定該事實存在，而并不要求一方當事人提交的證據(jù)完整地展現(xiàn)涉案專利申請的全部內容。如上所述，原告北汽福田公司提交的證據(jù)能夠證明涉案電機控制器開發(fā)項目系張君鴻在北汽福田公司本職工作中的工作任務，該項目中形成的技術方案涉及涉案專利申請的主要內容，且涉案專利申請的申請日在張君鴻自北汽福田公司離職后的一年內?！?strong>[5]

三、對于技術相關問題的進一步思考——探索一種具有較強可操作性的三步法認定路徑

筆者同意三要素的司法觀點，盡管《專利法實施細則》第十二條的立法目的在于給予用人單位一定的傾向性保護，但對于技術相關性的認定標準如過于寬松，則勢必會挫傷員工離職后進行發(fā)明創(chuàng)造的積極性。在二要素的司法觀點中，僅要求員工原本質工作與訴爭專利相關，且訴爭專利與用人單位技術方案所屬的技術領域相同，事實上無法排除將員工自行研發(fā)的技術成果錯誤地認定為職務發(fā)明的可能性，盡管相關法律法規(guī)確定了1年的期限，但基于發(fā)明的多樣性，該期限勢必不足以支撐二要素觀點下的寬松標準。

因此，為了在標注過于嚴苛與標準過于寬松之間尋求平衡，亦為了進一步平衡用人單位與員工的利益，對用人單位的技術方案與訴爭專利進行比對有著現(xiàn)實的必要性。但針對比對結果，則無需適用認定專利侵權的嚴苛標準，而僅要求用人單位技術方案與訴爭專利基本相同即可。

而為了進一步提高技術相關性認定標準的可操作性，即為了更為準確的適用一個相對統(tǒng)一的認定標準，筆者認為，認定存在技術相關性可以遵循如下的三步法步驟進行：

第一步：自訴爭專利中剔除員工離職之后的發(fā)明點。

如前所述，《專利法實施細則》第十二條表達了一種傾向保護用人單位研發(fā)收益的立法目的，且技術或產品的研發(fā)往往是一個持續(xù)不斷的過程。員工為形成訴爭專利，而在用人單位技術方案的基礎上進行了何種創(chuàng)造，不在技術相關性的審查范圍之內。因此，訴爭專利中存在著何種發(fā)明點，無法用于認定是否存在技術相關性，應當對其予以剔除。當然，如果該發(fā)明點恰與用人單位的技術研發(fā)成果相同，此時可直接認定訴爭專利歸屬用人單位。

第二步：自訴爭專利與用人單位技術方案中進一步剔除訴爭專利申請日之前的公知技術。

由于用人單位技術方案的形成同樣基于本領域公知技術，對于公知技術用人單位不具有壟斷權，而訴爭專利在形成的過程中同樣會參考非專屬于用人單位的公知技術。因此，在確定用人單位的技術研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋之前，必須對訴爭專利申請日之前的公知技術予以剔除，從而準確界定用人單位技術方案與訴爭專利之中，哪些技術特征可以用以確定用人單位的技術研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋。

需要說明的是，上述公知技術不包括訴爭專利申請日前，用人單位已公開的技術研發(fā)成果。

第三步：著重考量員工離職前用人單位的技術研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋。

在完成前述步驟之后，訴爭專利的余下部分即為其形成所依據(jù)的公知技術之外的技術方案。用人單位技術方案的余下部分為員工離職時所可能獲取的有人單位技術研發(fā)成果，該技術研發(fā)成果性質包括兩類，其一技術研發(fā)成果尚未公開；其二技術研發(fā)成果已公開。

對于第一類尚未公開的技術研發(fā)成果，如果訴爭專利余下技術方案與之相同，此時認定訴爭專利權屬歸用人單位較好理解，因兩者具有極強的技術相關性。對于第二類已公開的技術研發(fā)成果，如果訴爭專利余下技術方案與之相同，雖然員工有權使用，但鑒于保護用人單位的立法本意，此時仍認定兩者具有相關性。當然，離職后一年內的限制，一定程度上平衡了用人單位與員工的利益。

【參考文獻】

[1]范靜波.公司高級管理人員離職后所做發(fā)明創(chuàng)造的權屬認定

[2]上海市高級人民法院.（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書

[3]山東省煙臺市人民法院.（2017）魯06民初11號民事判決書

[4]上海知識產權法院.（2017）滬73民初18號民事判決書

[5] 北京知識產權法院.（2016）京73民初79號民事判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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