方法專利案件中原告的舉證責(zé)任

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作者：袁博 上海市第二中級人民法院

原標題：淺談方法專利案件中原告的舉證責(zé)任

所謂“方法專利”，是指涉及產(chǎn)品特定生產(chǎn)方法的專利，該方法可以是化學(xué)方法、機械方法、生物方法等。對于方法專利的維權(quán)而言，權(quán)利人在舉證上往往面臨窘境，原因在于其權(quán)利保護范圍由方法步驟構(gòu)成，而方法步驟的實施一般在被告管理、控制的場所內(nèi)完成，而原告在訴訟前往往難以進入被告經(jīng)營場所對整個過程完成取證。那么，對于方法專利，應(yīng)當遵循何種舉證規(guī)則？

根據(jù)方法專利對應(yīng)的產(chǎn)品是否構(gòu)成“新產(chǎn)品”，可以將方法專利區(qū)分為“非新產(chǎn)品方法專利”和“新產(chǎn)品方法專利”?！靶庐a(chǎn)品”的判斷標準規(guī)定于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，即“產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品”。換言之，產(chǎn)品本身或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案中有一項在方法專利的申請日之前已經(jīng)為國內(nèi)外公眾所知的，該產(chǎn)品就不屬于新產(chǎn)品。以下區(qū)分兩類情形分別討論。

“新產(chǎn)品方法專利”

《專利法》第六十一條規(guī)定：“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。”這一條是典型的舉證責(zé)任倒置，其原理是，如果產(chǎn)品是新的，被控侵權(quán)人不大可能較短時間開發(fā)出獲得相同產(chǎn)品的另一方法。此外，這種舉證責(zé)任還體現(xiàn)了一種推定：如果專利權(quán)人的專利方法所制造的產(chǎn)品是新產(chǎn)品，而被控侵權(quán)人的產(chǎn)品與專利權(quán)人的專利方法所制造的產(chǎn)品相同，法律就推定被控侵權(quán)人使用了專利權(quán)人的專利方法，除非被控侵權(quán)人提出相反證據(jù)予以推翻。

必須指出，專利權(quán)人對“新產(chǎn)品”的證明責(zé)任并不要求達到較高的標準，因為這屬于消極事實，原告無法進行窮盡式證明。相比而言，被告只需舉出一個相反實例，就足以推翻原告的所有證明。因此，多數(shù)情況下，證明“新產(chǎn)品”這一事實是非常艱難的，能夠完成證明責(zé)任的往往是特殊情況：例如，國內(nèi)外市場上相關(guān)領(lǐng)域只存在專利權(quán)人和被控侵權(quán)人兩種產(chǎn)品，而專利權(quán)人能證明自己產(chǎn)品上市時間早于被控侵權(quán)人且在己方產(chǎn)品上市前即申請專利，即可以圓滿完成對“新產(chǎn)品”的證明責(zé)任?？梢钥闯?，類似情形畢竟少見，因此，對于多數(shù)案件而言，只要求專利權(quán)人能夠提供初步的證據(jù)證明“新產(chǎn)品”的事實即可，并不要求達到絕對的排除相反可能性的程度，只要法官基于專利權(quán)人舉出的初步證據(jù)結(jié)合案件其他事實和經(jīng)驗規(guī)則形成確定心證，就應(yīng)當認為專利權(quán)人在這一環(huán)節(jié)完成舉證義務(wù)，可以將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給訴訟相對方，由被控侵權(quán)人就相反的主張?zhí)岢鲎C據(jù)。

“非新產(chǎn)品方法專利”

此類方法專利相對于第一類而言不需要證明方法專利用于“新產(chǎn)品”，但是在舉證責(zé)任上同樣難言輕松，原因各種各樣：如前所述，有的是因為被告事前采取了防范措施，原告難以進入被告實際經(jīng)營場所調(diào)查取證；有的是因為原告雖然尋機進入被告生產(chǎn)場地，但無法將整個工藝流程全部取證；有的是因為原告知悉被告侵權(quán)時，被告已經(jīng)完成了整個生產(chǎn)過程，無法取證。因此，對于“非新產(chǎn)品方法專利”而言，如果簡單適用“誰主張，誰舉證”的舉證分配規(guī)則，強行要求專利權(quán)人舉證證明被訴侵權(quán)人生產(chǎn)同樣產(chǎn)品的方法步驟，顯然不利于案件事實的查明。

對于這一證明難題的解決，北京市高級人民法院在“古建彩繪”方法專利案【（2017）京民終402號】中通過判決歸納出了相關(guān)規(guī)則，即：

凡是掌握證據(jù)的當事人均有責(zé)任提供證據(jù)以還原客觀事實，舉證責(zé)任的分配原則應(yīng)當是在公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，確保最大限度地查明客觀事實。通常情況下，如果當事人所舉證據(jù)達到了優(yōu)勢證據(jù)原則的要求，就可以認定其完成了舉證責(zé)任，對待證事實予以確認?！瓕τ诜切庐a(chǎn)品的方法專利而言，專利權(quán)人如果能夠證明被訴侵權(quán)人制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)盡力舉證仍無法證明被訴侵權(quán)人確實使用了該專利方法，但根據(jù)案件具體情況，結(jié)合已知事實及日常生活經(jīng)驗，能夠認定該同樣產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性很大的，則不應(yīng)要求專利權(quán)人承擔(dān)進一步的舉證責(zé)任，而由被訴侵權(quán)人提供其制造方法不同于專利方法的證據(jù)，被訴侵權(quán)人拒不舉證或舉證不能的，可以推定被訴侵權(quán)人使用了該專利方法。

不難看出，在原告的舉證責(zé)任上，“非新產(chǎn)品方法專利”和“新產(chǎn)品方法專利”在某種程度上有相似之處。

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作者：袁博 上海市第二中級人民法院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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