關(guān)于專利分案申請，如何避免“踩雷”？

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原標(biāo)題：關(guān)于分案申請，我想我終于知道如何避免“踩雷”了

在我國的專利申請實(shí)務(wù)中，有些規(guī)定和程序看似簡單，實(shí)則變化多端處處“埋雷”。分案申請就是其中之一。今天，咱們就來聊聊關(guān)于分案申請你不得不知的那些事兒。

一 什么是分案申請（WHAT）

根據(jù)我國專利制度的規(guī)定，除了屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型可以作為一件申請?zhí)岢鲋猓患＠暾垜?yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，這就是所謂的專利申請的單一性原則。

在一件專利申請的審查過程中，當(dāng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為該專利申請要求保護(hù)多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時(shí)，將通知申請人在指定期限內(nèi)對其專利申請進(jìn)行修改，以滿足單一性要求。這里所說的修改是指對一件專利申請中的發(fā)明創(chuàng)造的數(shù)量進(jìn)行限制，具體來說，可以是刪除發(fā)明或者實(shí)用新型的一組或多組權(quán)利要求，也可以是刪除外觀設(shè)計(jì)的一幅或多幅圖片。

但是，考慮到提出專利申請的申請人已經(jīng)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局披露了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，并表達(dá)了期望這一系列多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造均獲得專利保護(hù)的意愿，如果僅僅因?yàn)閱我恍砸缶推仁股暾埲藘H能保留其中一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，而對其它的發(fā)明創(chuàng)造只能隨后另行提出專利申請，并以隨后的提交日作為其申請日，則顯然，根據(jù)先申請?jiān)瓌t，申請人的利益勢必會(huì)受到損害，這也與專利法的立法宗旨相悖。

基于這樣的緣由，《專利法實(shí)施細(xì)則》第42條第1款中規(guī)定：一件專利申請包括兩項(xiàng)以上的發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請人可以在收到國務(wù)院專利行政部門對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。這就是所謂的“分案申請”的由來和法律依據(jù)。

分案申請可以保留原申請（第一次提出的專利申請，也稱為母案申請）的申請日，原申請享有優(yōu)先權(quán)的，分案申請還可以保留原優(yōu)先權(quán)日，這樣就保證了申請人的正當(dāng)利益不受損害，當(dāng)然，如果后續(xù)授權(quán)的話，專利到期日也與母案申請相同。然而，需要注意的是，分案申請?jiān)谄渌矫嫱耆?dú)立于原申請，與普通專利申請無異。

二 為什么提出分案申請（WHY）

從上文中提到的相關(guān)法律條款來看，申請人提出分案申請的緣由似乎非常簡單。但在申請實(shí)務(wù)中，申請人提出分案申請的目的卻五花八門?？偟膩碚f，可以分為以下兩種情況。

第一種情況——被動(dòng)提出的分案申請

如上所述的，當(dāng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在審查意見通知書中指出該專利申請要求保護(hù)多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時(shí)，申請人為了滿足單一性要求，在原申請中僅保留其中一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，而對其它不具有單一性的發(fā)明創(chuàng)造被動(dòng)提出分案申請。這也是常規(guī)意義上的分案申請。

具體而言，這種“被動(dòng)提出”的方案申請通常又分為兩大類情況。一類是由于撰寫經(jīng)驗(yàn)不足或者檢索不充分而導(dǎo)致原始提交的權(quán)利要求書中即包含不符合單一性規(guī)定的多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造；另一類則是由于在專利申請的審查過程中對權(quán)利要求書的修改而導(dǎo)致缺乏單一性問題的出現(xiàn)。

第二種情況——主動(dòng)提出的分案申請

在專利申請實(shí)務(wù)中，有經(jīng)驗(yàn)的申請人和代理人有時(shí)會(huì)主動(dòng)利用分案申請制度以尋求利益最大化。這就是筆者下面將談到的主動(dòng)提出的分案申請。

具體而言，這些所謂的“主動(dòng)提出的分案申請”又可以大致分為以下幾種情況。需要申明的是，以下討論的一些情況也許并不符合分案申請制度的立法本意，但我們不妨僅從有利于申請人利益的角度來看待吧。

01調(diào)整策略

專利申請中因各種原因有時(shí)會(huì)出現(xiàn)這種情況：申請?zhí)峤粫r(shí)被寫入權(quán)利要求書中請求保護(hù)的技術(shù)方案與申請人真實(shí)想要保護(hù)的技術(shù)方案存在偏差，或者與實(shí)際最具有市場價(jià)值的技術(shù)方案存在偏差。

在此情況下，只要不超出原申請記載的范圍，申請人就可以利用分案申請來重新調(diào)整申請策略。另外，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，申請人在收到審查意見通知書后對申請文件進(jìn)行的修改應(yīng)當(dāng)僅針對審查意見通知書中指出的缺陷。因此，對于已經(jīng)進(jìn)入審查階段的專利申請，通過提出分案申請能夠避免將僅寫入說明書中而未寫入原權(quán)利要求書中的重要技術(shù)方案“捐獻(xiàn)”給公眾。正所謂亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)不晚。尤其是，可以避免根據(jù)2009年《司法解釋》【1】第五條中規(guī)定的“捐獻(xiàn)原則”而出現(xiàn)的不必要的損失。

02盡量止損

這種情況其實(shí)可以看成是上一種情況的特殊情況。在某件專利申請已經(jīng)被駁回或者已經(jīng)進(jìn)入復(fù)審程序且復(fù)審前景不甚樂觀的情況下，如果這樣的不利局面是由于原申請文件的撰寫失誤等原因?qū)е碌那以f明書中記載的內(nèi)容中又確有具有保護(hù)價(jià)值的技術(shù)方案，則申請人此時(shí)可以提出分案申請，保護(hù)相應(yīng)的技術(shù)方案，盡量止損。

03打破僵局

在發(fā)明專利的申請過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)申請人和代理人與審查員對于部分權(quán)利要求中的技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng)造性的認(rèn)定存在較大差異，以致申請的審查周期變長，甚至導(dǎo)致案件的授權(quán)前景黯淡。

在此情況下，為了打破審查僵局，申請人不妨先“壯士斷腕”，盡量將權(quán)利要求書修改至符合審查員要求的文本，與此同時(shí)，依照之前具有較大爭議的權(quán)利要求書（甚至可以是原權(quán)利要求書）提出分案申請。這樣，以暫時(shí)犧牲原申請的部分利益為代價(jià)尋求爭議技術(shù)方案經(jīng)過二次審查而獲得授權(quán)的機(jī)會(huì)。一旦成功，即可“李代桃僵”。

04搶占申請日

在大多數(shù)情況下，申請人（尤其是企業(yè)申請人）在專利申請的過程中會(huì)給申請策略的制定以及申請文件，尤其是權(quán)利要求書的撰寫預(yù)留出充足的時(shí)間。但俗話說的好，計(jì)劃趕不上變化。當(dāng)突發(fā)事件導(dǎo)致原本充足的時(shí)間變得緊迫時(shí)，申請人往往來不及按部就班地展開上述各項(xiàng)工作。此時(shí)，申請人就可以充分利用分案申請制度為尚未理出頭緒的多個(gè)技術(shù)方案搶占申請日。

在這種情況下，申請人不妨考慮把所有相關(guān)的技術(shù)方案全部放入專利申請文件的說明書以及說明書附圖中，并簡單撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。在如此“明修棧道”之后，申請人就可以繼續(xù)從容地按部就班地展開相應(yīng)的工作，然后利用分案申請實(shí)現(xiàn)自己真實(shí)的保護(hù)策略，當(dāng)然這樣做的前提是需要對所有擬提交的技術(shù)構(gòu)思形成完整的技術(shù)方案。

05制約競爭對手

眾所周知，發(fā)明專利申請的確權(quán)周期往往很漫長，但商業(yè)市場的局勢發(fā)展卻是瞬息萬變。如果一項(xiàng)發(fā)明專利申請能夠覆蓋競爭對手未來將上市的產(chǎn)品卻又不被競爭對手提前發(fā)覺，而是像地雷或潛艇一樣先隱藏起來，等到關(guān)鍵時(shí)刻再給予對方致命一擊，這樣的專利申請一定具有極大的商業(yè)價(jià)值。

與上一種情況類似的是，在此情況下，需要先將盡可能多的技術(shù)方案放入說明書中，并撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。然后，盡量采用各種策略使該母案申請保持懸而未決的“pending”狀態(tài)。這樣，申請人就可以有充足的時(shí)間研究市場部門隨后獲得的關(guān)于競爭對手的產(chǎn)品的情報(bào)，靜觀其變，見招拆招。如果能夠形成針對性覆蓋對手新產(chǎn)品的分案申請，就能夠?qū)崿F(xiàn)對競爭對手的有效制約。

三 怎樣提出分案申請（HOW）

對于提出分案申請時(shí)的要求，之前已有多篇文章進(jìn)行了詳細(xì)闡述。因此，在該部分中，筆者僅結(jié)合最新發(fā)布的專利審查指南修改草案、針對分案申請的遞交時(shí)間和分案申請的申請人和發(fā)明人這兩個(gè)方面加以說明。

01分案申請的遞交時(shí)間

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第42條第1款的規(guī)定，申請人可以在收到國務(wù)院專利行政部門對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

并且，根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi)，無論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請；在提出復(fù)審請求以后以及對復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

另外，最新發(fā)布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》【2】首次明確了“再次分案申請的遞交時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)該存在單一性缺陷的分案申請審核，不符合規(guī)定的，不得分案”。

還有，筆者想強(qiáng)調(diào)是，分案申請的提交期限是不可以延期的，過了這個(gè)法定期限，就沒有辦法提交分案申請了。因此，如果申請人有提交分案的意愿，時(shí)限監(jiān)控至關(guān)重要。

02分案申請的申請人和發(fā)明人

分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與原申請的申請人相同；不相同的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)申請人變更的證明材料。分案申請的發(fā)明人也應(yīng)該是原申請的發(fā)明人或者其中的部分成員。

在最新公布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對分案申請以及針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲撕桶l(fā)明人作出了進(jìn)一步明確規(guī)定。

針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)是該分案申請的申請人。

如果原申請的申請人需要轉(zhuǎn)讓原申請的申請權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應(yīng)當(dāng)在原申請的著錄項(xiàng)目變更手續(xù)合格之后再提出分案申請。如果分案申請的申請人需要轉(zhuǎn)讓該分案申請的申請權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應(yīng)當(dāng)在分案申請?zhí)岢龅耐瑫r(shí)或之后，辦理著錄項(xiàng)目變更手續(xù)。

針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖陌l(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

 
以上僅是筆者在日常工作中對于在提出分案申請時(shí)如何避免“踩雷”的一些體會(huì)和想法，如有任何不妥之處，請不吝指出。

注：

【1】：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋[2009]21號(hào)，第五條。

第五條 對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

【2】：《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者：瞿藝

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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