實用新型專利權(quán)評價報告與無效宣告請求審查決定不一致因素探討及應(yīng)對建議

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作者：劉林敬 北京超成律師事務(wù)所

原標(biāo)題：實用新型專利權(quán)評價報告與無效宣告請求審查決定——不一致因素探討及應(yīng)對建議

2008年修改專利法時誕生的專利權(quán)評價報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進(jìn)步和完善，實踐中其對于幫助和引導(dǎo)專利權(quán)人或利害關(guān)系人有效行使專利權(quán)起到了有益的作用。二者之間既具有共同之處，又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實用新型專利權(quán)評價報告與無效宣告請求審查決定不一致的現(xiàn)象為研究對象，試圖通過解析案例對其原因進(jìn)行了初步探討與分析，并提出權(quán)利人在評價報告不利時的應(yīng)對建議。

摘要：

2008年修改專利法時誕生的專利權(quán)評價報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進(jìn)步和完善，實踐中其對于幫助和引導(dǎo)專利權(quán)人或利害關(guān)系人有效行使專利權(quán)起到了有益的作用。無效宣告請求審查是任何單位或者個人在專利公告授權(quán)后認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合專利法及其實施細(xì)則有關(guān)規(guī)定，而請求國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效的審查程序【1】。二者之間既具有共同之處，例如均涉及專利權(quán)穩(wěn)定性的評價，但又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實用新型專利權(quán)評價報告與無效宣告請求審查決定不一致的現(xiàn)象為研究對象，試圖通過解析案例對其原因進(jìn)行了初步探討與分析，并提出權(quán)利人在評價報告不利時的應(yīng)對建議。

關(guān)鍵詞：專利權(quán)評價報告  無效宣告請求審查決定  不一致因素

一、引言

2000年修改的專利法完善了實用新型專利的初步審查制度，對于不符合授權(quán)客體、涉外案件沒有委托國內(nèi)代理機構(gòu)等情形設(shè)置了明顯實質(zhì)性缺陷審查，但并不涉及新穎性、創(chuàng)造性的評價.由于不經(jīng)過實質(zhì)審查，難免造成實用新型專利不穩(wěn)定的情況,因此2000年的修改增加了實用新型專利的檢索報告制度。但關(guān)于實用新型專利檢索報告制度的規(guī)定較為籠統(tǒng)，很多內(nèi)容并未明確，例如請求作出報告的時機、請求主體、出具報告的時限、報告出具次數(shù)、公開性等【2】。因此，在2008年再次修改專利法時，這一制度得到了進(jìn)一步完善，實用新型專利權(quán)評價報告制度由此誕生【3】。

實用新型專利權(quán)評價報告在審查范圍和內(nèi)容上更加廣泛，更具時效性、公開性強、有證據(jù)效力等特點，可以幫助和引導(dǎo)專利權(quán)人或利害關(guān)系人有效行使專利權(quán)，減少不必要的糾紛和盲目維權(quán)。

然而筆者在實務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)，實用新型專利權(quán)評價報告對于專利的穩(wěn)定性評價并不都是客觀準(zhǔn)確的，具體體現(xiàn)在以下兩方面：

一方面，評價報告顯示“未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷”，專利權(quán)人在維權(quán)過程中專利卻被專利局宣告無效了。這種情況很常見，例如無效請求人檢索到了評價報告沒有記載的專利文獻(xiàn)或者網(wǎng)絡(luò)公開證據(jù)，并用此證據(jù)評價涉案專利的新穎性或創(chuàng)造性，最終得出專利被宣告無效的結(jié)論。

另一方面，評價報告顯示全部權(quán)利要求或部分權(quán)利要求“不符合授予專利權(quán)的條件”，但在無效宣告程序中，利用評價報告中引用的對比文件卻無法得到相關(guān)權(quán)利要求被宣告無效的結(jié)論。

也就是說評價報告的結(jié)論與無效宣告請求審查結(jié)論并不總是呈現(xiàn)一致性或者正相關(guān)性，下面結(jié)合兩個案例對后一種情況進(jìn)行探討。

二、案例分析

根據(jù)現(xiàn)行專利法第第四十五條規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。從該條規(guī)定可以看出，無效宣告制度的目的是防止因?qū)＠麑彶榈木窒扌詫?dǎo)致不符合授權(quán)條件的專利申請被授予專利權(quán)的情況發(fā)生。如果涉案專利有出具過專利權(quán)評價報告并且認(rèn)定該專利權(quán)穩(wěn)定性不夠的記錄，請求人一般在無效宣告過程中會參考該評價報告提起無效宣告請求。如上所述，評價報告的結(jié)論與無效宣告請求審查結(jié)論并不總是呈現(xiàn)一致性或者正相關(guān)性，都有哪些因素導(dǎo)致了這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，下面先通過兩個案例進(jìn)行了解。

1、案例1--“煤礦用自吸過濾式防塵口罩的過濾元件”實用新型專利無效案

2018年6月29日，唐山市唐豐工業(yè)防護(hù)制品有限公司擁有的專利號為201621420959.1、專利名稱為“煤礦用自吸過濾式防塵口罩的過濾元件”的實用新型專利權(quán)被他人提起了無效宣告請求。

該專利在被提起無效宣告請求之前向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求作出過專利權(quán)評價報告，評價報告的結(jié)論為“全部權(quán)利要求1-6不符合授予專利權(quán)條件”；具體評述理由為：

權(quán)利要求1與對比文件1（CN205082708U）的區(qū)別在于：（1）權(quán)利要求1的靜電纖維有三層，分別是植入負(fù)電荷靜電纖維，用于捕集帶有正電荷的灰塵的負(fù)電層；植入正電荷靜電纖維，用于捕集帶有負(fù)電荷的灰塵的正電層；植入正負(fù)電荷疏水靜電纖維，用于捕集帶有正負(fù)電荷的灰塵的正負(fù)電層；（2）權(quán)利要求1的無紡布選用凹凸?fàn)睿糜诮档突覊m附著力；權(quán)利要求1中的熔噴過濾布，用于氣固兩相流動時，將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去；權(quán)利要求1中的灰塵為煤塵、矽塵、水泥塵。

對于上述區(qū)別特征（1），對比文件2（CN204261474U）公開了一種高效空氣凈化用復(fù)合濾料，其包括疊加并固定為一體的一層經(jīng)化學(xué)處理表面帶正電的濾布（相當(dāng)于正電層）和一層經(jīng)化學(xué)處理表面帶負(fù)電的濾布（相當(dāng)于負(fù)電層），還可根據(jù)需要設(shè)置疊加層數(shù)，層數(shù)越多過濾效果越好，本復(fù)合濾料相鄰兩層濾布上所帶的電荷性質(zhì)相反，分別為正-負(fù)-正-負(fù)-正-負(fù)；帶正、負(fù)電荷的濾布的交替疊加順序不影響濾料的過濾效果，即各層電荷性質(zhì)還可為負(fù)-正-負(fù)-正-負(fù)-正”（對比文件2中的一個正電層和一個負(fù)電層的組合相當(dāng)于權(quán)利要求1的正負(fù)電層），因此，對比文件2公開了上述區(qū)別技術(shù)特征（1）；

對于區(qū)別特征（2），用于煤礦等惡劣環(huán)境的口罩宜選用有利于降低灰塵附著力的形狀、材料，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識；口罩中的熔噴過濾布，可用于氣固兩相流動時將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去，也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識；口罩的使用環(huán)境中的灰塵包括煤塵、矽塵、水泥塵，也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識；即區(qū)別特征（2）是本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識。

評價報告最終得出結(jié)論是：本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2和本領(lǐng)域的公知常識獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的，權(quán)利要求1不具備實質(zhì)性特點和進(jìn)步，不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

在無效宣告程序中，請求人用專利權(quán)評價報告中提到的證據(jù)1（CN205082708U）結(jié)合證據(jù)2（CN204261474U）并結(jié)合公知常識主張了涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。專利復(fù)審委員會認(rèn)為，證據(jù)1公開了紡粘無紡布外層-熔噴材質(zhì)過濾層-高靜電纖維濾材-活性炭層-紡粘無紡布內(nèi)層的五層過濾層設(shè)置結(jié)構(gòu)，相對于權(quán)利要求1的凹凸?fàn)顭o紡布-負(fù)電荷靜電纖維-正電荷靜電纖維-正負(fù)電荷靜電纖維-熔噴過濾布的五層過濾層設(shè)置結(jié)構(gòu)，存在三方面的區(qū)別：（1）涉案專利首層為凹凸?fàn)顭o紡布；（2）兩者靜電層具體設(shè)置不同；（3）五層過濾層設(shè)置順序不同。關(guān)于區(qū)別點的總結(jié)，專利復(fù)審委員會較之于評價報告增加了上述區(qū)別特征（3）；

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征的評述方面，合議組認(rèn)為：（1）請求人給出的證據(jù)和說明不足以證明首層選用凹凸?fàn)顭o紡布以減少灰塵的附著力是本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段；（2）證據(jù)2公開了靜電纖維層設(shè)置為負(fù)-正-負(fù)-正，但未公開正負(fù)電荷同設(shè)在同一層的具體設(shè)置，且證據(jù)2是一種用于通風(fēng)換氣系統(tǒng)的空氣凈化復(fù)合濾料，針對的過濾對象是成分構(gòu)成明確的特定空氣污染物，主要為顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物三大類；而本專利是煤礦用自吸過濾式防塵口罩，其所針對的過濾對象是煤塵、矽塵、水泥塵等顆粒物；因此證據(jù)2未公開權(quán)利要求1的靜電纖維層具體設(shè)置。

合議組最終給出結(jié)論，相對于請求人主張的證據(jù)1與證據(jù)2以及公知常識的結(jié)合，權(quán)利要求1的技術(shù)方案具有創(chuàng)造性，符合專利法第22條第3款的規(guī)定【4】。

在該案例中，無效宣告請求審查決定和專利權(quán)評價報告在諸多方面認(rèn)定存在不同；首先，在最接近的對比文件公開的內(nèi)容認(rèn)定方面二者存在差異；其次，在證據(jù)的使用環(huán)境方面二者認(rèn)定也存在差異；再次，在區(qū)別特征是否被公開方面二者認(rèn)定存在差異。最終導(dǎo)致得出了相反的結(jié)論。

2、案例2--“一種攝影器材支撐桿”實用新型專利無效案

2018年8月16日中山艾思特攝影科技有限公司擁有的專利號為201621340247.9、專利名稱為“一種攝影器材支撐桿”的實用新型專利被他人提起了專利無效宣告請求。

該專利在無效宣告請求之前也向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求作出過專利權(quán)評價報告，評價報告的結(jié)論為“全部權(quán)利要求1-9不符合授予專利權(quán)條件”。具體評述理由為：權(quán)利要求1與對比文件1（CN204664806U）相比，區(qū)別特征在于：護(hù)套包括穿設(shè)在所述定位通孔內(nèi)的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上；對于該區(qū)別技術(shù)特征，評價報告認(rèn)為為了提高主桿體和套體之間連接的牢固性，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到在護(hù)套上設(shè)置穿設(shè)在定位通孔內(nèi)的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上。也就是說評價報告用本領(lǐng)域的公知常識去評述了該區(qū)別特征從而認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

在無效程序階段，請求人用專利權(quán)評價報告中提到的兩篇證據(jù)結(jié)合公知常識主張了涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會認(rèn)為：將最接近的對比文件公開的內(nèi)容與權(quán)利要求1的技術(shù)方案相比，兩者的區(qū)別在于“主桿體上開設(shè)有至少一定位通孔，所述的護(hù)套包括穿設(shè)在所述定位通孔內(nèi)的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上；所述的主桿體包括固定在內(nèi)芯上的至少一定位件，所述的定位通孔開設(shè)在定位件上”。對于該區(qū)別技術(shù)特征，專利復(fù)審委員會認(rèn)為：證據(jù)2（CN204664806U）并未公開在金屬桿上設(shè)置定位件，在定位件上開始定位通孔并在護(hù)套上設(shè)置穿設(shè)在定位通孔內(nèi)的定位部的內(nèi)容；請求人并未提出充分的理由或證據(jù)證明上述區(qū)別特征屬于本領(lǐng)域的公知常識，且上述區(qū)別特征使得本專利的攝影器材支撐桿具有護(hù)套不易出現(xiàn)撕裂和松脫、結(jié)構(gòu)牢固、不易損壞、延長了使用壽命的技術(shù)效果，因此本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對于對比文件及公知常識的結(jié)合具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步，符合專利法第22條第3款的規(guī)定【5】。

在該案例中，專利權(quán)評價報告僅用證據(jù)2（CN204664806U）和公知常識的結(jié)合就得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的評述。而在無效宣告程序中，用其他對比文件結(jié)合證據(jù)2和公知常識也未能將涉案專利權(quán)利要求1無效，并且評價報告和無效宣告請求審查決定對于證據(jù)2公開內(nèi)容的認(rèn)定方面也有區(qū)別。

三、實用新型專利權(quán)評價報告與無效宣告請求審查決定結(jié)論不一致因素探討

上述兩個案例中，都是用同樣的證據(jù)在專利權(quán)評價報告和無效宣告請求審查決定卻得出完全相反的結(jié)論。筆者認(rèn)為包含如下因素：

1、作出評價報告的部門與專利復(fù)審委員會對于技術(shù)方案的了解程度不同

通過上述案例可知，作出專利權(quán)評價報告的審查員可能對相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)并不是十分了解，也沒有渠道與專利權(quán)人進(jìn)行交流討論，最終作出了權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論；而專利復(fù)審委員會在做出審查結(jié)論前一般都會經(jīng)過聽證程序，也即無效宣告的口頭審理程序，充分聽取請求人和專利權(quán)人雙方的陳述申辯，并對于相關(guān)技術(shù)問題請雙方釋明，必要的時候可以進(jìn)行物證演示以及相關(guān)領(lǐng)域的專家出席口頭審理輔助案件審查【6】。因此，二部門對于案件技術(shù)方案的深度和廣度有一定差別。

2、證據(jù)公開的內(nèi)容認(rèn)定方面尺度不同

作出專利權(quán)評價報告的審查員在證據(jù)的選取和對比文件1公開內(nèi)容認(rèn)定方面主觀性較強，對于區(qū)別特征的認(rèn)定采取了較寬的尺度；專利復(fù)審委員會在證據(jù)公開的內(nèi)容方面由于存在請求人和專利權(quán)人雙方的辯論而審查較為嚴(yán)格，區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定也較為全面。因此，證據(jù)公開的內(nèi)容方面專利復(fù)審委員會認(rèn)定較為嚴(yán)格。

3、公知常識證據(jù)的認(rèn)定尺度不同

作出專利權(quán)評價報告的審查員在創(chuàng)造性評價方面對于公知常識的運用尺度較大，很多區(qū)別技術(shù)特征直接用本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識進(jìn)行了評述，對于公知常識類的證據(jù)也不具備舉證責(zé)任。專利復(fù)審委員會在公知常識證據(jù)的認(rèn)定方面相對尺度會嚴(yán)格一些：一方面，其作為案件的居中裁判者角色，需要讓請求人提供公知常識類的證據(jù)支持其主張，在請求人無法提供相關(guān)證據(jù)的情況下要承擔(dān)對自己不利的后果【7】，另一方面，合議組認(rèn)定某個特征為公知常識時，需要詳細(xì)論述理由。因此，在公知常識證據(jù)的認(rèn)定方面專利復(fù)審委員會更為謹(jǐn)慎。

4、得出結(jié)論的時限不同

根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第57條的規(guī)定：國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)自收到專利權(quán)評價報告請求書后2個月內(nèi)作出專利權(quán)評價報告。由于法定期限只有2個月，所以在申請量大而人員少的情況下，做檢索、做分析、寫評價報告，整個流程下來時間上稍顯緊張【8】；而專利法、實施細(xì)則、審查指南對于專利復(fù)審委員會審理實用新型專利無效案件并沒有嚴(yán)格的時限要求，一般自收案之日起4-6個月可以結(jié)案，所以有較為充裕的時間了解案情，充分討論之后再做出審查結(jié)論。因此，無效宣告請求審查決定較之于專利權(quán)評價報告具有更充分的審查時間。

5、得出結(jié)論的程序和結(jié)論的法律性質(zhì)不同

如上所述，專利權(quán)評價報告是國家知識產(chǎn)權(quán)局單方面作出的，出具過程沒有經(jīng)過與當(dāng)事人的會晤，無法深入了解涉案專利的技術(shù)方案，其本身也不屬于行政機關(guān)的具體行政行為，只能視為“審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)”，不具有可訴性。而無效宣告請求審查決定作出前，專利復(fù)審委員會要組織雙方進(jìn)行口頭審理，舉證質(zhì)證、演示實物，合議組成員可以就有關(guān)事實和證據(jù)向當(dāng)事人或者證人提問，也可以要求當(dāng)事人或者證人作出解釋【9】，甚至邀請相關(guān)領(lǐng)域的專家出席口頭審理輔助案件審查；審查結(jié)論是對無效宣告程序雙方以及公眾都具有法律效力的決定，本身具有可訴性。因此，無效宣告請求審查決定較之于專利權(quán)評價報告具有更科學(xué)的程序保障和法律基礎(chǔ)。

四、總結(jié)

國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的專利權(quán)評價報告和專利復(fù)審委員會作出的無效宣告請求審查決定均涉及對涉案專利穩(wěn)定性的評價，但是出于多種因素，二者在審查結(jié)論方面有時存在一些差異甚至矛盾。這些因素包括對于技術(shù)方案的了解程度不同、證據(jù)公開的內(nèi)容認(rèn)定方面尺度不同、公知常識證據(jù)的認(rèn)定尺度不同、得出審查結(jié)論的時限不同、得出結(jié)論的程序和結(jié)論性質(zhì)不同等。

當(dāng)權(quán)利人或利害關(guān)系人發(fā)現(xiàn)獲得的評價報告顯示為“不符合授予專利權(quán)的條件”時，要詳細(xì)分析評價報告中引用的對比文件，看其是否能夠公開涉案專利的技術(shù)方案，不能因為專利權(quán)評價報告顯示為“負(fù)面”的，就認(rèn)為專利不具備創(chuàng)造性，從而放棄無效答辯的機會。

另外，在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時代，線上銷售產(chǎn)品或服務(wù)已經(jīng)成為了一種潮流或趨勢，如果想在線上平臺進(jìn)行專利侵權(quán)投訴，一份“正面”的評價報告至關(guān)重要，當(dāng)權(quán)利人的評價報告呈現(xiàn)“負(fù)面”時，一定要認(rèn)真分析論證過程，詳細(xì)分析評價報告中引用的對比文件，看其是否能夠公開涉案專利的技術(shù)方案，如果發(fā)現(xiàn)評價報告對涉案專利的技術(shù)方案理解有偏差或者引用的對比文件沒有公開相應(yīng)技術(shù)特征或者公知常識的評述不正確，要積極運用法律賦予的權(quán)利申請更正，通過分析審查員的證據(jù)和評述有理有據(jù)地向?qū)彶閱T解釋涉案專利的技術(shù)方案，反駁其評述不正確的地方，爭取換來一個“正面”的結(jié)果，而不是放任該不利結(jié)果的生效【10】。

注釋：

【1】現(xiàn)已更名為：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部；為使讀者閱讀方便，本文仍使用原名稱；

【2】2000年修訂的《專利法》第五十七條第二款；

【3】2008年修訂的《專利法》第六十一條第二款；

【4】第37823號無效宣告請求審查決定書；

【5】第38755號無效宣告請求審查決定書；

【6】2010年修訂的《專利法實施細(xì)則》第七十條；

【7】2010年修訂的《專利審查指南》第四部分第八章，無效宣告程序中有關(guān)證據(jù)問題的規(guī)定；

【8】2010年修訂的《專利審查指南》第五部分第十章，專利權(quán)評價報告；

【9】2010年修訂的《專利審查指南》第四部分第四章，復(fù)審和無效宣告程序中有關(guān)口頭審理的規(guī)定；

【10】2010年修訂的《專利審查指南》第五部分第十章，專利權(quán)評價報告。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林敬 北京超成律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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