創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

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作者：姚宇吉盛影影裕陽知識產(chǎn)權(quán)集團

原標題：創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

專利的創(chuàng)造性答復是專利代理工作中最具有挑戰(zhàn)性的一項工作之一，在答復的過程中會遇到各種問題，沒有一種方法能一勞永逸地解決所有的答復問題，這就如同金庸筆下的武俠江湖，高手層出不窮，沒有一種功夫敢號稱天下第一。但是，在諸多武功秘籍中，降龍十八掌作為金庸武俠中前十的武功秘籍還是公認的，今天我們也來叨叨創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”。

首先需要說明的是，創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”也不是萬能的，僅針對苦苦找不出答復點時采用的一種思維模型。如果讓一個內(nèi)力很弱甚至沒有內(nèi)力的人來使（比如幾乎沒有答復經(jīng)驗的代理人），就只能發(fā)揮其1% 的威力，但如果你本身是一個內(nèi)力雄厚的內(nèi)家武者（對三步法有較為清晰的理解，對答復的觀點能進行有理有據(jù)有邏輯的闡述），我相信會讓你如虎添翼。

創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”基于最基本的“三步法”展開，因此在正式展開“降龍十八掌”的武功秘籍之前，先對“三步法”的基本方法進行回顧（審查指南里所謂的三步法包括3個大步，其實包括4個小步）：

步驟1：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，作為對比文件1；

步驟2：比較本專利申請（權(quán)利要求1）和最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1），確定區(qū)別技術(shù)特征；

步驟3：根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征確定本專利申請實際要解決的技術(shù)問題；

步驟4：判斷區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識，或者該區(qū)別技術(shù)特征是否被其他對比文件公開；若該區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，或者該區(qū)別技術(shù)特征被其他對比文件公開，則確定該區(qū)別技術(shù)特征在公知常識或現(xiàn)有技術(shù)中的作用是否與其在本專利申請中的作用相同；若相同，則具有技術(shù)啟示，沒有創(chuàng)造性。

因此本套 “降龍十八掌”的18式分別針對這四個步驟進行一一拆解，見招拆招。

針對步驟1：第一式

第一式——亢龍有悔

從最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請領域不同突破

一般來說，最接近的現(xiàn)有技術(shù)這一點很難找到答復突破點，但如果發(fā)現(xiàn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)和本發(fā)明的應用領域不同，那么機會來了。為什么呢？

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，一般來說是與本專利申請的發(fā)明技術(shù)領域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最為接近和/或公開了本專利申請的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。如果審查員不以相同技術(shù)領域的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

找到的卻是與本專利申請的技術(shù)領域不一致的，但公開了本專利申請的技術(shù)特征最多的、要解決的技術(shù)問題類似的現(xiàn)有技術(shù)，其實這意味著在要求保護的技術(shù)領域中，本專利申請的技術(shù)方案應該是具有開創(chuàng)性的。

因此，答辯者可以重點圍繞最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本專利申請的技術(shù)領域的不同展開。同時由于兩個技術(shù)領域的不同，哪怕被認為是類似的要解決的技術(shù)問題和技術(shù)手段它也會有所區(qū)別。由此可知，區(qū)別技術(shù)特征的認定往往也會有問題，若答辯者能夠從上述幾點進行答復，一般都能一招必勝。

針對步驟2：第二式到第五式

第二式——飛龍在天

對比文件1是否構(gòu)成一個完整的方案

審查員查找的對比文件1，有可能是論文，也有可能是包含多個實施例的專利文獻。當審查員將本專利申請（權(quán)利要求1）和最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1）進行對比時，可能會忽略單一方案對比原則，將本專利申請和對比文件1中出現(xiàn)的所有技術(shù)特征進行比較，從而導致區(qū)別技術(shù)特征很少。因此對于將本專利申請和對比文件1的全文進行比較時，需要重點關(guān)注對應的特征是否屬于不同的實施例，是否能結(jié)合成一個完整的方案。如果我們能進一步地發(fā)現(xiàn)屬于不同實施例的幾個特征存在矛盾，不可能結(jié)合成一個方案，那樣勝利的曙光就出現(xiàn)了。

第三式——見龍在田

審查員是否對于技術(shù)特征的理解出現(xiàn)了偏差

由于不同的專業(yè)背景的限制，審查員也不可能對于審查的每一個領域都了如指掌，因此遇到一些特有的詞匯時，有可能會造成誤解，將其理解為一個通用的含義，或者通用的作用，從而認為本專利申請的特征和對比文件1的特征兩者“相當于”。但可能在專利申請對應的技術(shù)背景下，其實這個詞指代的是其他的含義，或者在此有獨特的作用，可能就是本發(fā)明的創(chuàng)新點。如果能發(fā)現(xiàn)審查員對于技術(shù)特征的理解出現(xiàn)了偏差，機會來了。

第四式——鴻漸于陸

審查員是否忽略掉了一些特征

審查員在比較本專利申請（權(quán)利要求1）和對比文件1時，尤其是一些比較復雜的權(quán)利要求時，可能會忽略權(quán)利要求1的一部分特征，例如限定詞、連接關(guān)系或順序等，僅僅對于主干的特征進行評述。但很多時候，專利申請的發(fā)明點往往體現(xiàn)在這種限定詞、連接關(guān)系或順序上，因此當發(fā)現(xiàn)審查員忽略了部分特征，也是我們答復的機會。

第五式——潛龍勿用

特征的拆分是否合理

不同的特征拆分會對于整個方案有不同的理解，會導致不同的技術(shù)效果。因此我們要重視特征的拆分。

審查員往往會將本專利申請的技術(shù)特征拆的很細，每一個技術(shù)特征只要在對比文件1中出現(xiàn)，就認為不是區(qū)別技術(shù)特征。但很多情況下拆分很細的單獨的子特征是解決不了技術(shù)問題的，需要幾個子特征相結(jié)合才能解決技術(shù)問題，那對應的幾個子特征就不能拆分。

創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

接下來，我們從三個情形分析什么情況下這些不能拆分的子特征是區(qū)別技術(shù)特征。

1）這些子特征中，可能被審查員全部評為不是區(qū)別技術(shù)特征。但如果本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案，而對比文件1中出現(xiàn)的上述特征卻分別出現(xiàn)在多個實施例中，這些子特征構(gòu)成的整個技術(shù)特征就應該認為是區(qū)別技術(shù)特征。

2）這些子特征中，也可能是部分特征被審查員評為不是區(qū)別技術(shù)特征，部分特征被評為區(qū)別技術(shù)特征。但本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案，因此，這些子特征構(gòu)成的整個母技術(shù)特征就應該認為是區(qū)別技術(shù)特征。

3）這些子特征中，還有可能被審查員全部評為是區(qū)別技術(shù)特征。但本申請中這些子特征能構(gòu)成一個完整的方案，所構(gòu)成的整個方案能對應解決一個整體的技術(shù)問題，可能這個整體的技術(shù)問題就是專利的發(fā)明點。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術(shù)問題，就容易降低創(chuàng)造性門檻了。當然這個也是步驟3中需要重點分析的問題。

針對步驟3：第六式到第八式

第六式——利涉大川

從最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請領域不同突破

接著上面第5式的問題，當審查員找到了兩個或兩個以上的區(qū)別技術(shù)特征以后，需要判斷審查員是否分別將所述區(qū)別技術(shù)特征固有能解決的問題直接作為本專利要解決的技術(shù)問題，從而直接推導本專利申請沒有創(chuàng)造性。

當本申請存在多個區(qū)別技術(shù)特征時，結(jié)合本發(fā)明的背景，很多情況下是需要將上述多個區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合來解決一個新的技術(shù)問題，這個技術(shù)問題是新的，或者這種結(jié)合來解決技術(shù)問題的方式是新的，不是靠單獨一個區(qū)別技術(shù)特征就能想到和解決的，這樣相結(jié)合的方案是具有創(chuàng)造性的。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術(shù)問題，就容易降低創(chuàng)造性門檻了。

第七式——突如其來

判斷要解決的技術(shù)問題是否過于上位

基于區(qū)別技術(shù)特征，可能審查員提出要解決的技術(shù)問題會過于上位，比如區(qū)別技術(shù)特征是低溫加熱，要解決的技術(shù)問題就上位成節(jié)約能耗。因為這樣審查員就能擴大對比文件2、3的尋找范圍，所有需要節(jié)約能耗的解決方案都能用來對比區(qū)別技術(shù)特征。

對于這種審查意見，還是需要立足于區(qū)別技術(shù)特征和技術(shù)領域本身，有可能低溫加熱除了降低能耗以外，還具有整個設備降低耐高溫材料的使用量，降低成本的目的，因此需要將區(qū)別技術(shù)特征的效果完整描述。

當然，一般來說，單單“審查員提出要解決的技術(shù)問題會過于上位”這一個點，是很難說服審查員改變觀點的，但如果能夠把解決的技術(shù)問題的范圍縮小，則后續(xù)說明技術(shù)方案非顯而易見時，就不容易認為有結(jié)合的技術(shù)啟示。

創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

第八式——震驚百里

判斷要解決的技術(shù)問題是否過于特征化

需要特別關(guān)注技術(shù)問題中是否包含技術(shù)特征，因為根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，技術(shù)問題要體現(xiàn)的是技術(shù)效果，而不是技術(shù)特征。如果要解決的問題中包含了技術(shù)特征，意味著解決這個問題的技術(shù)手段也順理成章的推導出來了。舉個例子，發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題是氨綸的耐燃燒問題，本專利申請的技術(shù)方案是增加了一種阻燃劑，因為影響氨綸耐燃燒有很多種解決方案，增加阻燃劑僅僅是其中的一種，但審查員定義的要解決的技術(shù)問題是添加有阻燃劑的氨綸的耐燃燒問題，這樣的定義就是無形中降低了方案的創(chuàng)造性，這個就是要解決的技術(shù)問題是否過于特征化。

針對步驟4：第九式到第十七式

第九式——或躍在淵

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，需要判斷在新的領域中相應技術(shù)是否是公知常識

當審查員認為區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，首先是判斷其是否真的為公知常識，但一般不推薦從這個維度進行審查意見答復，因為成功的可能性極低。而應該首先去判斷在本專利涉及到的技術(shù)領域中，上述區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識。

在通常情況下，一般都是為了解決一個技術(shù)問題，發(fā)明人引入了其他領域中的現(xiàn)有技術(shù)。但需要注意的是，在一個領域中認為是公知常識，可以解決特定的技術(shù)問題，并不一定在其他領域中也是公知常識，在其他領域中也并不一定能解決完全相同的技術(shù)問題。

因為領域的不同，即使類似的技術(shù)應用在新的領域上，由于使用環(huán)境的變化，技術(shù)方案也會有所變化，進一步的，最終的效果也會有所變化。如果我們能抓住其中一些變化，這將成為答復的突破點。

第十式——雙龍取水

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，判斷公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題是否一致

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，并不一定意味著在所有的應用環(huán)境中，上述區(qū)別技術(shù)特征產(chǎn)生的技術(shù)效果都是完全一致的。

舉個例子，有些情況下LED燈用來照明，有些情況下LED燈用來指示信號，有些情況下用于背光顯示，因此，并不是說只要認定LED燈為公知常識，就一定沒有創(chuàng)造性，還需要判斷公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題是否完全一致。當發(fā)現(xiàn)不一致，該點就能成為答復的突破點。

第十一式——魚躍于淵

當區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，需要判斷區(qū)別技術(shù)特征要解決的問題在這個領域中不公知

也許本申請文件和對比文件1相比的區(qū)別技術(shù)特征就是公知常識對應的特征，也許公知常識通常解決的技術(shù)問題和區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題完全一致，這是否意味著這個專利就被判了死刑，還是未必。

我們可以看一下區(qū)別技術(shù)特征要解決的問題在這個領域中是否屬于常見，有可能因為應用領域的不同，本申請通常并不會出現(xiàn)公知常識能解決的技術(shù)問題。但因為應用在了一個特殊的技術(shù)領域產(chǎn)生了一個新的問題，或者該問題原來沒人發(fā)現(xiàn)，哪怕應用公知常識，仍有答辯的空間。

第十二式——時乘六龍

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件1的其他實施例的特征，判斷區(qū)別技術(shù)特征和其他特征是否是并列的特征

當審查員認為區(qū)別技術(shù)特征為對比文件1的其他實施例的特征，肯定是在相同的領域，對于要求解決的技術(shù)問題的認知一般也不會發(fā)生偏差，只能從對比文件的特征是否可以相結(jié)合的角度來突破。

例如本專利包括A+B+C，對比文件的實施例1中公開了A+B，對比文件的實施例2中公開了A+C，審查員認為C是區(qū)別技術(shù)特征。但這種可能包括兩者情況：

1）如果兩個實施例是并列的，是為了解決一個問題的兩個并列的實施例，在對比文件的實施例中，有了B，就不可能在增加C的特征，因此對比文件B和C就沒有結(jié)合啟示。

2）如果實施例2中明確說為了改善某個特性而采用C特征，本申請沒有這個問題或者本申請是為了反向改善這個特性，對比文件B和C也就沒有結(jié)合啟示。

在這種情況下，為什么本專利申請包括B+C，肯定是其中的技術(shù)方案或技術(shù)效果并非簡單的1+1=2，如果可以在這個點作進一步的描述，我想這個案子應該就能通過審查了。

第十三式——密云不雨

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征，首先判斷對區(qū)別技術(shù)特征和對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征是否完全相同

根據(jù)“三步法”，審查員是基于區(qū)別技術(shù)特征要解決的技術(shù)問題而找到的對比文件2，但審查員找到的對比文件2的比對技術(shù)特征不太可能和區(qū)別技術(shù)特征完全一致，我們需要找出其中的區(qū)別。

第一、需要特別注意對比文件2的比對技術(shù)特征的認定是否合理，對比文件2的比對技術(shù)特征是否是一個完整的特征，對比文件2的比對技術(shù)特征的拆分是否正確等，如果發(fā)現(xiàn)比對技術(shù)特征認定不正確，就可以直接認定審查員找到的對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征不一致，那么答復就很容易突破了。

第二、不管對比文件1和對比文件2的技術(shù)領域是否相同，對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征還是很可能有很多細節(jié)是不一致的，因此需要從產(chǎn)品原理、實現(xiàn)方式、應用背景等方面入手，一點一點地分析對比文件與本申請的實現(xiàn)方式，最終得出技術(shù)特征不同，解決的技術(shù)問題不同的結(jié)論，這樣答復也能突破了。

第十四式——損則有孚

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征，其次判斷對比文件2的技術(shù)領域和本申請是否相同，若不相同則從技術(shù)領域不同，推導到技術(shù)方案和技術(shù)效果有不同

當對比文件1和本申請的技術(shù)領域相同，但對比文件2和本申請的技術(shù)領域不同，也就是對比文件2和對比文件1的技術(shù)領域不同，兩者技術(shù)領域不同，本來就存在一定的結(jié)合的難度。

其次，因為不同領域，哪怕對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征完全相同，但實際要解決的問題也可能會有一些差別。同樣的攪拌結(jié)構(gòu)，用于混凝土機攪拌水泥、豆?jié){機攪拌豆?jié){、化工廠攪拌原料，由于中間的原料大小、顆粒、目的等的不同，最終的技術(shù)方案肯定會有不同，將不同點重點凸現(xiàn)出來，就能推導到技術(shù)效果也不同，從而完成創(chuàng)造性的答復。

第十五式——龍戰(zhàn)于野

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征，再其次判斷對比文件1和2是否存在相結(jié)合的技術(shù)啟示

判斷對比文件1和對比文件2是否存在相結(jié)合的技術(shù)啟示，主要看對比文件2是否存在啟示解決區(qū)別技術(shù)特征對應的技術(shù)問題。

1、首先，對比文件1和2是否存在矛盾的技術(shù)特征，導致對比文件1和2的特征不能相結(jié)合。

2、其次，對比文件2的比對技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征一致，但對比文件2的比對技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果和區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果不一致的，沒有技術(shù)啟示。

3、因為某些特征的限定，根據(jù)對比文件1不會想到有區(qū)別技術(shù)特征產(chǎn)生的技術(shù)問題，導致對比文件2沒有技術(shù)動因去改進對比文件1。

第十六式——履霜冰至

當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征，還需要判斷對比文件1和2相結(jié)合的難度

如果對比文件1和對比文件2的特征很容易結(jié)合的，且存在相結(jié)合的技術(shù)啟示，那專利肯定沒有創(chuàng)造性。但如果對比文件1和對比文件2相結(jié)合很麻煩，哪怕從要解決的技術(shù)問題層面存在結(jié)合啟示，也是有可能答復授權(quán)的。

例如，原來對比文件1和對比文件2相結(jié)合很復雜，但本專利申請方案經(jīng)過了怎么樣的調(diào)整，或者是在一個獨特的應用場景下面，結(jié)合就不復雜了，意想不到，從而獲得了一種新的結(jié)合方案，這個方案就是具有創(chuàng)造性。

再或者，直接描述為了對比文件1和對比文件2相結(jié)合而新增加的技術(shù)方案，也許這個方案沒有出現(xiàn)在權(quán)利要求中（那就需要修改權(quán)利要求），這個新增加的方案是比較復雜的，該專利申請也是具有授權(quán)可能性的。

第十七式——羝羊觸蕃

針對步驟4，當區(qū)別技術(shù)特征為對比文件2（或?qū)Ρ任募?）的特征，最后判斷技術(shù)效果是否可以達到1+1＞2

對于發(fā)明專利而言，如果技術(shù)效果1+1=2是不具有創(chuàng)造性，只有1+1》2才有可能具備創(chuàng)造性。因此需要分析當對比文件2與對比文件1相結(jié)合，最終的效果是否大于單獨的對比文件1的特征和對比文件2的特征的效果之和，或者對比文件2與對比文件1相結(jié)合是否產(chǎn)生了一個新的功能或效果。如果有，意味著新的發(fā)明專利誕生了。

終極答復

第十八式——神龍擺尾

當本申請和對比文件的工作原理不同時，直接從工作原理入手答復

對于一部分開拓性發(fā)明，申請人花了巨大的人力或物力才研發(fā)成果，但審查員還是找了多篇對比文件進行比對和評述，為了盡快授權(quán)，可以直接將整個新申請的原理進行系統(tǒng)的闡述，大部分時候效果非常好。

申請人可以從權(quán)利要求和要解決的技術(shù)問題，重點闡述本發(fā)明的工作原理，現(xiàn)有技術(shù)的幾篇專利他們是為了解決什么問題，工作原理是怎么樣的，兩者的工作原理有哪些本質(zhì)的區(qū)別，同時陳述一下區(qū)別技術(shù)特征帶來的優(yōu)點，這樣專利應該就很容易授權(quán)了。

以上就是鄙人在答復過程中的降龍十八掌，而每一招式的核心口訣就是“透過現(xiàn)象看本質(zhì)”，需要答辯者在答復的實戰(zhàn)中不斷的領悟與練習，一旦答辯者學會并熟練掌握這些招式，那么在答復的道路中就會所向披靡，逐步突破審查員的層層關(guān)卡，向授權(quán)的終點靠近。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姚宇吉盛影影裕陽知識產(chǎn)權(quán)集團

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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