專利權利要求合并修改是否超范圍的討論

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：楊天嬌 北京品源專利代理有限公司

原標題：關于權利要求合并修改是否超范圍的討論

在專利申請尤其發(fā)明專利申請的過程中，幾乎都需要經過答復審查意見的環(huán)節(jié)，而在答復審查意見時往往需要通過修改權利要求書來克服審查員所指出的缺陷。專利法第三十三條對于專利的修改也進行了明確規(guī)定，即“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”，除了審查指南中明確描述的修改超范圍的情況外，當遇到申請文件的從權本身的引用關系不太恰當的情況，此時將其附加技術特征直接并入獨權會不會造成修改超范圍呢？接下來，筆者以在實際作業(yè)中遇到的對我造成困惑或者說是迷惑的情況為例，與大家分享一下關于權利要求書修改是否超范圍的問題。

案例權項的引用關系如下：

1.包括特征A

2.引權1，還包括特征B

3.引權2，還包括特征C

在答復上述案例的審查意見時，當發(fā)現可用于對審查意見進行爭辯的是特征C時，將權2和權3的附加技術特征均并入到權1中，修改肯定不會超出范圍，但是無疑會大大縮小獨權的保護范圍。那么，是否能夠只將權3中的特征C并入到權利要求1中呢?答案是，分情況而定。

情況一，特征C與特征B具有一定的聯系，即只將權3的附加技術特征C并入權1后，特征C會出現描述不清楚或者引用無基礎，而這種情況往往說明書中也很難找到可以單獨抽出特征C、不涉及特征B且能夠描述清楚的情況，因此，為了授權只能犧牲保護范圍，必須將權2和權3的附加技術特征全部并入原權利要求1（或者說將原權利要求3作為新的權利要求1）。

情況二，當特征B和特征C沒有必然聯系，即只將權3的附加技術特征并入權利要求1后，不會出現引用無基礎、表述不清楚的問題，那么，此時修改時只將權3的附加技術特征并入原權1中，是不會造成修改超范圍的。

對于這個結果，相信有一些小伙伴腦中會浮現很多疑問：我們在權項撰寫的過程中，情況二的條件下，正常的引用關系會是：權3引用1或2，或者因為后續(xù)權項有引用多項的情況，為避免出現多引多，權3只引用權1。而我們之所以這么引用不就是為了在答復時可以直接將權3并入權1嗎？而案例中則是將權3引用了權2，不代表權3的技術特征是在權2的基礎上的嗎？也就是原權利要求記載的方案只有 A、A+B、A+B+C三個方案,如果修改時只將權3直接并入權1中，那么權1的方案就變成了A+C，與原來記載的三個技術方案都不同，這，不是超范圍了嗎？（包括筆者及與討論過該問題的同事最初都是這么認為的）

為了解除小伙伴的疑惑，接下來我們從幾個角度分別進行分析一下，這種修改為什么不會超范圍：

首先，我們要細細思考一下，專利法第三十三條所說的范圍是“原說明書和權利要求書的記載范圍”，而上邊分析的權利要求書記載的方案A、A+B、A+B+C則是權利要求的“保護范圍”，細細品一下發(fā)現這兩個范圍是不同的，我們不能將兩個范圍等同，就如：說明書所記載的內容在專利法第三十三條所說的記載范圍內，卻不在權利要求的保護范圍內。專利還未授權之前，包括在答復審查意見的階段，權3引用了權2不能理解為權3的附加技術特征是在權2的基礎之上存在的，而應該理解為每條權項的附件技術特征前仿佛是自帶了“可選地”，也就是說權之間可以隨意組合，這是說明書與權項的區(qū)別之處，此階段權項的引用所體現的作用只是為了使引用有基礎、更清楚，權項引用多項和只引用某一項，不會影響此條權項是否可以提到權1中的，只要整個權利要求清楚、不出現引用無基礎即可。

換個角度，我們知道，將說明書中記載的一個完整的技術特征C加入權利要求1中是不超出修改范圍的，而情況二中，只將權3的附加技術特征并入原權利要求1中的修改，其實可以等同地理解為將說明書記載的內容并入權利要求1，因此是不超出記載范圍的。在此需要說明的是，在將說明書的內容并入權利要求時，若說明書中特征B和特征C同時描述（通常體現為特征B和特征C在同一個可選地/優(yōu)選地等具有明顯地界定詞之后），則只能同時將特征B和特征C提至權利要求1中了，不可以再單獨提特征B或者特征C。因此，這對于我們撰寫的啟示就是，在說明書中，對具有獨立效果的特征進行描述前盡量加入可選地/優(yōu)選地等詞進行間隔，例如：“…還包括A部件，A部件用于…，具有…效果。進一步地，A部件上還可以設置孔，該孔的效果是…。”，以便于后續(xù)的答復。

再換一個角度，審查指南中所列出的允許的對權利要求書的修改情形里，第（6）種情形明確指出，“修改從屬權利要求的引用部分，改正引用關系上的錯誤，使其準確地反映原說明書中所記載的實施方式或實施例，這樣的修改不會超出原權利要求書和說明書記載的范圍”也就是說對于特征B和特征C沒有必然聯系時，正確的引用關系應該是權3引用權1，因此，我們可以先把案例中權3引用權2的引用關系修改為權3引用權1，那么此時，我們再將權3的附加技術特征并入權利要求1中不超出記載范圍就是毫無疑義的了。

到這里，情況二之所以修改不會超范圍分析清楚了，但是小伙伴又提出疑問了，如果權項之間是可以自由組合的話，案例中所述描的情況在權利要求撰寫階段，權3引用權2與權3引用權1甚至與權3引用1或2三種情況豈不是沒有區(qū)別了？區(qū)別肯定是有的，在此再次強調要思考一下說明書和權利要求書的“記載范圍”與權利要求的“保護范圍”的區(qū)別。在侵權判定階段，每條權項只代表一個完整的方案，權項之間是不可以自由組合的，若該案以案例描述的引用關系授權了，則權利要求保護的方案只有A、A+B、A+B+C三個，若涉及侵權的方案為A+C，其只會侵權1即方案A的權，而若權原來權3引用的是權1，則涉及侵權的方案不僅侵權權1（方案A）也會侵權權3(方案A+C)，侵權專利的條數會對侵權最終賠償的結果產生一定的影響，這也是權利要求撰寫時，能夠引用多項時盡量引用多項這一引用原則在侵權判斷過程能夠體現的意義。

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作者：楊天嬌 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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