含通用名稱的域名作為商標(biāo)注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標(biāo)權(quán)為例

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：含通用名稱的域名作為商標(biāo)注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標(biāo)權(quán)為例

IPRdaily消息：近日，美國最高法院就美國專利商標(biāo)局訴“Booking.com”商標(biāo)權(quán)一案【1】作出了終審判決，確認(rèn)“Booking.com”依法具有可注冊性。從而為全世界最大網(wǎng)上住宿預(yù)定公司BOOKING.COM B.V.（以下簡稱“BOOKING.COM”）公司獲得“Booking.com”商標(biāo)權(quán)掃清了道路。

一、案情回顧

◆ BOOKING.COM分別于2011及2012年，向美國專利商標(biāo)局（以下簡稱“USPTO”）申請注冊四件以“Booking.com”為主體的商標(biāo)，均被USPTO以“Booking.com”為線上注冊預(yù)定服務(wù)的通用名稱為由予以駁回。經(jīng)過美國商標(biāo)審理及上訴委員會（以下簡稱 “TTAB”）復(fù)審，TTAB維持了原判，并且認(rèn)為“Booking.com”即便不屬于通用名稱，該標(biāo)識也屬于具有描述性的標(biāo)識，且尚未取得“第二含義”，不具有商標(biāo)注冊的顯著性。

◆ BOOKING.COM B.V.向美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟，并提交了大量消費(fèi)者問卷調(diào)查證據(jù)。地區(qū)法院依據(jù)BOOKING.COM提交的證據(jù)，認(rèn)為消費(fèi)者對“Booking.com”的普遍理解并不是指一類服務(wù)，而是在特定網(wǎng)站，描述“預(yù)定”服務(wù)的標(biāo)識，而該標(biāo)識已經(jīng)取得了“第二含義”，因此“Booking.com”具有顯著性，可以獲準(zhǔn)注冊。（也就是說，地區(qū)法院首先認(rèn)定“Booking.com”不屬于通用名稱，進(jìn)而認(rèn)為其屬于描述性標(biāo)識，通過獲得“第二含義”取得顯著性而符合注冊條件的商標(biāo)。）

◆ 2018年10月31日，USPTO僅針對地區(qū)法院認(rèn)為“Booking.com”不屬于通用名稱的觀點(diǎn)提起上訴。2019年2月4日，聯(lián)邦第四巡回法院維持了地區(qū)法院的一審判決，駁回了USPTO上訴理由中關(guān)于“通用名稱”與 “.com”結(jié)合仍然屬于通用名稱的觀點(diǎn)。但上訴法院對一審法院匯總關(guān)于“通用名稱.com”雖不屬于通用名稱，但卻具有描述性的觀點(diǎn)存在異議。

◆ 2019年7月5日USPTO向美國最高法院申請再審。

◆ 2019年11月8日，該案件獲得美國最高法院的再審許可。

◆ 2020年5月4日，美國最高法院以電話形式審理案件，聽取口頭答辯。（受新冠疫情影響，這是美國最高法院首次進(jìn)行口頭答辯審理案件）

◆ 2020年6月30日，美國最高法院作出終審判決，確認(rèn)“Booking.com”注冊商標(biāo)具有合法性。

二、再審中各方的觀點(diǎn)闡述

USPTO主要主張以下觀點(diǎn)：

首先，本案應(yīng)當(dāng)適用1888年最高法院在Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598案中的判決，這是《蘭哈姆法》（Lanham Act，美國現(xiàn)行商標(biāo)法）頒布之前的案例。根據(jù)Goodyear案，在通用名稱中添加公司后綴（如 “Inc”、“Co.”）不能夠使商標(biāo)整體具有可注冊性。同樣，在通用名稱后加上“ .com”也僅是表示該公司的服務(wù)是在線提供的標(biāo)識，因此不能作為商標(biāo)注冊。

其次，如果允許“Booking.com”或其他類似的標(biāo)識注冊，將是對這些標(biāo)識的過度保護(hù)從而可能造成行業(yè)內(nèi)的壟斷，使這些商家利用商標(biāo)權(quán)阻止其他競爭對手使用通用名稱來宣傳他們的產(chǎn)品及服務(wù)【2】。

再次，對于“Booking.com”注冊商標(biāo)是否具有必要性。“Booking.com”域名已經(jīng)注冊，域名的注冊和使用也是排他的，消費(fèi)者也能夠輕松將其與服務(wù)連接。同時，反不正當(dāng)競爭法也能防止他人假冒BOOKING.COM提供服務(wù)。

BOOKING.COM的主要觀點(diǎn)：

首先，Goodyear的判決已在1946年被《蘭哈姆法》所取代。經(jīng)1984年修訂的《蘭哈姆法》，其要求法院和USPTO以公眾對商標(biāo)的主要認(rèn)識來分析該商標(biāo)是否已成為通用名稱。消費(fèi)者調(diào)查（consumer surveys）是評估公眾對商標(biāo)的識別的最佳方法。因此，根據(jù)BOOKING.COM在先的調(diào)查證據(jù)表明，公眾將“BOOKING.COM”視為商標(biāo)而非服務(wù)通用名稱，因此該標(biāo)識應(yīng)被視為描述性商標(biāo)，而非通用名稱。

其次，BOOKING.COM已經(jīng)獲得第二含義，具有可注冊性，因此法院應(yīng)維持第四巡回法院做出的裁決。

最高法院中以金斯伯格大法官為代表的八位大法官觀點(diǎn)如下：

1. 首先，通用名稱指代的是某一“類別”的商品/服務(wù)，而不是這一類別中特定的商品/服務(wù)的特定或范例。其次，一個合成詞的顯著性在于其整體，而不是每一個獨(dú)立的部分。再次，相關(guān)含義是指消費(fèi)者所認(rèn)識的含義。也就是說《蘭哈姆法》主要從消費(fèi)者的角度出發(fā)認(rèn)定一個標(biāo)識是否成為通用名稱。如“Booking.com”這樣的標(biāo)識，只有在消費(fèi)者認(rèn)為其代表的是某一類商品或服務(wù)時，才會被視為是通用名稱，但證據(jù)顯示，消費(fèi)者并未將“Booking.com”視為在線酒店預(yù)定服務(wù)類別的代名詞。

2. USPTO認(rèn)為將通用名稱后面添加頂級域名，如.com，該標(biāo)識也屬于通用名稱屬于本質(zhì)上的認(rèn)定。但USPTO已經(jīng)準(zhǔn)予ART.COM在線上零售服務(wù)上注冊，“DATING.COM”作為副簿注冊在“交友服務(wù)”上。如果支持USPTO的觀點(diǎn)，已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)將會有被撤銷的風(fēng)險。

3. “通用名稱.com”的標(biāo)識可以向消費(fèi)者傳達(dá)識別來源的某種特征，域名只能由特定的人群注冊，因此，消費(fèi)者往往看到“通用名稱.com”的形式的標(biāo)識時，會與某一特定的商業(yè)主體聯(lián)系起來，而這與“Wine Inc.,” 和 “The Wine Company”不同。

4. 對于過度保護(hù)的問題，商標(biāo)法對于侵權(quán)的判定是基于是否“可能造成消費(fèi)者混淆”的，在判定混淆時，法院會考慮商標(biāo)的顯著性，當(dāng)商標(biāo)中包含通用名稱或極具描述性的部分時，消費(fèi)者往往不會認(rèn)為對于這一部分的其他使用方式是來源于商標(biāo)權(quán)人。因此，“Booking.com”的注冊，不會導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)人對于“booking”一詞的壟斷使用。

5. 盡管BOOKING.COM擁有“Booking.com”的域名注冊，這與“Booking.com”作為商標(biāo)注冊并不為悖。另外，“Booking.com”作為商標(biāo)權(quán)保護(hù)的范圍更為廣泛。反不正當(dāng)競爭法將最多迫使競爭對手“付出更多的努力”以減少混淆，而不是停止使用某一標(biāo)識來宣傳和銷售其產(chǎn)品。相反，商標(biāo)權(quán)則允許商標(biāo)所有人通過私下解決爭議的方式制止域名濫用，而無需訴諸訴訟。

6. 索托馬約爾大法官與金斯伯格大法官意見一致，但提出了消費(fèi)者調(diào)查問卷可能并不是判斷商標(biāo)是否屬于通用名稱的可靠方法。USPTO可以通過詞典釋義或使用證據(jù)證明“Booking.com”屬于通用名稱，但是并沒有在庭審中提出。

最高法院中唯一持異議的布雷耶大法官的觀點(diǎn)如下：

1. 將“ .com”附加到通用名稱后通常不會超出主要部分的含義。在其看來，“ Booking.com”一詞就是這樣一個普通的“ 通用名稱.com”一詞，因此不符合商標(biāo)注冊的條件。

2. 如果任由“通用名稱.com”這類域名注冊商標(biāo)，那么將會出現(xiàn)如pizza.com, flower.com等商標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展壯大，很多主體都會使用互聯(lián)網(wǎng)銷售商品，這使得反競爭后果的風(fēng)險加大，不利于在在線商業(yè)的自由競爭和發(fā)展。

三、我國對通用名稱作為商標(biāo)注冊的考量因素

在美國，商標(biāo)的可注冊性被分為五個等級：最強(qiáng)——臆造詞商標(biāo)（Fanciful Marks）；強(qiáng)——任意型商標(biāo)（Arbitrary Marks）；中——暗示型商標(biāo)（Suggestive Marks）；弱——描述型商標(biāo)（Descriptive Marks）；最弱——通用名稱（Generic Marks）。其中描述型商標(biāo)需要取得“第二含義”才可以獲準(zhǔn)注冊，而通用名稱是屬于絕對不可以注冊商標(biāo)的類型。但是，在“Booking.com”案中，金斯伯格大法官也指出區(qū)分通用名稱和描述型商標(biāo)并不簡單，尤其，在一些公司想要將兩個或以上通用名稱連結(jié)在一起成為一個復(fù)合詞時。但是，盡管商標(biāo)的各個部分屬于通用名稱，復(fù)合詞整體并不當(dāng)然屬于通用名稱。

我國《商標(biāo)法》在第十一條中對通用名稱和描述型商標(biāo)都進(jìn)行了規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。”在我國，無論是通用名稱還是描述型商標(biāo)，經(jīng)過使用取得顯著特征，且便于識別均可以作為商標(biāo)注冊。

我國將通用名稱分為法定的或者約定俗成的商品名稱。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條規(guī)定，依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。

我國實踐中，一般從相關(guān)公眾認(rèn)識、廣泛性、及規(guī)范性幾個方面考慮某一標(biāo)志是否構(gòu)成通用名稱。

約定俗成的通用名稱沒有像法定通用名稱那樣存在明確的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)，判定約定俗稱的通用名稱實際上是認(rèn)定一種社會事實狀態(tài)和認(rèn)知。【3】能夠接觸到特定商品或服務(wù)的生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費(fèi)者等各個環(huán)節(jié)的人群都屬于相關(guān)公眾，在判斷是否構(gòu)成通用名稱時須綜合考慮特定商標(biāo)/標(biāo)志在全部相關(guān)公眾中的認(rèn)識和使用情況。可見，我國對通用名稱的判定與美國《蘭哈姆法》的規(guī)定相同，都是以某一商品及服務(wù)所在領(lǐng)域的相關(guān)公眾的認(rèn)知作為考量因素。

關(guān)于舉證責(zé)任，我國實踐中，主張相關(guān)標(biāo)志屬于通用名稱的一方負(fù)有舉證責(zé)任。美國商標(biāo)法也有相關(guān)的規(guī)定，但是，在“booking.com”一案中，USPTO唯一的論據(jù)就是基于美國最高法院之前類似案件的判例，而BOOKING.COM一方卻提出了具有說明力的調(diào)查問卷（雖然索托馬約爾大法官對調(diào)查問卷的可靠性提出了疑問），但是USPTO也確實沒有提出更有力的證據(jù)，這也是其主張沒有最終被支持的主要原因之一。

在范圍上，實踐中對相關(guān)公眾的范圍一般以全國范圍為準(zhǔn)，由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。即“以全國通用為原則，以特定情形下的通用為例外”。那么類似于“通用名稱.com”這類域名形式的認(rèn)定，商標(biāo)在使用時大部分都是通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽，與使用人群所在城市、年齡、職業(yè)等特點(diǎn)具有一定的聯(lián)系，在認(rèn)定這類商標(biāo)是否為通用名稱時是否應(yīng)當(dāng)比照“相關(guān)市場內(nèi)”進(jìn)行范圍上的認(rèn)定，筆者認(rèn)為還需要通過具體的案件具體分析【4】。

在規(guī)范性上，通用名稱的規(guī)范性要求其指代明確，能夠反映一類商品與其他商品之間的根本區(qū)別。在實踐中，一般涉及通用名稱主要有兩種情形：一種是該商標(biāo)標(biāo)識在注冊時已經(jīng)是通用名稱，一種是該標(biāo)識申請時不屬于通用名稱，而隨著商標(biāo)使用不當(dāng)、權(quán)利人保護(hù)不當(dāng)?shù)仍蛑饾u通用化。

針對第一種情形，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》“訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標(biāo)為通用名稱”，此時主要考量的因素是申請人的惡意，目的是維護(hù)市場的公平。如“蘭貴人”案【5】中，法院認(rèn)定“雖然不同地區(qū)的‘蘭貴人’茶在原料構(gòu)成上有一定差異，但均為擺脫以主要茶葉品種為主料，添加香料物質(zhì)組成的特點(diǎn)，在目前多家企業(yè)在其生產(chǎn)的添香加味拼配茶上不約而同使用‘蘭貴人’名稱的情況下，將‘蘭貴人’用來指代添香加味拼配茶基本符合規(guī)范性的要求…因此“蘭貴人”是一種拼配茶的通用名稱?！笨梢姡瑢τ谶@類案件，實踐中對于規(guī)范性的要求較為寬松。

而在第二種情形中，即注冊商標(biāo)通用化的審理中，法院又傾向于保護(hù)商標(biāo)權(quán)人，對于商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱則的審查標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格。如在POWERPOINT案【6】中，法院審理認(rèn)為約定俗成的通用名稱一般應(yīng)當(dāng)以全國范圍內(nèi)的相關(guān)公眾通常認(rèn)知為判斷標(biāo)準(zhǔn)。商標(biāo)法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊,一方面因為通用名稱反映了商品的屬性,無法起到識別商品來源的作用；另一方面,若由某一特定主體將通用名稱注冊商標(biāo)獲得專用權(quán),將會造成公共資源被壟斷、同行業(yè)其他經(jīng)營者利益受到損害的后果。2000年至今,雖然相關(guān)公眾對于“powerpoint”演示文稿軟件的知曉程度越來越高,但并未切斷“powerpoint”在演示文稿軟件商品上與微軟公司的唯一對應(yīng)關(guān)系,使其進(jìn)入公有領(lǐng)域,相反地,二者之間的聯(lián)系更為緊密。

可以看出，我國實踐中對通用名稱規(guī)范性要求及范圍上的審查上，在保護(hù)商標(biāo)所有權(quán)的同時，對促進(jìn)市場的公平發(fā)展，防止壟斷方面進(jìn)行了考量。這與“booking.com”案例中USPTO和唯一持異議的布雷耶大法官的觀點(diǎn)類似，都是從市場發(fā)展，促進(jìn)資源平衡的角度出發(fā)進(jìn)行通用名稱的判定。

最后，值得一提的是，“Booking.com”商標(biāo)在中國申請注冊曾被駁回，原因并不是該商標(biāo)中包含通用名稱“booking”，而是因其屬于違反了《商標(biāo)法》第十一條第（三）款的“其他缺乏顯著性的”的情形，該商標(biāo)經(jīng)過復(fù)審也未能獲準(zhǔn)注冊。因此，筆者認(rèn)為，在主張以通用名稱駁回商標(biāo)注冊時，可能還需要適當(dāng)考慮語言因素?！癰ooking”雖然具有“預(yù)定”的含義，但中國消費(fèi)者是否普遍能立刻聯(lián)系到其含義從而認(rèn)為“Booking.com”代表預(yù)定這一類服務(wù)，可能與美國的情況有所不同。但是，因為域名還可以有拼音及中文的形式，“Booking.com”商標(biāo)注冊一案對于包含通用名稱的域名在我國是否能夠作為商標(biāo)注冊還是會產(chǎn)生重要的影響。

四、結(jié)語

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，域名已成為企業(yè)必備的重要資源，也是品牌文化的重要組成部分，頂級域名更是可遇而不可求。如果“通用名稱+頂級域名”可以作為商標(biāo)保護(hù)，將給予通用名稱域名商標(biāo)極大的商業(yè)價值。含有通用名稱的域名是否能夠作為商標(biāo)注冊，說到底還是對商標(biāo)顯著性的考察，即含有通用名稱的域名作為商標(biāo)是否能起到區(qū)分商品及服務(wù)來源的作用。隨著“Booking.com”商標(biāo)授權(quán)案件在美國最高法院的落槌，似乎是給含有通用名稱的域名成功注冊開了一扇門。但是，這類商標(biāo)是否能夠獲準(zhǔn)注冊還要看其在實際使用中是否能夠足以使消費(fèi)者區(qū)分商品及服務(wù)的來源。筆者認(rèn)為，含有通用名稱的域名商標(biāo)若要獲準(zhǔn)注冊，在使用時，應(yīng)當(dāng)尤其注意其使用形式，如在其后添加“TM”標(biāo)識、使用時注意商標(biāo)表現(xiàn)形式的統(tǒng)一化以及將其以形容詞的方式修飾其指定商品或服務(wù)，如“booking.com住宿預(yù)訂”。同時，也要重視調(diào)查問卷的設(shè)計及調(diào)查樣本的收集，在證據(jù)上做好充分的準(zhǔn)備。

注釋：

【1】 Supreme Court of The United States No. 19-46 United States Patent and Trademark Office, et al., Petitioners v. Booking..com.B.V..

【2】 Josh H. Escovedo, SCOTUS Considers Whether Adding a Top-Level Domain Makes a Generic Term a Protectable Trademark. https://www.theiplawblog.com/2020/05/articles/ip/scotus-considers-whether-adding-a-top-level-domain-makes-a-generic-term-a-protectable-trademark/?utm_source=Weintraub+Tobin+-+The+IP+Law+Blog&utm_medium=email&utm_campaign=685d235d98-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_efdeebe812-685d235d98-78796453. 2020/07/12

【3】周云川，《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第110頁。

【4】張清，《約定俗成的通用名稱的司法判定》，銅表律師事務(wù)所微信公眾號，2019年8月9日。

【5】參見（2009）高行終字第330號判決。

【6】參見（2016）亰行終字第2609號判決。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：含通用名稱的域名作為商標(biāo)注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標(biāo)權(quán)為例（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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