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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙春雨
原標(biāo)題：3條小技巧，成功將影視作品名稱注冊為商標(biāo)
引言：
2020年，注定是不平凡的一年！在這一年，我們每個人都見證或親歷了諸多奇跡。在這魔幻一年最后一天上映的電影《送你一朵小紅花》，講述了一個溫情飆淚的故事，更讓大家思考了特別契合這一年主題的一個終極問題——想象死亡隨時可能到來，我們唯一要做的就是愛和珍惜！
而作為知識產(chǎn)權(quán)人，在感動擦淚的同時，掏出手機默默登錄了商標(biāo)局網(wǎng)站，看了看“送你一朵小紅花”的商標(biāo)注冊情況；結(jié)果也是很感動，居然是在2020年11月19日新申請的！還在審查中！筆者遙想2020年8月同樣口碑和票房雙豐收的電影《八佰》，雖然電影在2020年上映，但其出品公司卻早在2017年就申請了若干“八佰”商標(biāo)，商標(biāo)保護意識非常值得肯定。
基于中國將近3000萬的有效商標(biāo)注冊存量，筆者不鼓勵“萬物皆標(biāo)”，但是將顯著性的電影名稱在“電影”核心服務(wù)和常用周邊產(chǎn)品上申請注冊，比如“影片制作、影片導(dǎo)演、電影發(fā)行”、“計算機游戲軟件”、“玩具、玩偶”、“圖書、海報、文具”等，對于后續(xù)進一步開發(fā)相應(yīng)電影IP的商業(yè)價值，無疑會掃除很多障礙，也能增強投資人后續(xù)投資的信心。
問題的提出：
影視作品是文化和商業(yè)價值的結(jié)合，好的影視作品不僅僅具有票房號召力，在放映期也有周邊開發(fā)的商業(yè)價值，更是在后續(xù)可以做一個完整的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)，使其成長為一個長期有生命力的品牌，比如我們熟知的《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》系列等。
影視作品名稱最先為消費者所感知和記憶，但受字?jǐn)?shù)、表達的限制，有些影視作品名稱很難產(chǎn)生獨創(chuàng)性進而獲得《著作權(quán)法》的保護。而根據(jù)《商標(biāo)法》，文字可以作為商標(biāo)進行注冊保護，且對于文字構(gòu)成沒有獨創(chuàng)性的要求，因此，將影視作品名稱申請為商標(biāo)，不失為一種保護策略。
現(xiàn)實中，我們也遇到很多因未能將影視作品名稱注冊為商標(biāo)而踩雷的例子，很多影視公司被提出侵權(quán)訴訟，有些被迫更名，更多的是無法進行續(xù)集或者游戲產(chǎn)品的開發(fā)和周邊衍生品的營銷、錯失大IP的紅利。因此影視公司未雨綢繆、將影視作品名稱申請為商標(biāo)進行主動保護，越來越成為主流的選擇之一。
但將影視作品名稱申請為商標(biāo)進行主動保護，需要注意什么呢？僅僅起步早就夠了嗎？筆者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“起個大早趕個晚集”在影視作品名稱注冊為商標(biāo)方面比比皆是！猶記得“功夫熊貓”案，雖然早在2006年夢工廠公司就申請注冊了“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)，卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，為何？因為陜西茂志公司在“影片制作”上有獲準(zhǔn)注冊的第6353409號“功夫熊貓”商標(biāo)。而“唐人街探案”、“捉妖記”商標(biāo)雖然早早在2015年提出申請，卻花費了3年時間才最終注冊，為何？因為兩個商標(biāo)均在商標(biāo)局審查階段被駁回，后續(xù)經(jīng)歷了復(fù)審、訴訟等若干程序。
將影視作品名稱作為商標(biāo)注冊，要如何避開雷坑，要注意哪些方面呢？
解決方案：
第一步：起步早
中國的商標(biāo)注冊制度采用“在先申請”原則。根據(jù)《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條：
《商標(biāo)法》第三十條：申請注冊的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。
《商標(biāo)法》第三十一條：兩個或者兩個以上的商標(biāo)注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標(biāo)；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請，不予公告。
上述法條什么意思呢？
將影視作品名稱申請為商標(biāo)，一定要趁早！
等到電影上映了、大火了再去申請，哪怕只晚了一天，你的商標(biāo)也會被別人商標(biāo)阻擋；后續(xù)要花費大量的時間和金錢成本。
筆者注意到，同樣是票房過了20億的電影《捉妖記》，商標(biāo)“捉妖記”的注冊過程也是極其波折，因為申請日期比其他申請人晚了1個月，安樂（北京）電影發(fā)行有限公司的第17896653號“捉妖記”商標(biāo)被若干帶有“捉妖記”文字的商標(biāo)阻擋而駁回，安樂公司不得不對這些僅僅早了1個多月的商標(biāo)提出異議、無效宣告等申請，最終經(jīng)過了漫長的3年時間，才獲得了屬于自己的“抓妖記”商標(biāo)【1】。
第二步：商品/服務(wù)選的準(zhǔn)
商標(biāo)的申請和注冊需要區(qū)分不同的類別；但應(yīng)當(dāng)明確的是，商標(biāo)保護的路徑雖好，但筆者不建議在全部45個類別申請，第一是浪費有限的商標(biāo)資源，第二是全類申請本身對于申請人而言也占用了較多的前期投入和后期維護成本。
一般來講，影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括影視作品編劇、拍攝、制作、發(fā)行、放映、版權(quán)經(jīng)營、衍生產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)。根據(jù)四分法或者五分法，影視公司可以將45個類別分為4個或者5個不同級別，比如“核心產(chǎn)業(yè)的類別”、“密切相關(guān)周邊產(chǎn)品的類別”、“常見/可能涉及的周邊產(chǎn)品類別”、“關(guān)聯(lián)度弱的防御產(chǎn)品類別”等。
以《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》等商標(biāo)為例，一般會選擇的核心產(chǎn)業(yè)類別包括：
◎ 第41類“影片制作、影片導(dǎo)演、娛樂服務(wù)”等；
◎ 第9類“可下載的影像文件、電子出版物（可下載）、動畫片、計算機游戲軟件”等。
密切相關(guān)的周邊衍生品和服務(wù)包括：
◎ 第28類的“玩偶、玩具、游戲器具”等；
◎ 第14類“鑰匙鏈（小飾物或短鏈飾物）”；
◎ 第16類“書籍、海報、文具”；
◎ 第25類“服裝、鞋、帽”；
◎ 第18類“手提包、書包”；
◎ 第43類“餐廳、咖啡館”；
◎ 第21類“杯子、飲用器皿”；
◎ 第30類“餅干、蛋糕”；
◎ 第32類“軟飲料”。
當(dāng)然，根據(jù)影視作品的消費群體，企業(yè)或者其代理人也要進行差異化選擇，比如“小黃人”商標(biāo)，因為主打兒童產(chǎn)品，還會選擇第5類的“嬰兒食品”、第12類的“嬰兒車”等。
企業(yè)可以根據(jù)對影視作品的投入、前景和后期規(guī)劃進行預(yù)判，合理、分級地選擇商品和服務(wù)類別。
而如果未能妥善選擇核心的商品和服務(wù)，將為后續(xù)的市場開發(fā)帶有很大的障礙。本文開始提到的“功夫熊貓”案，雖然夢工廠公司早在2006年就申請注冊了第5400891號“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)，卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，就是因為陜西茂志公司在第41類“影片制作”上成功注冊了第6353409號“功夫熊貓”商標(biāo)。而夢工廠公司的第5400891號“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)申請注冊在第9類的計算機外圍設(shè)備、鼠標(biāo)墊、光盤盒、計算機游戲卡、計算機游戲盒帶、計算機游戲帶、電視游戲卡、電視游戲盒帶、已錄制的錄音盒帶、已錄制的錄像盒帶、已錄制的錄音帶等商品上。當(dāng)夢工廠公司基于第9類的第5400891號注冊商標(biāo)對上述第6353409號商標(biāo)提出爭議申請時，一審法院【2】認(rèn)為：爭議商標(biāo)核定使用的"電影制作"服務(wù)一般是指提供影視作品本身的創(chuàng)作和拍攝等類型的服務(wù),引證商標(biāo)一核定使用的"已錄制的錄像盒帶，已錄制的錄音帶，錄制有音樂和電影音帶的光盤，錄制有音樂和電影音帶的數(shù)字視頻光盤程序"等商品是指將已攝制、制作好的影視作品制作成錄像帶、錄音帶、光盤等載體形式的商品，上述"電影制作"服務(wù)與引證商標(biāo)一核定使用的上述商品在方式、功能、內(nèi)容等方面尚存在一定區(qū)別，相關(guān)公眾不會混淆。因此爭議商標(biāo)的注冊予以維持。當(dāng)然，后續(xù)夢工廠公司又通過撤銷途徑，終于在波折中獲得了將第6353409號商標(biāo)撤銷的結(jié)果。
由此可見，預(yù)先選擇合適的商品和服務(wù)項目，是對影視作品名稱作為商標(biāo)保護的重要考慮點。
第三步：商標(biāo)選的好
首先，在商標(biāo)的選擇范圍上，不僅要選擇作品名稱的中文名稱，還要包括英文名稱，甚至包括主要人物的中英文名稱、爆款的臺詞等。比如“權(quán)力的游戲”商標(biāo)的注冊人“家庭票房公司 HOME BOX OFFICE,INC.”，除了注冊“權(quán)力的游戲GAME OF THRONES”商標(biāo)外，還申請注冊了一系列文字商標(biāo)，包括“WINTER IS COMING”、“凜冬將至”、“THE LONG NIGHT”、“JON SNOW（人物名）”、“Targaryen（坦格利安家族House Targaryen的名字）”等，為未來打造“權(quán)游”的衍生品全鏈條做好了商標(biāo)儲備。
其次，要避免違反《商標(biāo)法》的禁用、禁注條款，包括：
《商標(biāo)法》第十條：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：
（一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國家機關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；
（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國政府同意的除外；
（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；
（四）與表明實施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；
（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；
（六）帶有民族歧視性的；
（七）帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的；
（八）有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。
縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。
《商標(biāo)法》 第十一條：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：
（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；
（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。
《商標(biāo)法》第十六條：商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志，而該商品并非來源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的，不予注冊并禁止使用；但是，已經(jīng)善意取得注冊的繼續(xù)有效。
前款所稱地理標(biāo)志，是指標(biāo)示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志。
文章開頭提到的口碑和票房雙豐收的電影大IP《唐人街探案》系列，雖然在2015年就早早提交了申請，卻直到2018年才最終獲準(zhǔn)注冊，就是因為商標(biāo)包含中文“唐人街”及其對應(yīng)英文“CHINATOWN”，商標(biāo)局經(jīng)審理認(rèn)為該商標(biāo)構(gòu)成了《商標(biāo)法》第十條第一款第八項規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊的情形，進而予以駁回。后商評委（現(xiàn)商標(biāo)局）審理認(rèn)為：訴爭商標(biāo)包含了中文“唐人街”及其對應(yīng)英文“CHINATOWN”，“唐人街”指的是海外華人聚居的街道或區(qū)域的名稱且為廣大消費者所熟知，一般情況下唐人街區(qū)域都會開設(shè)較多具有中國特色的店鋪，以“唐人街”作商標(biāo)或者商標(biāo)組成部分易使消費者將其指定使用的商品(服務(wù))誤認(rèn)為來自海外華人聚居的區(qū)域，從而對商品(服務(wù))的來源造成誤認(rèn)，產(chǎn)生不良影響。同時，“唐人街”所特指的含義從17世紀(jì)起便逐漸形成，現(xiàn)今“唐人街”一詞在很多地方已成為中華文化區(qū)的代名詞。將具有深厚歷史、文化背景的“唐人街”作為商標(biāo)注冊并被某一市場主體所占，不僅會影響到海外唐人街華人商戶在中國大陸正常使用其所屬區(qū)域的名稱，也是對全世界華人公共資源的侵占，一旦該公共資源被某一市場主體所占，也易造成不良影響。訴爭商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第八項規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志。
幸運的是，該商標(biāo)后經(jīng)歷了一審、二審程序，歷經(jīng)3年最終獲準(zhǔn)注冊【3】。
因為商標(biāo)法的絕對條款在初審程序中未能獲準(zhǔn)注冊的，還有很多，包括第15243824號“等一個人咖啡 CAFE.WAITING.LOVE”商標(biāo)【4】（構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項規(guī)定的缺乏顯著性的情形）、第G1213064號“THEWALKINGDEAD”號“THE WALKING DEAD"商標(biāo)”商標(biāo)【5】（第十條一款八項“不良社會影響”）等。前一枚商標(biāo)經(jīng)過行政或者司法程序，最終獲準(zhǔn)注冊，但“THEWALKINGDEAD”在二審程序最終未能獲準(zhǔn)注冊。
有意思的案件是，第25179206號“知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦”商標(biāo)（構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條一款（三）項所指缺乏顯著性的情形），其在復(fù)審中再次被駁回。后商標(biāo)申請人積極改變策略，申請了“知否知否”商標(biāo)，則順利獲準(zhǔn)注冊。
由此可見，如果在商標(biāo)申請之前就做好預(yù)先規(guī)劃、檢索，對于違反《商標(biāo)法》“禁用”、“禁注”規(guī)定的情形進行高標(biāo)準(zhǔn)的回避，那么無疑將減少授權(quán)環(huán)節(jié)的波折和不確定性。
指導(dǎo)意義：
在國外，很多電影衍生品可以創(chuàng)造出巨大的商業(yè)價值，甚至反哺電影行業(yè)。影視公司通過作品游戲授權(quán)、音樂版權(quán)數(shù)字化以及實物衍生品等，共同實現(xiàn)了影視作品價值的最大化。但相對比于歐美市場，我國的影視作品衍生市場目前仍在發(fā)展的初期，圍繞影視IP而產(chǎn)生出來的衍生項目并不多。在中央大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和擴大內(nèi)需的政策下，越來越多的國內(nèi)影視公司開始注重影視作品衍生品的規(guī)劃和開發(fā)。對于影視公司而言，提前做好影視作品名稱的商標(biāo)、商品/服務(wù)的規(guī)劃，盡早安排、盡早申請、盡早獲準(zhǔn)注冊，主動保護自身影視作品名稱的知識產(chǎn)權(quán)，才能有機會充分發(fā)揮影視大IP的商業(yè)效應(yīng)，并進而共同推動中國影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
注：
【1】商評字[2018]第0000048223號
【2】(2014)一中知行初字第1608號
【3】(2019)京行終349號
【4】 (2016)京行終5103號
【5】 (2017)京行終874號
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙春雨
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：3條小技巧，成功將影視作品名稱注冊為商標(biāo)（點擊標(biāo)題查看原文）
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