從實(shí)際案例看審查意見的答復(fù)

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作者：宋宇昊 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：從實(shí)際案例看審查意見的答復(fù)

本文主要針對(duì)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中專利法第二十二條第二款和第二十二條第三款，結(jié)合實(shí)際案例，提供一種從“細(xì)化特征”的角度找到突破點(diǎn)的答復(fù)審查意見的思路，并在此基礎(chǔ)上指出在撰寫過程中應(yīng)該注意的一些問題。

一、引言

目前在被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回的專利申請(qǐng)中，大多數(shù)專利申請(qǐng)是因?yàn)椴环蠈＠ǖ诙l第二款或第三款有關(guān)新穎性或創(chuàng)造性的規(guī)定。因此在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過程中，權(quán)利要求是否具有新穎性和創(chuàng)造性是爭論的重點(diǎn)。針對(duì)審查員發(fā)出的權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性的通知書，如何撰寫出邏輯嚴(yán)密、條理清晰、針對(duì)性強(qiáng)、說理充分的答復(fù)意見，避免該申請(qǐng)被駁回。

在審查意見中經(jīng)常出現(xiàn)的情況是，申請(qǐng)文件所要保護(hù)的技術(shù)方案已經(jīng)被對(duì)比文件所公開，此時(shí)，在答復(fù)時(shí)就首先需要確定申請(qǐng)文件中的技術(shù)方案是否被對(duì)比文件所完全公開，若已被公開，則需要將申請(qǐng)文件中的技術(shù)特征進(jìn)一步細(xì)化，再與對(duì)比文件進(jìn)行比對(duì)，以找出兩者的區(qū)別技術(shù)特征，然后再找出或挖掘該區(qū)別技術(shù)特征所具有的效果，以進(jìn)行答復(fù)。

下面我們從一個(gè)實(shí)際案例說明如何在答復(fù)審查意見時(shí)從“細(xì)化特征”出發(fā)找到突破點(diǎn)。

二、案情介紹

發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)?01810713201.4，專利名稱“一種變形板材的矯正工裝及變形板材的矯正方法”（以下簡稱“本申請(qǐng)”），在實(shí)質(zhì)審查程序中，審查員認(rèn)為“本申請(qǐng)僅僅是文字表達(dá)方式上與對(duì)比文件略有不同，技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，兩者屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決了相同的技術(shù)問題，達(dá)到了相同的技術(shù)效果”，進(jìn)而認(rèn)為“權(quán)利要求1-4、9不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性，權(quán)利要求5-10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

本申請(qǐng)修改前的權(quán)利要求1如下：

1.一種變形板材的矯正工裝，其特征在于，包括：

夾緊主體（1），所述夾緊主體（1）的兩端設(shè)置限位部（2），至少一個(gè)所述限位部（2）上設(shè)置鎖緊結(jié)構(gòu)（3），所述鎖緊結(jié)構(gòu)（3）用于將位于兩個(gè)所述限位部（2）之間的待矯正結(jié)構(gòu)（100）鎖緊；

抵接部（4），所述抵接部（4）設(shè)置于所述夾緊主體（1）的一側(cè)，且與所述待矯正結(jié)構(gòu)（100）的變形位置相抵接。

對(duì)比文件1公開了一種鋼結(jié)構(gòu)調(diào)形裝置，包括主體支架，主體支架由水平板、位于水平板下端兩側(cè)的立板構(gòu)成，水平板中部安裝有頂緊機(jī)構(gòu)，立板的內(nèi)側(cè)設(shè)有卡槽，卡槽的下側(cè)壁上設(shè)置有螺栓，通過立板內(nèi)側(cè)的卡槽卡住鋼結(jié)構(gòu)中變形鋼板，扳手?jǐn)Q動(dòng)絲杠上端的夾塊，使卡槽帶動(dòng)鋼板將變形鋼板拉起，從而使變形的鋼板發(fā)生反向變形，進(jìn)而起到調(diào)形的作用。本實(shí)用新型減少了附加工具的使用、降低了勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率，而且具有操作簡單、調(diào)整效果好等優(yōu)點(diǎn)。

審查員在審查意見中認(rèn)為，本申請(qǐng)僅僅是文字表達(dá)方式上與對(duì)比文件1略有不同，技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，兩者屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決了相同的技術(shù)問題，達(dá)到了相同的技術(shù)效果。

針對(duì)上述審查意見，從以下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

1、仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)和對(duì)比文件，審查員認(rèn)定的技術(shù)特征比對(duì)和實(shí)際解決的技術(shù)問題是否正確；

2、將技術(shù)特征細(xì)化，再次與對(duì)比文件進(jìn)行對(duì)比，以找出區(qū)別技術(shù)特征；

3、確認(rèn)區(qū)別技術(shù)特征相較于對(duì)比文件和現(xiàn)有技術(shù)是否具有新創(chuàng)性。

三、答復(fù)思路

經(jīng)過閱讀分析發(fā)現(xiàn)，本申請(qǐng)中的變形板材的矯正工裝和對(duì)比文件1中的鋼結(jié)構(gòu)調(diào)形裝置都是對(duì)鋼板進(jìn)行調(diào)形（矯正）的一種裝置，兩者的結(jié)構(gòu)相似度很高，所以就需要將本申請(qǐng)中的矯正工裝的結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步地細(xì)化，以再次與對(duì)比文件1進(jìn)行對(duì)比。

對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，本申請(qǐng)中的兩個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)沿夾緊主體的長度方向鎖緊待矯正結(jié)構(gòu)，兩個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)對(duì)于待矯正結(jié)構(gòu)的力是平行于夾緊主體的方向設(shè)置的，其次，本申請(qǐng)中的抵持部能夠沿垂直于夾緊方向的長度方向抵持待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置，而對(duì)比文件1中立板對(duì)鋼板施加的力是垂直于水平板方向的，與絲杠的頂緊力的方向相平行，兩者對(duì)待矯正鋼板施加的鎖緊力的方向是不同的，此外，由于鎖緊結(jié)構(gòu)對(duì)夾緊主體的鎖緊力與抵持部對(duì)待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置的抵持力相垂直，從而能夠在通過抵持部抵持待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)鎖緊結(jié)構(gòu)鎖緊不牢固的現(xiàn)象。而對(duì)比文件1中由于螺栓和頂緊機(jī)構(gòu)對(duì)鋼板的力相平行，在頂緊機(jī)構(gòu)抵持鋼板時(shí)，鋼板容易沿著卡槽的延伸方向移動(dòng)，進(jìn)而起到鎖緊部不牢固的現(xiàn)象。

另外，對(duì)比文件1中的調(diào)形裝置并不能對(duì)本申請(qǐng)中的U形的待矯正結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)形（矯正），若使用對(duì)比文件1中的調(diào)形裝置對(duì)U形的帶矯正結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)形，該裝置的書平板就會(huì)與船體的側(cè)板產(chǎn)生干涉，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)想到使用對(duì)比文件1中的調(diào)形裝置對(duì)U形的帶矯正結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)形，故對(duì)比文件1給出了反向啟示。

具體地，答復(fù)過程如下：

在原權(quán)利要求1中加入技術(shù)特征（以下劃線示出）：

1.一種變形板材的矯正工裝，其特征在于，包括：

夾緊主體（1），所述夾緊主體（1）的兩端設(shè)置限位部（2），至少一個(gè)所述限位部（2）上設(shè)置鎖緊結(jié)構(gòu)（3），所述鎖緊結(jié)構(gòu)（3）用于將位于兩個(gè)所述限位部（2）之間的待矯正結(jié)構(gòu)（100）鎖緊；

抵接部（4），所述抵接部（4）設(shè)置于所述夾緊主體（1）的一側(cè)，且與所述待矯正結(jié)構(gòu)（100）的變形位置相抵接；

兩個(gè)所述限位部（2）上均設(shè)置所述鎖緊結(jié)構(gòu)（3），兩個(gè)所述鎖緊結(jié)構(gòu)（3）沿所述夾緊主體（1）的長度方向延伸，兩個(gè)所述鎖緊結(jié)構(gòu)（3）沿所述夾緊主體（1）的長度方向鎖緊所述待矯正結(jié)構(gòu)（100），所述抵接部（4）沿垂直于所述夾緊主體（1）的長度方向抵持所述待矯正結(jié)構(gòu)（100）的變形位置。

權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比存在以下主要區(qū)別：

1）兩個(gè)所述鎖緊結(jié)構(gòu)沿所述夾緊主體的長度方向延伸，兩個(gè)所述鎖緊結(jié)構(gòu)沿所述夾緊主體的長度方向鎖緊所述待矯正結(jié)構(gòu)，所述抵接部沿垂直于所述夾緊主體的長度方向抵持所述待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置。

基于上述區(qū)別1），本申請(qǐng)中的兩個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)沿夾緊主體的長度方向鎖緊待矯正結(jié)構(gòu)，兩個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)對(duì)于待矯正結(jié)構(gòu)的力是平行于夾緊主體的方向設(shè)置的，在夾緊過程中，能夠?qū)ξ挥诖w側(cè)壁一側(cè)的間隔設(shè)置的兩個(gè)船體骨材進(jìn)行鎖緊，再通過抵持部沿垂直于夾緊方向的長度方向抵持待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置，由于鎖緊結(jié)構(gòu)對(duì)夾緊主體的鎖緊力與抵持部對(duì)待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置的抵持力相垂直，從而能夠在通過抵持部抵持待矯正結(jié)構(gòu)的變形位置時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)鎖緊結(jié)構(gòu)鎖緊不牢固的現(xiàn)象。而對(duì)比文件1中由于螺栓和頂緊機(jī)構(gòu)對(duì)鋼板的力相平行，在頂緊機(jī)構(gòu)抵持鋼板時(shí)，鋼板容易沿著卡槽的延伸方向移動(dòng)，進(jìn)而起到鎖緊部牢固的現(xiàn)象。

其次，對(duì)比文件1的兩個(gè)立板垂直于水平板設(shè)置，該結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)調(diào)形裝置便于對(duì)板狀的鋼材進(jìn)行調(diào)形；而本申請(qǐng)中，兩個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)沿夾緊主體的長度方向延伸，在鎖緊U形結(jié)構(gòu)的待矯正結(jié)構(gòu)時(shí)，當(dāng)鎖緊結(jié)構(gòu)夾緊船體骨材時(shí)，夾緊主體不會(huì)與船體側(cè)板產(chǎn)生干涉。若對(duì)比文件1用于對(duì)U形的結(jié)構(gòu)的待矯正結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)形時(shí)，則水平板會(huì)與船體側(cè)板產(chǎn)生干涉，進(jìn)而不便于對(duì)船體骨材進(jìn)行鎖定，因此，在通過對(duì)U形結(jié)構(gòu)的待矯正結(jié)構(gòu)進(jìn)行矯正時(shí)，不會(huì)想到通過對(duì)比文件1中的鋼結(jié)構(gòu)的調(diào)形裝置進(jìn)行調(diào)形，對(duì)比文件1非但沒有給出技術(shù)啟示，反而給出了相反的技術(shù)啟示。因此，對(duì)比文件1中并未公開上述區(qū)別技術(shù)特征1），也不是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

四、亮點(diǎn)提示

1、首先確定本申請(qǐng)是否與對(duì)比文件所要解決的問題相同，若相同，再確定兩者解決問題的具體實(shí)施方式是否相同；

2、找到兩者的具體實(shí)施方式的區(qū)別點(diǎn)，并找出區(qū)別點(diǎn)所具有的效果，最重要的是，區(qū)別點(diǎn)的效果需要深入的挖掘，以得到充分的理由；

3、在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，要根據(jù)檢索的對(duì)比文件分析該申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)在創(chuàng)造性方面存在哪些不足，預(yù)想出審查員可能會(huì)提出的審查意見，并在說明書中預(yù)先陳述理由和效果，以為答復(fù)審查意見提前埋下伏筆。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋宇昊  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從實(shí)際案例看審查意見的答復(fù)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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