離職人員注意！這種情況屬于職務(wù)發(fā)明

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“在適用專利法實(shí)施細(xì)則第十二條第一款第三項(xiàng)規(guī)定的與在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)注重維護(hù)原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡?！?/strong>

01、案情簡(jiǎn)介

陳某系上海A公司的員工，任技術(shù)經(jīng)理職務(wù)，上海A公司與陳某簽訂了《勞動(dòng)合同》，此后，福建A公司與上海A公司簽訂借調(diào)協(xié)議，約定陳某借調(diào)至福建A公司工作。

陳某在福建A公司負(fù)責(zé)公司主要產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、選型等工作，其中包括專利申請(qǐng)事務(wù)，經(jīng)手大量福建A公司關(guān)于燃?xì)獍l(fā)電產(chǎn)品的技術(shù)文件。陳某于2019年5月從上海A公司離職，離職后兩個(gè)月即申請(qǐng)了多項(xiàng)以陳某為發(fā)明人、北京B公司為專利權(quán)人的涉案專利。

福建A公司、上海A公司認(rèn)為，北京B公司系福建A公司的推廣代理商，不掌握燃?xì)獍l(fā)電及移動(dòng)充電車技術(shù)，其之所以能申請(qǐng)四項(xiàng)專利，是陳某協(xié)助北京B公司在極短的時(shí)間內(nèi)完成了專利申請(qǐng)文件并提交至國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。故福建A公司、上海A公司向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，訴訟請(qǐng)求如下：一、判令北京B公司將涉案專利一至四的專利權(quán)或?qū)＠暾?qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)移至福建A公司、上海A公司；二、陳某、北京B公司共同賠償福建A公司、上海A公司為本案支出的合理支出共計(jì)104206元。

陳某、北京B公司對(duì)福建A公司、上海A公司上述主張均不同意，認(rèn)為涉案專利不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，涉案專利由陳某和張某共同研發(fā)完成，且與陳某在福建A公司的工作內(nèi)容無關(guān)。

02、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為

本案中，原告主張涉案專利屬于陳某從原單位離職后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，故判斷涉案專利是否屬于原告的職務(wù)發(fā)明，應(yīng)審查陳某與原告之間的關(guān)系以及陳某的工作職責(zé)或工作內(nèi)容與涉案專利技術(shù)方案的關(guān)系。

一、關(guān)于涉案專利發(fā)明人陳某是否屬于專利法規(guī)定的“本單位”人員

根據(jù)上海A公司與陳某簽訂《勞動(dòng)合同書》《勞動(dòng)合同解除及免責(zé)、棄權(quán)協(xié)議》，上海A公司出具《上海市單位退工證明》等顯示，陳某至遲于2015年3月入職上海A公司，從事技術(shù)經(jīng)理工作。2019年5月，陳某與上海A公司解除勞動(dòng)關(guān)系。即2015年3月至2019年5月，陳某為上海A公司專利法意義上的“本單位”人員。關(guān)于陳某與福建A公司的關(guān)系，從陳某工作往來中多次發(fā)送的電子郵件來看，其簽名檔中的職位是技術(shù)經(jīng)理，工作單位是福建A公司而非上海A公司；陳某多次向時(shí)任福建A公司法定代表人、董事、投資人的吳某匯報(bào)專利研發(fā)和申請(qǐng)、工作周報(bào)、設(shè)計(jì)部工作進(jìn)展等內(nèi)容；陳某與專利代理公司溝通郵件中均以“我公司”專利申請(qǐng)相稱，所涉專利的申請(qǐng)人均為福建A公司，并對(duì)專利代理公司反饋的專利申請(qǐng)稿件予以確認(rèn)提交國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。

在此基礎(chǔ)上，結(jié)合考慮在案證據(jù)體現(xiàn)出福建A公司、上海A公司存在一定程度上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，法院認(rèn)定從在案電子郵件顯示的期間即2017年10月至2019年5月，陳某作為福建A公司的臨時(shí)工作人員，可視為福建A公司專利法意義上的“本單位”人員。 

涉案專利一至四的申請(qǐng)日期均為2019年7月26日，距陳某與上海A公司解除勞動(dòng)關(guān)系、以及陳某結(jié)束在福建A公司的臨時(shí)工作均不足一年。判斷涉案專利是否屬于職務(wù)發(fā)明，需進(jìn)一步分析涉案專利是否與陳某在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)。

二、關(guān)于涉案專利是否與陳某在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)

在適用專利法實(shí)施細(xì)則第十二條第一款第三項(xiàng)規(guī)定的與在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)注重維護(hù)原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：

一是離職員工在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)的具體內(nèi)容，包括工作職責(zé)、權(quán)限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關(guān)的技術(shù)信息，且這些信息并非本領(lǐng)域普通的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。

二是涉案專利的具體情況及其與本職工作或原單位分配任務(wù)的關(guān)系，包括涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果，技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

三是原單位是否開展了與涉案專利有關(guān)的技術(shù)研發(fā)活動(dòng)或具有有關(guān)技術(shù)的其他合法來源。

四是涉案專利的權(quán)利人、發(fā)明人能否對(duì)專利技術(shù)的研發(fā)過程或來源作出合理解釋。包括涉案專利技術(shù)方案的復(fù)雜程度，權(quán)利人、發(fā)明人是否具有相應(yīng)知識(shí)、技能和物質(zhì)技術(shù)條件，是否開展了研發(fā)活動(dòng)等。

涉案專利一至四均是圍繞燃?xì)獍l(fā)電及移動(dòng)充電車技術(shù)相關(guān)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠靡越鉀Q現(xiàn)有技術(shù)中移動(dòng)充電車能源供給不足、運(yùn)行噪音大等問題。

本案中，陳某在上海A公司擔(dān)任技術(shù)經(jīng)理，在福建A公司臨時(shí)工作期間，在其工作往來電子郵件中，陳某向李某發(fā)送電子郵件，稱第一份專利“一種天然氣發(fā)電移動(dòng)充電車"已經(jīng)完成，可以安排專利代理公司代理申請(qǐng)。

在完成該工作任務(wù)時(shí)，陳某能夠接觸、獲取到與移動(dòng)充電車、天然氣發(fā)電移動(dòng)充電車、車載集裝箱、靜音集裝箱、cng和Ing雙燃料供氣系統(tǒng)、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)等技術(shù)資料和信息，大部分信息都由福建A公司解密后通過申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù)，不屬于本領(lǐng)域的普遍知識(shí)。

涉案專利與上述技術(shù)交底書相比，均屬于移動(dòng)充電車領(lǐng)域，用于解決使移動(dòng)充電車更為靈活、可靠、靜音、降溫等問題，其技術(shù)方案也存在相當(dāng)程度上的關(guān)聯(lián)性。上述技術(shù)交底書均是經(jīng)福建A公司內(nèi)部審查并解密后，由陳某發(fā)送給專利代理公司由其撰寫并提交專利申請(qǐng)。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在針對(duì)涉案專利三的三次審查意見通知書中引用了福建A公司2017年申請(qǐng)的兩項(xiàng)專利作為對(duì)比文件，亦可佐證涉案專利與福建A公司的專利之間存在一定關(guān)聯(lián)性。

綜合以上考慮，法院認(rèn)定涉案專利與上海A公司、福建A公司分配的任務(wù)有關(guān)，屬于陳某在“退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”，應(yīng)屬職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。另一方面，結(jié)合考慮涉案專利的發(fā)明目的、技術(shù)方案、所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果等，在案證據(jù)不足以充分證明北京B公司亦對(duì)涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，故涉案專利的權(quán)利人或申請(qǐng)人應(yīng)為福建A公司、上海A公司。

因?qū)＠麢?quán)權(quán)屬糾紛系確權(quán)糾紛，而非侵權(quán)糾紛，不宜適用專利法第六十五條關(guān)于侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)賠償權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支的規(guī)定，故福建A公司、上海A公司所提出的要求陳某、北京B公司賠償合理開支的請(qǐng)求，于法無據(jù)，法院不予支持。

判決作出后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴，現(xiàn)已生效。

03、法官提示

本案涉及四項(xiàng)與“集裝箱型燃?xì)獍l(fā)電充電車”有關(guān)的發(fā)明專利權(quán)屬爭(zhēng)議，針對(duì)發(fā)明人離開原單位后所作出的發(fā)明創(chuàng)造，其完成時(shí)間要件為發(fā)明人離開原單位1年內(nèi)，其內(nèi)容要件不限于本職工作內(nèi)容或原單位分配的任務(wù)內(nèi)容，只要發(fā)明創(chuàng)造本身與原單位本職工作或分配任務(wù)有關(guān)即可。

對(duì)于上述職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造中“本單位”人員的范圍，既包括與工作單位存在勞動(dòng)關(guān)系的人員，也包括為完成特定工作任務(wù)而與用人單位建立臨時(shí)性勞務(wù)關(guān)系的臨時(shí)工作人員。

在適用專利法實(shí)施細(xì)則第十二條第一款第三項(xiàng)規(guī)定的與在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)注重維護(hù)原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮。本案中原告提交了近百份電子郵件證明涉案專利與被告原單位分配的任務(wù)有關(guān)，法院經(jīng)過審查，并與四項(xiàng)涉案專利的技術(shù)方案一一比對(duì)，認(rèn)定涉案專利與原告分配的任務(wù)有關(guān)，屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

（原標(biāo)題：離職人員注意！這種情況屬于職務(wù)發(fā)明 | 以案釋法）

來源：知產(chǎn)北京

作者：吳瑛曼

供稿：審判第二庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：離職人員注意！這種情況屬于職務(wù)發(fā)明（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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