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【小D導讀】
近5年來,美國337調(diào)查案有超過三分之一是針對中國產(chǎn)品,337條款真的注定是中國出口企業(yè)心中永遠的痛了嗎?
由于立案容易、程序簡便、管轄權廣和影響面大等原因,337調(diào)查目前已是對國內(nèi)企業(yè)最具殺傷力的貿(mào)易武器。
那么,337條款真的注定是中國出口企業(yè)心中永遠的痛了嗎?讓我們看看,作為第一家在337調(diào)查勝訴的中國醫(yī)療器械領域企業(yè)怡和嘉業(yè),如何勝訴的。 作為剛進入美國醫(yī)療器械市場僅兩年的北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司,其生產(chǎn)的呼吸機產(chǎn)品迅速受到了美國競爭對手的關注,在2013年遭遇了337調(diào)查案。歷時1年半,耗資數(shù)千萬人民幣,終于在美國當?shù)貢r間2014年12月23日贏得了這場訴訟的勝利。
怡和嘉業(yè)知識產(chǎn)權部門到底做了哪些工作,最終才能取得如此之好的結果呢?
記者特別采訪了怡和嘉業(yè)知識產(chǎn)權部杜經(jīng)理,分享在此次連串訴訟中的經(jīng)驗體會,為有意進入歐美市場的中國制造企業(yè)支招。 快速制定應對方案 問:在ITC調(diào)查中被告需要在收到訴狀后20天內(nèi)提出答辯,而這次ResMed( 瑞思邁)起訴貴公司侵犯了8件專利,也就是平均每件專利只有2天的時間進行專利性和侵權分析。在這么短的時間內(nèi)貴公司是怎么應對的?遇到了哪些困難?
杜經(jīng)理:第一次的337調(diào)查是6個專利,第二次是8個,兩次中有四個是重復的。這20天的答辯,不用進行全文的抗辯,僅需提出應訴。因此,時間上相對不是那么緊張。
但是,收到訴狀后,是否應訴?如何應訴?這個階段一定要提出相應的方案,因此確實非常忙!特別是對于知識產(chǎn)權積累較晚的怡和嘉業(yè)來說,當初企業(yè)的知識產(chǎn)權部門只有我一個人負責專利的具體事務??梢韵胂駮r間、人員和任務之間碰撞出的焦慮。在此,沒有好的經(jīng)驗分享,只能300%的時間和精力投入到工作中,但時間管理上一定要做到輕重緩急,對于重點產(chǎn)品的專利一定要優(yōu)先進行分析。首先,必須完成全面的侵權分析,然后才能做出公司決策。對于公司決策的重要指標是,確認是否落入了對方專利的保護范圍。對于穩(wěn)定性分析的事情,在這個階段,是沒有必要做,也來不及做。后期,對于侵權分析和穩(wěn)定性分析,我們是委托國內(nèi)第三方服務機構。作為企業(yè)知識產(chǎn)權部人員重要的是了解337進程,判斷侵權與否以及具體有哪些應對策略。 尋求最佳合作伙伴 問:在與專利律師事務所合作之前,貴公司對訴訟的結果進行一些預期?在這方面有沒有什么經(jīng)驗可以與大家分享?
杜經(jīng)理:首先,企業(yè)內(nèi)部必須大量查閱337調(diào)查的一些具體規(guī)定,同時了解同行業(yè)相關的案例。其次,專業(yè)的事情,交給專業(yè)的事務所去做。在這個階段,我建議可以要求不同事務所給出應對策略,以及相應的結果預期。必須要同時多找?guī)准沂聞账?,進行對比,集思廣益做到對于案例的全面了解和應對分析。而且,在國內(nèi)這一項服務,事務所基本愿意免費提供服務。這使得國內(nèi)企業(yè)其實更容易聽到更多專業(yè)的意見。
此外,我們在應訴的國外律師團隊中,有兩位中國人。這一點非常重要。不僅有利于雙方的語言交流。更重要的是,在交流過程上中的思維方式無障礙。337調(diào)查的處理流程特別復雜,時間又緊急。國外律師團隊有中國人,對于雙方之間的事務交流處理會順暢高效很多,在一定程度上,保障了案件的執(zhí)行成功率。 問:8月份初裁的時候,法院做出的決定對貴公司不利,到12月份終裁就有了很大的改變。這期間你們做了哪些工作來扭轉局勢?
杜經(jīng)理:根據(jù)337調(diào)查的流程規(guī)定,這個時間段已經(jīng)不能提交其他證據(jù)材料了。初裁時,除了一個專利認定是無效外,其余全部接受了原告方的意見。這時,我們考慮提起委員會上訴,但是對于提出的上訴意見必須要有側重點。否則很可能會給委員會法官們,留下很不好的印象。于是我們精選了幾個點,再次大篇幅的進行了分析和闡述,準備周全后才提起上訴。同時,根據(jù)初裁結果,我們進一步進行了產(chǎn)品設計的規(guī)避,做好了訴訟的最壞打算,從結果看這些決策都是非常正確而有效的。 借力提高工作效率 問:據(jù)了解,貴公司銷售市場輻射60多個國家,但現(xiàn)有的知識產(chǎn)權部門人員只有4個人。在內(nèi)部管理機制方面,是如何保障知識產(chǎn)權部門的高效? ? 杜經(jīng)理:企業(yè)知識產(chǎn)權部門團隊成員有限是國內(nèi)企業(yè)普遍面臨的現(xiàn)實問題,雖然我們也在不斷增加專利工程師,但企業(yè)知識產(chǎn)權保護工作,并不是依靠增加人員就可以確保的。 合理運用且嚴選服務機構和供應商,一直是我們采取的實際策略。從專利數(shù)據(jù)庫到專利代理所,再到律師事務所。嚴選可以取長補短的供應商非常重要,特別是企業(yè)涉及海外業(yè)務,與有國際背景專業(yè)服務商合作確實可在效果上更加有保證。
在本次訴訟過程中,我們第一時間聘請了位列全美前20的美亞博(Mayer Brown)律師事務所的知名337調(diào)查律師Gary M. Hnath,同時也聘請了國內(nèi)的律師團隊對8項涉訴專利進行侵權和穩(wěn)定性分析。
我們不僅在案例中注重服務商的選擇,在一些基礎服務工具層面也做了最優(yōu)化布局。以最基礎的專利檢索數(shù)據(jù)庫為例,雖然市場上有一些免費應用的數(shù)據(jù)庫,但是我們在供應商的選擇上,并不把價格看的很重,是否能在實際工作中提高效率才是我們選擇時的衡量重點。拿PatSnap智慧芽來說,我們經(jīng)過綜合對比試用,聽取了一些業(yè)內(nèi)人士的意見后才決定購買。相比企業(yè)專利工作人員的精力支出,我們認為選擇那些功能易用高效,減少人員精力的便捷工具是提高工作效率的途徑之一。當然,另外PatSnap智慧芽數(shù)據(jù)庫在本次訴訟過程中,就新穎性檢索,競爭對手監(jiān)控方面,也給予了我們很大幫助,也算是印證了我們嚴選策略的必要性。 文章系作者向IPRdaily投稿,轉載請注明出處(微信號:IPRdaily)。
作者:眭仲冠 ? PatSnap智慧芽 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------
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