企業(yè)再創(chuàng)新中專利合理借鑒與專利保護范圍破解

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配圖：IPRdaily “CTEX情報分析師” 為中國技術交易所特別推出的原創(chuàng)專欄，針對專利及技術情報在交易中的分析展開討論，力求將技術交易相關問題進行“解剖”，用簡潔、清晰、準確的分析語言，呈現技術交易與投融資過程中的潛在力量與潛伏危機。 本專欄接受個人及合作（會員）機構的原創(chuàng)投稿，投稿郵箱：lzhang@ctex.cn 本期責任編輯：范樂媛 ? ******************** ? 本期情報分析師:楊澤、張娜、朱穎 （北京同立鈞成知識產權代理有限公司）

 

摘要：最高法院的司法解釋在第17條中確定了等同原則，此原則的確定給企業(yè)中技術創(chuàng)新提出了更高的標準，保證創(chuàng)新技術所申請的專利具有新創(chuàng)性的同時，還要保證創(chuàng)新的產品能夠避免出現侵權情況，因此，本文主要從等同原則的侵權判定角度出發(fā)，淺談企業(yè)再創(chuàng)新中專利合理借鑒與專利保護范圍破解。

 

關鍵詞：等同侵權、專利合理借鑒、專利保護范圍破解

 

引言：《最高人民法院關于審理專利權糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中第17條將侵權判定中的“等同原則”通過司法解釋得以確定。該第17條規(guī)定：“專利法第五十六條第一款所稱的‘發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求’，是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍，等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段、實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無須經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到的特征。”

 

一、等同原則的適用 等同侵權是相對于字面侵權而言的。如果被訴侵權產品或方法與專利權利要求書相比，具備了專利權利要求書中所有技術特征，則構成字面侵權，上述判斷也可以稱之為全面覆蓋原則。一般情況下，毫無改動的抄襲專利是比較少見的，侵權人往往對專利權利要求書中的一個或幾個必要技術特征稍加改變，以逃避侵權。等同原則正是適應這種情況產生的。 所謂等同侵權是指：被控侵權產品或方法與權利要求書相比，有一個或幾個技術要素不相同，但是這種差異只有非實質性的區(qū)別，法院就會依此認定為侵權。因此，判斷被訴侵權產品或方法中是否具有與授權專利相應特征相等同的特征，必須從手段、功能、效果以及本領域技術人員是否顯而易見等四個方面分別進行比較，如果兩者的手段、功能、效果基本相同，而且對于本領域技術人員來說也屬于顯而易見的話，則可以認定為等同特征，否則就不宜認定為等同特征。 另外，需要進一步說明的是，在判定兩個技術特征是否構成等同特征的過程中主要應該考慮創(chuàng)造性因素，因為一旦被訴侵權技術方案中的相應技術特征對于專利技術方案中的相應技術特征而言具有了創(chuàng)造性，也就說明兩者屬于本質不同的技術特征，則被訴侵權技術方案相對于專利技術方案而言也就屬于本質不同的技術方案，所以該技術特征也就不再屬于與專利技術方案相應技術特征等同的特征；反之，如果該被訴侵權物的相應特征只是對于專利技術相應特征進行了簡單的文字變換、常規(guī)手段的等效變換，則這種變換不具有任何創(chuàng)造性，實際上仍然是一種意圖規(guī)避侵權的侵權行為。 二、等同原則的判定時間 在判定兩個技術特征是否構成等同時，采用不同的時間標準所得到的結論往往是不一樣的。對于應該以專利申請日、專利公開日、專利授權公告日還是專利侵權日為標準，各國有不同的規(guī)定。在我國的法律法規(guī)中尚沒有明確的規(guī)定。根據《北京高院若干意見》第37條的規(guī)定“判定被控侵權物（產品或方法）中的技術特征與專利獨立權利要求中的技術特征是否等同，應當以侵權行為發(fā)生的時間為界限”，北京市高級人民法院在司法實踐中采用的是以專利侵權日為判斷是否構成等同的時間標準。 三、企業(yè)如何合理借鑒已有技術與破解其保護范圍 對于企業(yè)的技術的研發(fā)而言，可以站在巨人的肩膀上，對競爭對手或者同行業(yè)內領先企業(yè)的專利進行檢索并對其進行研究，這樣可以最大程度的避免侵犯已有專利權。還能夠發(fā)現專利地圖上的薄弱環(huán)節(jié)，以克服同類技術已有專利的不足或替代的方案，從而可以增加自己的專利儲備。 目前，采用主要的侵權規(guī)避策略為：通過合理借鑒專利權利要求進行規(guī)避。例如：采用與專利相近的技術方案，并缺少至少一個技術特征，和/或至少有個一個必要技術特征與已有專利權利要求不同。 以下將從新技術研發(fā)和專利申請這兩個角度出發(fā)，淺談如何合理借鑒已有技術與破解其保護范圍：

 

1、針對新技術研發(fā) 第一個案例： A公司向國家知識產權局申請了一件實用新型，并被國家知識產權局授予實用新型專利。該實用新型的獨立權利要求1如下記載：一種可升降座椅，其特征在于，所述座椅包括：底座（1）、椅座升降機構（2））、椅座（3），椅背（4）。其摘要附圖可以如圖1所示： 圖1 依據上述專利，企業(yè)中的技術人員可以從專利的正向思維角度來考慮，即依次從技術問題、技術手段和技術效果三個方面入手。具體的，由于椅座上沒有支撐物，因此可能會導致用戶坐在該椅子上會出現不平衡的情況。為了解決該技術問題，技術人員可以采用在椅座上增加扶手，以使得用戶坐在該椅子上可以保持平衡。 但是，該企業(yè)所生產的在椅座上增加扶手的椅子這一新產品還是構成侵權行為，其原因是：該新產品包括了上述專利權利要求的全部必要技術特征，因此，屬于相同侵權。 這里需要說明的是，雖然該新產品的特征多于專利權利要求中的技術特征，而且性能可能還要優(yōu)于專利權利要求所保護的椅子，但是，由于專利保護的是智力成果，因此，在后的產品如果是在專利產品的基礎上進行了改進，盡管該新產品可能性能要優(yōu)于專利產品，但是由于使用了他人的專利，利用了他人的智力成果，就必須獲得他人的許可，否則就是侵權行為。 為了避免侵權風險，我們可以在增加扶手的同時，還可以刪除上述專利權利要求中的一個必要技術特征，并將專利權利要求中的另一個必要技術特征進行替換，以使得該替換后的技術特征所構成的新產品所解決的技術問題和達到的技術效果不同于上述專利權利要求所解決的技術問題以及達到的技術效果。 例如，可以將上述專利權利要求中的椅座升降機構這一必要技術特征刪除，同時，將上述專利權利要求中的底座替換成由兩個彎曲的支撐物構成的底座，且該底座與扶手相連接，不僅能夠保持用戶坐在椅子上時的平衡，還能夠使得椅子能夠前后搖擺，使得用戶坐在椅子上更加舒服。具體的，該改進后的產品可以具體如圖2所示， 圖2 由圖2可知，圖2所示椅子缺少上述專利權利要求中的椅座升降機構這一必要技術特征，同時還將上述專利權利要求中的底座替換成由兩個彎曲的支撐物構成的底座，且該底座與扶手相連接，由于缺省一個必要技術特征，且替換的技術特征與上述專利權利要求中的椅座非等同特征，因此，使得圖2改進后的產品可以有效地避免了侵權風險。 第二個案例： B公司向國家知識產權局申請了一個發(fā)明專利，并被授予專利權。該專利解決的技術問題是：防止手機丟失或者盜竊后，手機中的信息泄露。權利要求為：一種手機密碼系統(tǒng)，其設于一手機中，用于通過問題答案設置模塊，判斷該手機的使用者是否為合法用戶，并在判斷出為合法用戶時，觸發(fā)手機開啟。有益效果為：有效地保護了手機中信息的安全。 技術人員可以從相同的技術問題，即現有技術中由于手機丟失或者盜竊后，造成手機中的信息泄露的技術問題出發(fā)，采用至少一個必要技術特征，替換專利權利要求中的一個技術特征，達到相同的技術效果，但是替換的技術特征對本領域技術人員來說是非顯而易見的。 例如，對手機進行改進，以在手機中增加指紋驗證或者聲音驗證模塊，以替換專利權利要求中的問題答案設置模塊這一必要技術特征，雖然他們解決的技術問題相同，即手機丟失或者盜竊后，手機中的信息泄露的問題，達到的技術效果也相同，即有效地防止手機丟失或者盜竊后，手機中的信息泄露，但采用的技術特征不同，且對于本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此，該改進的手機可以有效地避免侵權風險。

 

2、針對專利申請 以上述第一個案例為例，在了解第一案例中的專利權利要求之后，企業(yè)中的技術人員可以從專利的正向思維角度來考慮，即依次從技術問題、技術手段和技術效果三個方面入手。具體的，由于椅座上沒有支撐物，因此可能會導致用戶坐在該椅子上會出現不平衡的情況。為了解決該技術問題，技術人員可以采用在椅座上增加扶手，以使得用戶坐在該椅子上可以保持平衡。若在椅座上增加扶手這一技術方案相對于已有技術具有新穎性和創(chuàng)造性，則可以將這一技術方案進行專利申請。 同時，為了避免侵權風險，我們可以在增加扶手的同時，還可以刪除一個必要技術特征，并將專利權利要求中的另一個必要技術特征進行替換，以使得該替換后的技術特征所構成的技術方案所解決的技術問題和達到的技術效果不同于上述專利權利要求所解決的技術問題以及達到的技術效果。例如，將圖2所示的改進的椅子進行專利申請。 這里需要說明的是，對于在椅座上增加扶手這一技術方案申請專利，雖然開發(fā)對應的產品可能會是侵權行為，但是從專利布局上考慮，可以通過外圍專利包圍基礎專利，不僅可以增加自身的專利儲備，還可以增加談判的籌碼，以實現交叉許可。

 

以上述第二案例為例，在了解第二案例中的專利權利要求之后，企業(yè)技術人員可以從相同的技術問題，即現有技術中由于手機丟失或者盜竊后，造成手機中的信息泄露的技術問題出發(fā)，采用至少一個必要技術特征，替換專利權利要求中的一個技術特征，達到相同的技術效果，但是替換的技術特征對本領域技術人員來說是非顯而易見的。 例如，可以采用指紋驗證或者聲音驗證等必要技術特征來替換專利權利要求中的問題答案設置這一必要技術特征，雖然他們解決的技術問題相同，即手機丟失或者盜竊后，手機中的信息泄露的問題，達到的技術效果也相同，即有效地防止手機丟失或者盜竊后，手機中的信息泄露，但采用的技術特征不同，且對于本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此，該改進的方案可以申請專利。

 

四、小結 專利的合理借鑒和保護范圍破解是企業(yè)知識產權策略中避免侵權發(fā)生的重要措施。同時，專利的合理借鑒和保護范圍破解也需要利用專利侵權的判定原則等法律規(guī)定來進行規(guī)避。因此，本文主要從等同原則的侵權判定原則為例，簡要論述了企業(yè)如何利用等同侵權的判定原則來進行專利的合理借鑒和保護范圍破解，期待企業(yè)技術人員能夠合理借鑒現有專利，產生更多好技術、好專利。