看apple如何把聲音申請為商標保護?

【小D導讀】

手機鈴聲不但可做為商品，手機廠商也相繼聲請鈴聲作為商標，包括Verizon、Nokia都將預設鈴聲申請商標。但是，美國專利局如果判斷預設鈴聲沒有任何獨特性，則屬一般聲音，必須先取得識別性才可以注冊商標，因此倘Apple尚未販賣iPhone，未啟動以鈴聲為中心的營銷行為，則后天識別性的證據(jù)根本還不存在，必須由Apple 建立后天識別性之后，才能聲請商標之保護。

許多使用手機的消費者都愿意額外付出費用，使手機有與眾不同之鈴聲。因此，全球手機鈴聲產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)在2004年在創(chuàng)造了20 億美元之市場。2007年與2008年，手機鈴聲的產(chǎn)業(yè)雖有消退，但在美國仍有幾億美元市場。手機鈴聲不但可做為商品，手機廠商也相繼聲請鈴聲作為商標，包括Verizon、Nokia都將預設鈴聲申請商標。依照美國聯(lián)邦商標法，聲音可以是商標權保護目標，只要非具功能性聲音且具有識別性，就具有商標保護適格性，本文將以商標為目標，討論美國專利商標上訴委員會對商標識別性之認定標準。 2007年Nokia取得預設鈴聲作為其商標。其他在美國專利商標局已經(jīng)取得聲音商標，包括20世紀福斯，電影米高梅公司所登記之獅吼，都可以在美國專利商標局找到相關案例（注1）。因此，以聲音取得商標的案例不在少數(shù)，特別是娛樂業(yè)、計算機產(chǎn)業(yè)都有許多聲音商標。傳統(tǒng)上，商標識別性之強弱，以文字商標產(chǎn)生方式與行業(yè)使用文字方式二個要件，將商標分類為獨創(chuàng)性、任意性、暗示性、描述性、通用性。獨創(chuàng)性、任意性、暗示性商標均具有先天識別性，而描述性商標必須取得后天識別性后才能注冊為商標。比如，根據(jù)臺灣地區(qū)商標識別性審查基準，所謂獨創(chuàng)性商標是指：“運用智慧獨創(chuàng)所得，非沿用既有的詞匯或事物，且其本身不具特定既有的含義?！?。獨創(chuàng)性標識創(chuàng)作的目的，多以用來區(qū)別商品或服務的來源。但是，這種獨創(chuàng)性商標其識別性之概念，適用于聲音商標之識別性有其困難。因為，盡管許多聲音標志，本身沒有特定含義，也非沿襲過去旋律與事物，其創(chuàng)作的目的也都是申請人用以區(qū)別商品與服務之來源，但是美國法一般認為以聲音做為目標之商標，傳統(tǒng)商傳統(tǒng)理論應有所修正，所有將聲音分為二類：（一）獨特性(unique)、差異性(different)、識別性(distinctive)；（二）一般(commonplace)性。前一類，具有先天識別性，后一類則不具識別性，因此在一般情況下，如果是一般的聲音，必須先在消費者心中建立識別商品來源之效果，也就是透過消費者使用該聲音之后，使消費者聽到聲音而能與制造商產(chǎn)生連結(jié)。以Apple手機iPhone預設之鈴聲，在公開之前并無相似聲音，如果按照傳統(tǒng)的理論，該鈴聲具有“獨創(chuàng)性”符合具先天識別性鈴聲的資格，所以該鈴聲向美國專利商標局申請時，不需要拿出后天識別性的證據(jù)。但是，美國專利局如果判斷預設鈴聲沒有任何獨特性，則屬一般聲音，必須先取得識別性才可以注冊商標，因此倘Apple尚未販賣iPhone，未啟動以鈴聲為中心的營銷行為，則后天識別性的證據(jù)根本還不存在，必須由Apple 建立后天識別性之后，才能聲請商標之保護。然而，2009年美國商標上訴委員會在In re Vertex Group LLC 乙案（注2）中，更明確排除聲音具備識別性可能性，因此僅有在提供后天識別性的證據(jù)才能申請注冊，更大大顛覆傳統(tǒng)商標識別性認定標準。隨后在Nextel Communications v. Motorola, Inc。（注3），以及2013年在In rePowermat Inc。（注4），商標訴訟暨訴愿委員會(TTAB)再次Powermat案件，均提到聲音不具先天識別性。聲音被注冊商標，必須不能具有功能性，且具有識別性。對于所謂功能性之適用，有兩種情況：1.事實上與2.法理上的功能性。所謂事實上的功能性是指該特征在一般普遍感知或使用上層面具有功能性。所謂法理上的功能性是指該特征具有功能或是有經(jīng)濟之效用。在美國商標法上，具有事實功能的特色，仍可能受到商標保護，因為該保護不會阻礙競爭，但如果具有法理功能的特征，則不能受到商標保護，因為如此作為會阻礙競爭。美國商標案件中，有關商標功能性理論應用在聲音商標，在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D MichiganInc。(注5)一案中有深入之討論。在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. 中，Kawasaki對Harley-Davidson申請摩托車引擎的聲音做為商標提出異議。在Harley-Davidson 申請案中，描述該聲音商標為摩托車排氣管聲音的組成。法院認為必須是否該聲音商標之申請，應考慮該聲音具有馬達聲音特色、是否其他制造商把馬達以同樣方式組合，則同樣的聲音也會產(chǎn)生。 TTAB在該案中，并無實質(zhì)解決該功能性的問題，但是主張應考慮核準Harley-Davidson申請摩托車引擎的聲音做為商標，是否將排除制造商使用該摩托車引擎之組合。因此，在本案TTAB認為聲音可能具有功能性，于核準商標時也應注意是否有功能性之問題。 1947年美國國家廣播公司，申請聲音商標來保護三響音階，但直到1978年TTAB才表示該聲音獲得保護。在In re General ElectricBroadcasting Co。(注6)中，TTAB肯認聲音可以做為商標申請目標：“聲音標志取決于聽眾的聽覺認知，聲音本身可能不過有如白駒過隙，當然聲音也可能本質(zhì)上具有差別性或獨特，足以喚起聽眾的心靈潛在意識或是喚起聽眾對于某一來源與事件相關聯(lián)(注7)。” 在In re General Electric Broadcasting Co。中，TTAB檢視了廣播臺對定期船鈴鳴響聲音申請注冊之適格性，TTAB認為商標的目標并無要求必須以圖像形式呈現(xiàn)，因此一聲音要能夠指示來源，縱使無法以圖像表達仍具有商標適格性。General Electric 案中，TTAB認為船鈴鳴響并不具有先天識別性，因為該聲音為一普遍聲音，與其他船只鳴響聲音相似，因此，不具聲音識別性，要求申請人在注冊該商標時需要提出后天識別性的證據(jù)。識別性在聲音商標審查中一直扮演著重要的角色，1978年General Electric，TTAB對于聲音識別性與適格性意見，一直拘束TTAB和聯(lián)邦法院。在General Electric案中，聲音商標識別性強弱不同于傳統(tǒng)商標識別性之理論而被分為二類，其一為一般聲音，其二為具先天識別性聲音。一般聲音需要提供后天識別性的證據(jù)，但如果被認定為先天識別性的聲音則無須再提供識別性之證據(jù)。因此，當法律或商標局如果認定聲音為一般聲音，例如，在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc(注8). 一案，法院裁定鴨子的叫聲為一般聲音，因為該聲音為一般大眾知悉，因此，鴨子的叫聲不具有先天識別性，所以在提出商標注冊時仍需要有后天識別性的證據(jù)。在Ride the Ducks LLC 乙案登記注冊就是一般鴨子叫聲，難以稱上有任何創(chuàng)作可言，然而機械音并非自然界具有聲音，是否可以排除先天識別性之適用？一直以賴TTAB并無明確標準，直到2009年VertexGroup才有較確定見解。 2009年Vertex Group 這個案件引起美國實務人士的討論，主要是因為美國商標上訴委員會(TTAB)，提出一個聲音商標申請限制。TTTB認為如果聲音是由產(chǎn)品正常操作下所發(fā)出的聲音，那么所發(fā)出的聲音為不具先天識別性的商標，申請人必須提出已經(jīng)建立第二重意義的證據(jù)之后，才能申請商標保護。本案Vertex Group是以 “AmberWatch”的聲音來申請商標保護，因為商標局駁回聲請，因而駁回處分提出上訴。TTAB 審理時，發(fā)現(xiàn)VertexGroup公司是以給小孩使用的一組合式手表與個人警報器來開發(fā)AmberWatch，這樣的設計本是為了幫助家長保護小孩免于綁架或是其他犯罪。因此，該手表主要功能在于可以發(fā)出115分貝訊號，Vertex Group并主張這樣的訊號，在超過一個足球范圍的距離之內(nèi)都可以聽到。 Vertex Group的商標申請案，包括兩個不同商標注冊申請，二個申請都與警報器的聲音有關。其一為小孩手鐲的個人安全警報器，用來阻遏和預防小孩綁架。其二為個人安全警報器。兩個申請案中也都說明商品具有識別性，Vertex Group并表明在交易上使用該商標之意圖。但是審查官拒絕這兩項申請，審查官認為Vertex Group的商標申請案，欠缺具備商標功能之基礎，因為所申請為數(shù)個單音，不足以具有識別性。 TTAB就Vertex Group的申請案加以審理后，TTAB仍然駁回其上訴。在Vertex Group案中，TTAB再度重申聲音商標能作為商標之目標。但是在判斷商標識別性時，TTAB遵守General Electric’s 對于一般聲音和具先天識別性聲音的區(qū)別的標準。 TTAB主張，如果屬于一般聲音必須要提出擁有后天識別性之證據(jù)，如果是先天識別性的聲音則不須提出后天識別性的證據(jù)，必須證明該聲音可以指示出某一特定產(chǎn)品或服務。TTAB 進一步指出，申請案是以產(chǎn)品在通常運作下發(fā)出的聲音作為目標，以提出該商品之商標注冊，那么只有提出后天識別性的證據(jù)，才可獲得注冊之保護。所謂“以產(chǎn)品通常運作產(chǎn)生的聲音作為該商品商標的的產(chǎn)品”，TTAB也提供相關案例：包括鬧鐘、其他含有聲音警報和訊號的裝置、電話、警報產(chǎn)品都屬這類產(chǎn)品。如果被納入此類產(chǎn)品，仍以機械音作為目標，必須提供后天識別性的證明。TTAB把此新認定標準適用在Vertex Group的申請案上，因而確認商標局駁回商標申請之處分。 2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.，TTAB再對對于機械音商標問題進行審理，TTAB指出Motorola以電子線性調(diào)頻聲音(electronic chirp)作為手機商品商標的目標進行注冊申請，但是使用手機消費者本來就預期手機類商品會一種發(fā)出聲音商品，因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之標準：“在正常操作下會發(fā)出聲音的機具，機械音不具先天識別性?！盡otorola以機器音申請聲音商標必須先具備商標后先識別性才能注冊。 Nextel Communications v. Motorola, Inc。乙案，起因于2003年4月，Motorola向商標局申請注冊蟲鳥叫聲為聲音商標，申請案中描述該聲音如同一電子蟲鳥鳴聲，并由24毫秒節(jié)奏、 1800頻率組成，將使用在手機或是雙向無線電。Motorola并主張其在1996年4月第一次使用該聲音。Nextel則基于兩個理由反對該注冊，主張Motorola并未在一般商業(yè)交易習慣下使用該蟲鳥鳴聲為商標，以及該蟲鳥鳴聲不具有先天識別性，且無后天識別性。 TTAB于本案確認Vertex Group所建立標準，因此維持商標局駁回Motorola的申請。Motorola雖主張該商標具有先天識別性，但是TTAB審理后并判定：該蟲鳥鳴聲已經(jīng)與手機的使用本身產(chǎn)生連結(jié)關系，因此不具先天識別性。Nextel Communications案，TTAB不但重述Vertex Group判斷的標準，并且再度確認是用Vertex Group所建立判斷標準的產(chǎn)品類別，包括手機，以及器具本身可發(fā)出聲音，都落入一般使用方式下發(fā)出聲音的商品種類。因此，在Vertex Group判斷標準，手機發(fā)出的該聲音不具備先天識別性，且唯有在出示后天識別性證據(jù)的情況下才能得到保護。科技業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)品的多樣性，使得可作為知識產(chǎn)權保護的目標越來越多，產(chǎn)業(yè)為使其產(chǎn)品得到完善的保護，并且避免其他競爭對手的仿冒，自產(chǎn)品的創(chuàng)新到產(chǎn)品特色，善用知識產(chǎn)權保護策略，結(jié)合不同知識產(chǎn)權特性加以保護產(chǎn)品。在政策上，各國商標保護，雖然朝向放寬各種目標適格性，但是仍以不公平競爭作為檢核點。在商標保護領域，具有識別性的標志除非具有功能性，否則可申請為商標。因此過去不被承認之“單一顏色”、“產(chǎn)品包裝”、“商品概念店室內(nèi)裝潢”、“氣味”、“嗅覺”、“聲音”、“美術著作物”等目標，各國主管機關都明示或默示其得以商標保護，但強調(diào)必須取得后天識別性之門坎。整體而言，在開放商標注冊目標同時，主管機關更著重“功能性”之審查、與后天識別性之建立。

原標題：看apple如何把聲音申請為商標保護

來源：新浪網(wǎng) 作者：葉云卿編輯：周海峰 IPRdaily

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