“微信”商標案聚焦商標顯著性主題

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“微信”商標案聚焦商標顯著性主題

2016年4月20日，北京市高級人民法院對微信商標案作出終審判決，駁回創(chuàng)博亞太（山東）科技有限公司的上訴，維持原判。在判決理由上，北京市高院糾正了一審判決適用商標法“不當影響”條款的做法，以商標法顯著性條款為判決主要依據(jù)。

該案的基本案情是：創(chuàng)博公司于2010年11月12日向商標局申請注冊“微信”商標，并于2011年8月27日通過初步審定，指定該商標用于信息傳送、電話業(yè)務等服務上。2011年1月21日微信1.0測試版發(fā)布。三天后，騰訊公司向商標局提交了“微信”商標注冊申請。在創(chuàng)博公司申請“微信”商標注冊的異議期內，自然人張某以該商標違反商標法第十條第一款第（八）項規(guī)定為由提出異議。商標局于2013年3月26日以“微信”商標容易產生不良社會影響為由裁定不予核準注冊。創(chuàng)博公司不服，向商標評審委員會申請復審。商評委裁定不予核準注冊。創(chuàng)博公司不服商評委裁定，將其訴至法院。2015年3月11日，北京知識產權法院判決維持商評委裁定。2016年4月20日，北京高院作出二審判決。在判決中，北京高院認為，雖然被異議商標的申請注冊并未違反商標法第十條第一款第（八）項的規(guī)定，但被異議的商標在指定使用的服務上缺乏顯著特征，依法不應予以核準注冊。商評委的裁定和原審判決認定雖有不當，但裁判結論正確，因此在糾正相關錯誤的基礎上予以維持。

根據(jù)北京高院的二審判決，以下問題值得關注：

首先，商標是否具有顯著性是商標能否通過注冊的關鍵。根據(jù)商標法顯著性理論，商標的顯著性分為固有顯著性和獲得顯著性。標志需具備固有顯著性或獲得顯著性，方符合商標注冊的要求。在微信商標案中，法院認為創(chuàng)博公司申請注冊的“微信”商標并不具備固有顯著性或獲得顯著性。創(chuàng)博公司是在第38類“信息傳送、電話業(yè)務、電話通訊、移動電話通訊等”服務上申請注冊“微信”商標。在新華字典中，“微”是指細小、細微、輕微。而“信”可指“消息”，由此，“微信”可解釋為在移動通訊、信息傳送領域內的信息資訊服務。創(chuàng)博公司申請注冊“微信”一詞時尚未有任何主體使用，其申請的意圖是將之指代“向被叫用戶提供的信息與資訊的服務”。因此，法院認定“微信”一詞在申請時是描述性標識，不具備固有顯著性。從獲得顯著性看，法院認為創(chuàng)博公司沒有對“微信”商標予以有效使用。北京高院二審判決指出，至作出二審裁判時，創(chuàng)博公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標經過使用，使被異議商標起到區(qū)分服務來源的識別作用?？梢姡捎谠诠逃酗@著性和獲得顯著性上存在疑問，法院認為“微信”不應當獲準注冊。

其次，商標法的在先申請原則并不決定爭議商標的商標權必然賦予在先申請人。創(chuàng)博公司在上訴中提出有關在先申請原則的上訴理由。有學者也認為，在先申請原則是我國商標法商標確權制度的基礎，在微信商標案中，創(chuàng)博公司是申請在先，而騰訊公司對“微信”標志的使用在后，創(chuàng)博公司理應獲得該商標的商標權。根據(jù)法院判決，商標法中的在先申請原則不同于商標確權的在先使用原則。商標法規(guī)定了一系列要件對商標注冊進行規(guī)范，這些要件分為絕對要件（商標法第十、十一、十二條）和相對要件（商標法第十五、十六、三十、三十一、三十二條）。如果有任何一個要件無法滿足，則商標無法通過商標注冊，或者即便僥幸通過注冊，也可能最終被宣告無效。從“微信”案看，商標在先申請原則與創(chuàng)博公司申請“微信”商標最終能否通過注冊不存在必然聯(lián)系，不能僅以創(chuàng)博公司先申請了“微信”商標，就認為創(chuàng)博公司應當獲得該商標的商標權。北京高院的二審判決明確指出：“在先申請原則的適用必須與商標法的其他規(guī)定相協(xié)調。對不具有顯著特征、不得作為商標使用和注冊的標志，無論其注冊申請時間早晚，均不涉及在先申請原則的適用?！?/p>

再次，商標使用的主觀意圖影響商標確權侵權認定。在商標法中，主觀意圖在商標權確權侵權判定中起到關鍵作用。商標法第七條規(guī)定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。那么，騰訊對“微信”的使用行為是否有“挾持”和“倚強凌弱”之嫌？實際上，與反向混淆案件中大公司具有“掠奪”他人商標的主觀惡意不同，在“微信”一案中，現(xiàn)有證據(jù)無法表明騰訊公司使用“微信”屬于惡意。創(chuàng)博公司的申請僅比騰訊推出微信服務早兩個多月，而至初步審定公告日2011年8月27日，騰訊公司的服務已經形成了穩(wěn)定的消費者群體。即便在2011年8月27日“微信”商標初步審定公告后，騰訊也沒有義務需要放棄對“微信”的使用。據(jù)此，在沒有其他證據(jù)的情況下，無法認定騰訊公司主觀上具有“掠奪”創(chuàng)博申請的“微信”商標的惡意。毋寧說，這一標志本身是否能夠通過注冊還處于不確定的狀態(tài)。騰訊對“微信”商標的使用是企業(yè)的經營行為，與反向混淆侵權案件中大公司在主觀惡意之下密集宣傳，從而將小公司的商標據(jù)為己有的做法有所區(qū)別。

據(jù)此，在考慮創(chuàng)博公司申請的“微信”商標能否獲準注冊這一問題上，需要考慮的因素包括：“微信”商標是否具備了固有顯著性和獲得顯著性，創(chuàng)博公司是否對“微信”商標進行了使用，騰訊公司是否是在善意的情況下對“微信”商標進行使用。只有綜合考慮這些因素，方能得出恰當?shù)慕Y論。

來源：人民法院報

作者：姚鶴徽湖南師范大學法學院副教授

編輯：IPRdaily王夢婷