商標(biāo)的國外注冊——你需要考慮這些

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商標(biāo)的國外注冊——你需要考慮這些

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來源：IPRdaily

作者：張瑤飛智義信（西安）知識產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：商標(biāo)的國外注冊——你需要考慮這些

16日第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會在浙江烏鎮(zhèn)開幕，習(xí)大大通過視頻向大家發(fā)表了講話。從這個講話內(nèi)容可以看出互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我們國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，尤其是國內(nèi)的老字號和已經(jīng)廣泛使用的商標(biāo)走出去也是大勢所趨。

在向國外開展業(yè)務(wù)的過程中，企業(yè)的商標(biāo)也必將作為先遣部隊提前做好準(zhǔn)備，還是那句老話“產(chǎn)品未動，商標(biāo)先行”。由于商標(biāo)嚴(yán)格的地域性，在國內(nèi)注冊成功的商標(biāo)其有效保護的范圍只在我國境內(nèi)，若要將產(chǎn)品或服務(wù)推廣至國外，企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意在國外相應(yīng)的國家和地區(qū)進行商標(biāo)注冊。從另一方面來講，企業(yè)若未及時向國外申請商標(biāo)注冊以保護自己的商標(biāo)，很容易遇到海外企業(yè)搶注中國商標(biāo)的情況。通過搶注我國的商標(biāo)，國外企業(yè)不但可以制造商標(biāo)糾紛，并以此作為阻擊或者延緩中國企業(yè)和產(chǎn)品進入其所在國市場的利器，進而壟斷市場；而且，對一些在我國境內(nèi)已產(chǎn)生一定價值的商標(biāo)，國外企業(yè)通過搶注商標(biāo)牟取額外利益，比如向中國企業(yè)索取高額的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費等。

舉幾個例子：

北京市藥材公司發(fā)現(xiàn)其“同仁堂”商標(biāo)在日本被搶注。該公司遂以“同仁堂”為公眾熟知的馳名商標(biāo)為由，請求日本特許廳撤銷該不當(dāng)注冊的商標(biāo)，日本要求提交“同仁堂”系我國馳名商標(biāo)的證明文件。為了保護我國商標(biāo)在他國的合法權(quán)益，商標(biāo)局在做了廣泛的社會調(diào)查之后，于1989年正式認(rèn)定“同仁堂”商標(biāo)為我國馳名商標(biāo)，才得以保護。

2001年，聯(lián)想開始全球化發(fā)展步伐，卻發(fā)現(xiàn)聯(lián)想的英文名Legend在全球竟被100多家公司注冊過商標(biāo)，行業(yè)遍及娛樂、汽車等。據(jù)傳，聯(lián)想試著在歐洲買了兩個回來，但很快發(fā)現(xiàn)，要和全球100多家公司去談。2003年4月28日，聯(lián)想無奈之下，宣布花費巨資更換“Legend”為“l(fā)enovo”。

天津著名老字號“狗不理”的商標(biāo)曾在日本遭搶注，歷時10余年的不懈努力，經(jīng)過多次的談判與交涉，天津狗不理集團有限公司最終于在2007年9月拿回了遭搶注的兩個“狗不理”商標(biāo)。至此，在海外漂泊多年的“狗不理”商標(biāo)終于回家了，這是我國老字號企業(yè)在海外維權(quán)成功的經(jīng)典案例。

因此，中國企業(yè)要“走出去”，其國外商標(biāo)注冊一定要先于市場擴展的步伐，做到注冊先行，以防患于未然。

怎么樣進行商標(biāo)的國際注冊呢？

目前商標(biāo)國際注冊的途徑主要有兩種：一種是通過向被申請國的商標(biāo)主管機關(guān)申請注冊，這種需要到每個指定國分別單獨繳納費用，有些國家還需要委托本國的代理機構(gòu)代辦商標(biāo)注冊申請，而且申請人給予代辦人的授權(quán)委托書必須經(jīng)過申請人本國公證機關(guān)的公證和使館的認(rèn)證方為有效。一種是通過《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》和《關(guān)于馬德里協(xié)定的議定書》來進行商標(biāo)的國際注冊。前者是指申請人依據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》和各被申請國的法律，分別、逐個的向被申請國商標(biāo)主管機關(guān)提出商標(biāo)注冊的申請，這種途徑因各國法律規(guī)定各不相同，申請條件和期限也不同一，每個國家均需支付相應(yīng)的申請費，手續(xù)相對較麻煩，在實踐中不建議企業(yè)優(yōu)先考慮這種申請的途徑。后者簡稱馬德里商標(biāo)國際注冊體系，該途徑要求所申請注冊商標(biāo)必須在原屬國商標(biāo)主管機關(guān)已提交過商標(biāo)注冊申請，之后再向世界知識產(chǎn)權(quán)組織進行商標(biāo)國際注冊申請，在申請時可同時在馬德里聯(lián)盟成員國中選擇多個需要獲得法律保護的國家，進行一次性申請，馬德里商標(biāo)國際注冊體系較前者逐一申請途徑來說，申請方式簡單、費用較低、也比較便捷。因此企業(yè)在進行商標(biāo)國際注冊時，建議優(yōu)先選擇馬德里商標(biāo)國際注冊途徑（目前馬德里聯(lián)盟成員國以達(dá)176個，我國早在1985年已成為該公約的成員國），若需向不在馬德里聯(lián)盟成員國里的國家或組織申請注冊商標(biāo)時，可選擇向該國單獨申請，這樣既能全面的保護我國企業(yè)在走出去時有健全的商標(biāo)保護，又能最大化的節(jié)約申請注冊商標(biāo)的成本。

從上述可以看出，馬德里商標(biāo)國際注冊優(yōu)勢是：

1、費用較低： 費用包括基礎(chǔ)注冊費，指定國家的費用，本國商標(biāo)主管機關(guān)的費用。國際注冊申請人可以在一份申請中指定一個或者多個成員國要求對其申請商標(biāo)進行保護，無論指定一個成員國還是指定全部成員國，商標(biāo)國際注冊申請人均只需繳納一份基礎(chǔ)注冊費，因此，指定的國家越多，越劃算。單一國家注冊，則要找當(dāng)?shù)氐拇頇C構(gòu)，由于商標(biāo)辦理時間長，翻譯費等都是不小的開支。

2、節(jié)省時間： 申請人提交商標(biāo)注冊申請書之日起，一般6個月左右即可取得注冊證明，注冊證明上的國際注冊號和國際注冊日。切記國際商標(biāo)注冊證明，不是商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊的證明，只是表明國際局收到了申請的國際注冊申請，和我國的受理書類似。該商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊，要以各國的審查為準(zhǔn)。商標(biāo)注冊證明是進行商標(biāo)的后期指定、變更、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展等一系列活動的基礎(chǔ)。12到18個月沒有接到駁回，即表示在指定國獲得保護。

3、手續(xù)簡單： 交一份申請，即可指定眾多國家進行申請保護。中國的商標(biāo)國際注冊申請人從向中國商標(biāo)局提交商標(biāo)國際注冊申請書之日起，一般6個月左右即可取得世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）國際

假若商標(biāo)在國外被搶注了怎么辦？

一方面，當(dāng)企業(yè)有將產(chǎn)品或服務(wù)推向國外的計劃時，應(yīng)提早注意國際商標(biāo)注冊公告以及特定國家的申請商標(biāo)公告，發(fā)現(xiàn)搶注應(yīng)及時提起異議或訴訟。

對于侵犯我國企業(yè)商標(biāo)權(quán)的行為，應(yīng)當(dāng)積極的依據(jù)馳名商標(biāo)、在先權(quán)利、不正當(dāng)競爭等一系列行為來實現(xiàn)商標(biāo)權(quán)利救濟。

另，在注冊國外商標(biāo)的時候，一定要注冊英文商標(biāo)，就好像國外企業(yè)申請我國商標(biāo)一定要申請中文商標(biāo)，著名的百年品牌NewBalance在注冊的時候沒有在中國注冊“新百倫”“紐巴倫”等中文商標(biāo)，也沒推出自己的中文商標(biāo)，后被起訴侵犯“新百倫”商標(biāo)權(quán)，一審判賠9800萬元，二審判了賠償500萬。所以，申請國外商標(biāo)保護的時候，也要注意當(dāng)?shù)胤g的問題，盡可能翻譯的貼切，寓意好。

通過以上的分析，我們可以看出商標(biāo)不僅僅是商品和服務(wù)的標(biāo)志，它關(guān)系著企業(yè)的特殊經(jīng)濟利益乃至消費者的合法權(quán)益，各個國家均高度重視商標(biāo)權(quán)的保護，我國多地政府也已出臺了相應(yīng)的政策來鼓勵和支持我國企業(yè)在走出去時的商標(biāo)權(quán)保護。

對于企業(yè)來講，由于商標(biāo)權(quán)利嚴(yán)格的地域性，想要自己的產(chǎn)品或服務(wù)銷往多個國家，自己的商標(biāo)權(quán)得到多國的法律保護是前提條件，而提早進行國際注冊時企業(yè)商標(biāo)權(quán)有多國法律保護的開端。

來源：IPRdaily

作者：張瑤飛智義信（西安）知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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