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日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟

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阿耐9年前
日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟

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日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟

來源:IPRdaily

作者:(日本)深泉知財研究所

原標(biāo)題:日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟


2015年9月,JPO公布了經(jīng)過較大規(guī)模修改的審查指南修訂版(2015年10月1日起實(shí)施),此次修訂工作也涉及到了單一性章節(jié)。本文主要根據(jù)該最新修訂版的日本審查指南第II部第3章《發(fā)明的單一性》這一章節(jié),并結(jié)合其他參考資料(如本文末尾的參考文獻(xiàn))進(jìn)行介紹。本文是2016年11月19日“每周六晚 日本專利法學(xué)習(xí)會”學(xué)習(xí)/討論的總結(jié)

 

一 、不必過于嚴(yán)格的運(yùn)用特許法第37條


日本特許法第37條規(guī)定如下:


兩個以上的發(fā)明,如果因具有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的技術(shù)關(guān)系而屬于滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明,則可以通過一個申請書進(jìn)行專利申請。


將技術(shù)上密切相關(guān)的多個發(fā)明,放在同一個申請中進(jìn)行申請,對于申請人、第三人和專利局來說,都有一定的益處(如下表)

 

日本審查指南中關(guān)于發(fā)明單一性的判斷步驟 

并且,不滿足上述第37條而獲得授權(quán),也不會對第三人造成明顯的損害,因此不滿足單一性只是駁回理由,而不是無效理由(中國的規(guī)定亦然)。考慮到以上幾點(diǎn),日本審查指南規(guī)定了“審查員需要留意,在對第37條要件進(jìn)行判斷時,不要超過必要程度的嚴(yán)格操作”。

 

二、單一性之外的實(shí)審對象之判斷標(biāo)準(zhǔn)

 

日本特許法施行規(guī)則是特許法的下位法,其中第25條之8規(guī)定如下:


1.特許法第37條中記載的“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的技術(shù)關(guān)系”,是指2個以上的發(fā)明之間相互關(guān)聯(lián),具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征,由此這些發(fā)明形成一個總的發(fā)明構(gòu)思。

2 .前款所規(guī)定的特定技術(shù)特征,是指發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出明顯貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。

3 .(略)


另外,日本審查指南《發(fā)明的單一性》2中規(guī)定:


就權(quán)利要求書中記載的發(fā)明而言,除了滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明(具有相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征的一組發(fā)明)之外,審查員將滿足一定要件的發(fā)明也作為第37條以外要件的審查對象(本章中簡稱“審查對象”)。并且,僅當(dāng)存在審查對象之外的發(fā)明時,審查員才判斷該專利申請不滿足第37條的規(guī)定。


  由此可知:


1  JPO對于單一性的判斷標(biāo)準(zhǔn),是具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征(該標(biāo)準(zhǔn)來自于PCT條約,中國也采用該標(biāo)準(zhǔn))。

2  存在例外的情況,就是說:即使不滿足單一性的發(fā)明,仍然有可能成為新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)審的對象。這主要考慮了第37條的立法宗旨之一是“方便申請人”。

 

三 、特定技術(shù)特征是相對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)


  《發(fā)明的單一性》3(2)中規(guī)定:如下三種情形的技術(shù)特征,是明顯不屬于“對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)”,不是“特定技術(shù)特征”:

(i) 該技術(shù)特征可以在現(xiàn)有技術(shù)中找到。

(ii)該技術(shù)特征是對相對于一個現(xiàn)有技術(shù)而言的公知常識、慣用手段的添加、減少、變換,且不具有新的效果。

(iii)該技術(shù)特征是相對于一個現(xiàn)有技術(shù)而言的單純的要素變更

 


四、相應(yīng)的特定技術(shù)特征


(一) 相同的特定技術(shù)特征容易識別,而“相應(yīng)”的情形有如下2種:


1.2個以上的發(fā)明,其相對于現(xiàn)有技術(shù)所要解決的課題一致或重復(fù)的情況下,和現(xiàn)有技術(shù)相比,其發(fā)明所具有的技術(shù)意義共通或者緊密關(guān)聯(lián)時(例如添加碳化鈦的導(dǎo)電陶瓷,和添加氮化鈦的導(dǎo)電陶瓷)。


2 .各發(fā)明的特定技術(shù)特征屬于相輔關(guān)聯(lián)的情形(例如具有時間軸伸長器的信號發(fā)送機(jī)、和具有時間軸壓縮器信號接收機(jī)。此例同中國審查指南中的【例2】)

 

(二) 被認(rèn)為是具有“相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征”的特殊類型


1 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的制造方法;產(chǎn)品和制造該產(chǎn)品的機(jī)器、器具、裝置等。

2 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的使用方法;產(chǎn)品和專門利用該產(chǎn)品特殊性質(zhì)的產(chǎn)品。

3 產(chǎn)品和該產(chǎn)品的處理方法;產(chǎn)品和用于處理該產(chǎn)品的處理用品。

4 方法和實(shí)施該方法時直接所使用的機(jī)器、器具、裝置等。

5 馬庫什形式。

6 中間體和最終產(chǎn)物。

 

五 單一性審查的步驟


 根據(jù)《發(fā)明的單一性》4中的規(guī)定,概述如下:


(一) 根據(jù)特定技術(shù)特征來決定審查對象的情形


步驟1 :先判斷權(quán)1(如果是馬庫什形式的發(fā)明,則審查員可以根據(jù)實(shí)施例選擇合適的某一權(quán)項) 是否具有特定技術(shù)特征。


步驟2: 如果上述權(quán)1中不具有特定技術(shù)特征的話,判斷是否存在“含有上述權(quán)1的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(例如保護(hù)范圍小的從權(quán))所涉及的發(fā)明”。如果存在的話,判斷其中項號最小的權(quán)項的發(fā)明是否具有特定技術(shù)特征。


步驟3:仍然未找到特定技術(shù)特征的話,則對步驟2進(jìn)行循環(huán),即判斷是否存在“含有剛剛判斷過的權(quán)項的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(例如保護(hù)范圍小的從權(quán))所涉及的發(fā)明”。如此循環(huán),直到發(fā)現(xiàn)特定技術(shù)特征,或者直到循環(huán)處理完所有權(quán)項。


步驟4:在上述步驟1-3中,如果發(fā)現(xiàn)了特定技術(shù)特征,則審查對象是下述的(i)和(ii)

(i)至此已經(jīng)被判斷過是否具有特定技術(shù)特征的發(fā)明

(ii)具有與已發(fā)現(xiàn)的特定技術(shù)特征相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征之發(fā)明

如果在上述步驟1-3中,未發(fā)現(xiàn)特定技術(shù)特征,則審查對象僅是上述的(i)

(如果存在多個特定技術(shù)特征,則審查員優(yōu)先選擇對申請人有利的那個,即可以讓更多的權(quán)項得到審查的那個特定技術(shù)特征)

 

(二) 因?qū)彶樾蕘頉Q定審查對象的情形


步驟1:審查“含有上述權(quán)1的所有特定技術(shù)的相同主題的權(quán)項(例如保護(hù)范圍小的從權(quán))所涉及的發(fā)明”;但下述兩種情形可以除外,不對其進(jìn)行審查。

(i)與權(quán)1中的發(fā)明所要解決的課題相關(guān)度低的發(fā)明

(ii)附加技術(shù)特征與權(quán)1發(fā)明的技術(shù)特征的技術(shù)相關(guān)度低的發(fā)明

(判斷上述的課題/技術(shù)相關(guān)度時,現(xiàn)有技術(shù)也是被考慮的)


步驟2:其次考慮:在已經(jīng)審查的基礎(chǔ)上,不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性追加檢索即可被審查的發(fā)明。

 

六、單一性和答復(fù)OA時對權(quán)利要求的修改


在日本,單一性的概念還被用于判斷答復(fù)OA時對權(quán)利要求書進(jìn)行修改的修改標(biāo)準(zhǔn),在特許法第17條之2第4款中,規(guī)定如下:


除前款規(guī)定之外,在第1款各項所列情況下對權(quán)利要求書進(jìn)行補(bǔ)正的,在補(bǔ)正前收到的審查意見通知中被判斷過能否授予專利權(quán)的發(fā)明,與補(bǔ)正后權(quán)利要求書中記載的事項所確定的發(fā)明,必須屬于滿足第37條的發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明。


換句話說,修改前后的權(quán)利要求中的發(fā)明不滿足單一性的話,被稱為“Shift修改”,這種修改是不被允許的,屬于駁回理由和無效理由。

 

結(jié)論:至少就兩國的審查指南的規(guī)定來看,日本對于單一性的審查比中國寬松(明確規(guī)定了考慮到審查效率,可以對不具有單一性的權(quán)項進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性等審查,參見本文二-2)。但需要注意的是,申請實(shí)務(wù)的實(shí)踐和規(guī)定有時并不完全相同,我們也注意到中國的OA中最近出現(xiàn)的動向是:對單一性的審查放寬,優(yōu)先審查新穎性、創(chuàng)造性。

 

主要參考文獻(xiàn)

1 《審査基準(zhǔn) 第II部 第3章 発明の単一性》

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf

2 聶寧樂《日本專利申請指南》,2015年,知識產(chǎn)權(quán)出版社

3 《新?注解 特許法》中山 信弘 (編集), 小泉 直樹 (編集),2011年,青林書院

4《特許?実用新案審査ハンドブック》中的2301、 2302章節(jié)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

5 尹新天《專利法詳解》,2011年,知識產(chǎn)權(quán)出版社


來源:IPRdaily

作者: (日本)深泉知財研究所

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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