當(dāng)企業(yè)上市遭遇商標(biāo)侵權(quán)，順豐“嘿客”被指侵權(quán)芻議

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作者：王金華品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：當(dāng)企業(yè)上市遭遇商標(biāo)侵權(quán)，順豐“嘿客”被指侵權(quán)芻議

據(jù)公開(kāi)報(bào)道，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)龍頭老大，順豐控股借殼鼎泰新材已經(jīng)獲批，這意味著順豐控股將在不久的將來(lái)登陸A股，如成功上市，媒體預(yù)測(cè)順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)將成為繼王健林、馬云之后的中國(guó)第三大富豪。

然而就在上市前夕，順豐“嘿客”卻被指控商標(biāo)侵權(quán)。四川成都一位尹先生向記者爆料稱(chēng)，順豐使用的“嘿客”商標(biāo)侵犯了其“嘿客”商標(biāo)權(quán)利，正著手準(zhǔn)備通過(guò)法律途徑，要求裁定順豐“嘿客”商標(biāo)無(wú)效。

尹先生稱(chēng)早在2003年就申請(qǐng)了“黑客”商標(biāo)，2005年該商標(biāo)正式注冊(cè)，之后于2014年6月18日，申請(qǐng)了“嘿客”商標(biāo)，并獲得商標(biāo)局授權(quán)。

2014年，順豐建立嘿客門(mén)店，全面搶灘02O布局。不到1年時(shí)間，嘿客門(mén)店的數(shù)量就號(hào)稱(chēng)達(dá)到了2000多家。在嘿客門(mén)店開(kāi)業(yè)前，順豐分別于2014年4月14日、4月25日申請(qǐng)了“嘿客”和帶笑臉“嘿客”的商標(biāo)。

尹先生稱(chēng)已委托律師為其商標(biāo)維權(quán)，委托律師已向順豐公司發(fā)送律師函，要求順豐公司停止侵權(quán)，賠償損失，下一步不排除訴訟的可能性。此外，他已向上海證券交易所提供了《關(guān)于順豐控股（集團(tuán)）有限公司侵犯尹先慶注冊(cè)商標(biāo)“嘿客”的情況說(shuō)明》，并向商標(biāo)局等有關(guān)部門(mén)反映情況。

目前，知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)在企業(yè)上市過(guò)程中的阻擊作用越來(lái)越明顯，不可否認(rèn)有些企業(yè)正是因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題而止步IPO。此次順豐“嘿客”被指控侵權(quán)，究竟是披著合法外衣的“碰瓷”，還是商標(biāo)權(quán)利的正當(dāng)行使？被控侵權(quán)對(duì)順豐的殺傷力幾何，能否阻礙順豐的上市步伐？

筆者認(rèn)為至少應(yīng)該搞清楚以下幾個(gè)問(wèn)題。

1、雙方商標(biāo)的基本情況及分析

根據(jù)尹先生自稱(chēng)，筆者檢索到了其名下的“嘿客”商標(biāo)，同時(shí)，也檢索到了順豐申請(qǐng)的2件“嘿客”商標(biāo)，3件商標(biāo)具體信息對(duì)比如下圖：

當(dāng)企業(yè)上市遭遇商標(biāo)侵權(quán)，順豐“嘿客”被指侵權(quán)芻議

對(duì)比可知，順豐公司的兩件“嘿客”商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間要早于尹先慶商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間，商標(biāo)的文字構(gòu)成要素都是“嘿客”，所以商標(biāo)之間構(gòu)成相同近似商標(biāo)毋庸置疑。雖然順豐公司申請(qǐng)時(shí)間早于尹先慶，但是商標(biāo)授權(quán)時(shí)間要晚于尹先慶，且順豐公司的兩件商標(biāo)在“替他人推銷(xiāo)”等服務(wù)項(xiàng)目上面部分駁回，只在部分項(xiàng)目上予以核準(zhǔn)。而尹先慶申請(qǐng)的“嘿客”商標(biāo)在“替他人推銷(xiāo)”上面核準(zhǔn)注冊(cè)，出現(xiàn)此種情況，推斷應(yīng)該是和尹先慶之前申請(qǐng)的“黑客”商標(biāo)有關(guān)。

2、順豐公司能否以在先使用進(jìn)行抗辯

根據(jù)百度百科介紹，以及相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢顯示，順豐公司正式推出“嘿客”的時(shí)間是在2014年5月18日，順豐公司商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間要早于“嘿客”推出時(shí)間，“嘿客”推出時(shí)間要早于尹先慶的“嘿客”商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間。

《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

我國(guó)商標(biāo)制度保護(hù)實(shí)行的是“注冊(cè)制”，而嚴(yán)格適用“注冊(cè)制”很容易忽視對(duì)在先權(quán)利的保護(hù)，保護(hù)在先權(quán)利，又是商標(biāo)法律制度中的一項(xiàng)重要原則。因此，2013年新修改的商標(biāo)法中，五十九條第三款從法律上對(duì)這種情形下的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的權(quán)利做出了限制。

需要說(shuō)明的是，適用此條款，順豐公司需要證明在尹先慶商標(biāo)申請(qǐng)日之前，即2014年6月18日之前，在先使用“嘿客”商標(biāo)并且有一定影響。順豐正式推出“嘿客”的時(shí)間是2014年5月18日，要想證明在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)“嘿客”已經(jīng)具有了一定影響，并非易事，需要看具體的證據(jù)情況。

3、服務(wù)項(xiàng)目是否相同或類(lèi)似

根據(jù)尹先生自稱(chēng)，他認(rèn)為，順豐公司申請(qǐng)的兩件“嘿客”商標(biāo)不具有“替他人推銷(xiāo)”這一服務(wù)項(xiàng)目，但“嘿客”門(mén)店卻有這一服務(wù)內(nèi)容。由此可見(jiàn)，尹先慶認(rèn)為順豐公司侵犯了其第35類(lèi)的“嘿客”商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，更具體講，是認(rèn)為侵犯了在“替他人推銷(xiāo)”項(xiàng)目上的商標(biāo)權(quán)。

這也是為什么筆者在第1個(gè)問(wèn)題中對(duì)比的商標(biāo)信息是第35類(lèi)原因所在。

至此，問(wèn)題又回到構(gòu)成侵權(quán)的法律要件上來(lái)，順豐公司“嘿客”提供的服務(wù)是否屬于“替他人推銷(xiāo)”，需要結(jié)合順豐“嘿客”的具體運(yùn)營(yíng)模式，理論上對(duì)“替他人推銷(xiāo)”的定義，以及司法實(shí)務(wù)中對(duì)“替他人推銷(xiāo)”的認(rèn)定，進(jìn)行綜合判斷。

順豐“嘿客”便利店，除可以提供快遞物流業(yè)務(wù)、團(tuán)購(gòu)購(gòu)物外，還具備話費(fèi)充值，代買(mǎi)車(chē)票、機(jī)票，信用卡還款、交通罰款和水電費(fèi)等各種服務(wù)。這些服務(wù)有些是直接向順豐付款，有些是向商家付款，因此，“嘿客”具有“批發(fā)、零售”的功能，但又不全是批發(fā)零售服務(wù)。

對(duì)于何為“替他人推銷(xiāo)”,實(shí)踐中一直存在爭(zhēng)議,主要分歧在于該服務(wù)內(nèi)容是否應(yīng)包括零售、批發(fā)服務(wù),以及超市、商場(chǎng)提供的服務(wù)是否屬于該類(lèi)服務(wù)。

曾在中糧集團(tuán)與北京寺庫(kù)侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為： “替他人推銷(xiāo)”應(yīng)是指幫助“他人”銷(xiāo)售商品的行為,其既包括為銷(xiāo)售者的具體銷(xiāo)售行為提供單次的促銷(xiāo)或推銷(xiāo)的行為,亦包括對(duì)銷(xiāo)售者日常銷(xiāo)售行為提供常規(guī)性服務(wù)的行為,但該服務(wù)并不包括經(jīng)營(yíng)者“自己”作為銷(xiāo)售主體銷(xiāo)售商品的行為。因零售、批發(fā)服務(wù)均是銷(xiāo)售者以自己名義進(jìn)行對(duì)外銷(xiāo)售的行為,故其不屬于“替他人推銷(xiāo)”的服務(wù)范圍。至于商場(chǎng)、超市的服務(wù)是否屬于“替他人推銷(xiāo)”,則需要作具體區(qū)分。如果商場(chǎng)、超市等自己作為銷(xiāo)售主體對(duì)外銷(xiāo)售商品,則該服務(wù)不屬于“替他人推銷(xiāo)”。但如果其僅是為銷(xiāo)售者在其購(gòu)物場(chǎng)所內(nèi)的銷(xiāo)售行為提供相應(yīng)服務(wù),則該行為屬于替他人推銷(xiāo)。

北知院之所以作此理解,主要基于以下考慮:在《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》(簡(jiǎn)稱(chēng)《區(qū)分表》)中,“替他人推銷(xiāo)”屬于第35大類(lèi),而2002年第八版《分類(lèi)表》中對(duì)于該大類(lèi)商品有如下注釋,“尤其不包括……其主要職能是銷(xiāo)售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動(dòng)”,這一說(shuō)明意味著該類(lèi)別中的任何服務(wù)均不包括零售及批發(fā)服務(wù),“替他人推銷(xiāo)”亦不例外。

雖然2007年第九版《區(qū)分表》中刪去了這一說(shuō)明,但這一刪除僅僅意味著第35大類(lèi)不再將零售、批發(fā)服務(wù)排除這一類(lèi)別的注冊(cè)內(nèi)容之外,卻并不意味著該類(lèi)別中“替他人推銷(xiāo)”這一服務(wù)內(nèi)容應(yīng)被理解為包括零售、批發(fā)服務(wù)。尤其在2013年后藥品零售類(lèi)服務(wù)引入第35類(lèi),且《分類(lèi)表》中明確指出該幾類(lèi)服務(wù)與“替他人推銷(xiāo)”不構(gòu)成類(lèi)似服務(wù)的情況下,更應(yīng)作此理解。

由此可見(jiàn)，確定“嘿客”是否屬于“替他人推銷(xiāo)”服務(wù)是一個(gè)重要爭(zhēng)議焦點(diǎn)，服務(wù)商標(biāo)并不像商品商標(biāo)那樣容易確定所使用的具體項(xiàng)目，況且還是實(shí)踐中爭(zhēng)議非常大的“替他人推銷(xiāo)”服務(wù)，因此，需要雙方列舉相關(guān)的證據(jù)證明自己的觀點(diǎn)。

4、判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)考慮的因素

商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)在2013年商標(biāo)法第五十七條的第（一）項(xiàng)（未經(jīng)許可在同種商品上使用相同商標(biāo)）和第（二）項(xiàng)（未經(jīng)許可在同種商品上使用近似商標(biāo)，導(dǎo)致混淆的；在類(lèi)似商品上使用相同或者近似商標(biāo)，導(dǎo)致混淆的）。

但上述法律條文并不是孤立存在的，除了考慮上述“混淆”因素之外，在司法實(shí)踐中，還需要考慮雙方商標(biāo)的使用情況、商標(biāo)顯著性高低，知名度大小，商品或服務(wù)是否類(lèi)似、雙方的主觀惡意等多個(gè)因素。

因此，即便被指控侵權(quán)，順豐切不可自亂陣腳，沉著應(yīng)對(duì)并尋找反擊機(jī)會(huì)，從而為談判增加籌碼方為上策，訴訟從來(lái)都不是解決問(wèn)題的最佳方式，而是借助法律手段來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的特定目的。

結(jié)語(yǔ)

如今知識(shí)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)越來(lái)越受到企業(yè)的重視，競(jìng)爭(zhēng)靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已成為企業(yè)的共識(shí)。也正如此，擬上市企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題一直是各方關(guān)注的焦點(diǎn)，企業(yè)在上市之前應(yīng)該對(duì)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做好盡職調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)并提前尋找措施降低法律風(fēng)險(xiǎn)，使知識(shí)產(chǎn)權(quán)為企業(yè)上市起到增值服務(wù)，而不是成為企業(yè)上市的攔路虎。

來(lái)源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：王金華品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

當(dāng)企業(yè)上市遭遇商標(biāo)侵權(quán)，順豐“嘿客”被指侵權(quán)芻議

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