濫發(fā)專利律師警告函的十大風險和律師建議

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原標題：【原創(chuàng)】濫發(fā)專利律師警告函的十大風險和律師建議

知識產(chǎn)權(quán)越來越成為商業(yè)競爭的武器與手段，前段時間在微信群里流傳一個帖子，律師函是一封合法的恐嚇信，在目前司法環(huán)境中，說的也不無道理，但對于專利侵權(quán)類案件來說，濫發(fā)專利律師警告函可能也會帶來一定的法律風險，濫用專利權(quán)的行為也時有發(fā)生，本文列舉十大主要風險及相應(yīng)的律師建議。

一、言辭不當容易破壞可能的商業(yè)合作關(guān)系

受中國傳統(tǒng)“息訴”文化熏陶，認為打官司挑事的都不是什么好人好企業(yè)，特別是在同行經(jīng)銷商中經(jīng)銷由侵權(quán)企業(yè)生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品時，專利權(quán)人為爭奪市場份額，將專利律師函作為重要武器直接發(fā)送給渠道經(jīng)銷商，由于經(jīng)銷商對專利的知悉和了解程度不深，對專利律師警告函的接受程度比較脆弱，若用詞不當或過激，該經(jīng)銷商未來也很難成為專利權(quán)人的合作伙伴。

律師建議

將律師函的用詞柔和一些，警告函改成告知函，并尊重和理解經(jīng)銷商的自由經(jīng)銷權(quán)利，爭取經(jīng)銷商的支持與理解，并且可以選擇部分經(jīng)銷商或典型性經(jīng)銷商發(fā)送函件，取得示范效果后就能輻射到其他經(jīng)銷商。

二、大面積濫發(fā)可能四面樹敵，在行業(yè)內(nèi)造成“好訴”的“不良”印象

對于大面積侵權(quán)情況，專利權(quán)人往往可能采取過激行動，四面出擊，到處開花，在行業(yè)協(xié)會中可能會受到抵制，在業(yè)內(nèi)會造成“好訴”的“不良”印象，對自己的商業(yè)信譽造成不必要的影響。

律師建議

可以有步驟地、有重點地分步維權(quán)，對于態(tài)度惡劣的，屢教不改的要堅決打擊，對于情節(jié)輕微的，可以采取其他商業(yè)手段處理。

三、可能招致對方律師函的反制

由于專利律師警告函在發(fā)送對象選擇不謹慎，接收律師函的企業(yè)本身存在大量的專利保護，且兩企業(yè)之間存在技術(shù)交叉情況，那么有可能會撞到槍口上，導致對方向我們也同樣發(fā)起專利律師函反制我們。

律師建議

在對待發(fā)送對象上，要先行檢索對方企業(yè)的專利申請及布局情況，還需要特別關(guān)注其關(guān)聯(lián)公司或其法定代表人申請的專利情況，以及對方專利對我方的制約程度，若撼動不了對方，就應(yīng)采取保守戰(zhàn)術(shù)，避免正面沖突。

四、打草驚蛇，對方轉(zhuǎn)移證據(jù)

由于侵權(quán)企業(yè)知悉專利律師函，并且對專利進行了技術(shù)特征或保護范圍的解讀，若可能構(gòu)成侵權(quán)的，對方企業(yè)有可能會轉(zhuǎn)移證據(jù)，比如網(wǎng)頁內(nèi)容刪除，淘寶天貓平臺購物寶貝下架，召回侵權(quán)產(chǎn)品，或?qū)⑴壳謾?quán)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他隱蔽的倉庫，或?qū)⒉糠重攧?wù)賬冊進行了合理規(guī)避處理。有些侵權(quán)企業(yè)及時對專利進行破解或者規(guī)避，如修改侵權(quán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或調(diào)整工藝方法，使得新產(chǎn)品或新工藝不落入專利權(quán)利要求保護范圍；或者改變外觀設(shè)計內(nèi)容使得新產(chǎn)品與原產(chǎn)品不相同也不相似。即使未轉(zhuǎn)移證據(jù)的，但也會提高警惕，特別謹慎，加強防范，對于專利權(quán)人的任何取證造成很大難度。

律師建議

對于證據(jù)容易轉(zhuǎn)移的或容易滅失的，且取證成本不大的情況下，可以先行取證，然后再發(fā)律師函。

五、警告函屬于自述，自述內(nèi)容之后不能反悔

部分專利權(quán)人在擬定警告函時，內(nèi)容豐富，除了客觀表達事實之外，還對專利權(quán)本身的保護范圍進行過多解釋，而在之后的專利侵權(quán)判斷中又應(yīng)遵守誠實信用原則和具體的禁止反悔原則，若專利權(quán)人在警告函中對專利權(quán)的保護范圍進行了限制性的解釋，在侵權(quán)訴訟中不能對保護范圍進行擴大，容易造成維權(quán)失敗。

律師建議

專利律師函不用過分強調(diào)細節(jié)，對保護范圍的解釋進行擴大或者不解釋保護范圍，由侵權(quán)企業(yè)自己進行分析判斷，減少造成“禁止反悔原則”的適用風險。

六、可能遭受“確認不侵權(quán)”的“反訴”

有些專利權(quán)人經(jīng)常在無確實侵權(quán)證據(jù)或未進行基本的侵權(quán)分析的情況下便向競爭對手亂發(fā)專利侵權(quán)的警告函或在媒體上發(fā)布競爭者專利侵權(quán)的聲明，以此達到打擊競爭對手的商業(yè)目的，這種行為本質(zhì)上是假借專利維權(quán)之名而行不正當競爭之實，屬于濫用專利權(quán)的行為，是為法律所不允許的。

最高法院對這種借“維權(quán)”的合法外衣打擊競爭對手的行為，若專利權(quán)人事后又不起訴的，可能會遭受到接收律師函的一方的“反訴”，在司法實踐中叫“確認不侵權(quán)之訴”，也就是讓法院來確認接收到律師函的一方是不侵犯專利權(quán)的書面判決。具體的規(guī)定是2010年1月1日實施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定：“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催促權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應(yīng)當受理” 。若專利權(quán)人敗訴將承擔對方的損失。

律師建議

對于競爭對手進行深入分析，判斷其是否具備“反訴”的可能性和條件或幾率，對于可能性大幾率高的企業(yè)應(yīng)慎重發(fā)送警告函，或者不采用警告函方式，采用達不到反訴條件但又可以達到告知目的的告知函方式通知對方。

七、可能因“警告不當”而導致的“不正當競爭”或“損害賠償之訴”

知識產(chǎn)權(quán)在某些方面著實成為市場競爭的武器和手段，同時也可能被濫用，也可能利用了知識產(chǎn)權(quán)的“游戲規(guī)則”而進行惡意維權(quán)，比如利用實用新型和外觀不進行實質(zhì)審查的制度“漏洞”而進行涉網(wǎng)的大量投訴，威脅賣家進行下架，若淘寶或天貓因權(quán)利人投訴而將賣家寶貝下架，而事后證明為錯誤投訴（通過律師函的方式要求淘寶或天貓進行下架處理），特別是在專利權(quán)有瑕疵的情況下的的錯誤投訴，被投訴人可以提起不正當競爭或損害賠償之訴，要求投訴人因錯誤投訴造成的寶貝下架銷量較少帶來的經(jīng)濟損失。

律師建議

對于實用新型和外觀及時先行做好專利權(quán)評價報告，對于專利局無法審查到的不符合專利法要求的原因進行排查（比如已經(jīng)有在先銷售記錄，比如明顯是從國外展會抄襲來的產(chǎn)品），對于專利權(quán)不穩(wěn)定的投訴應(yīng)慎重。在進行投訴的過程中，若發(fā)現(xiàn)對方提供了相對有利的不侵權(quán)抗辯，可以及時撤回投訴，阻止被投訴人損失的發(fā)生或?qū)p失降低到最低。

八、因措辭不當而導致的“商業(yè)詆毀”或“不正當競爭”

有些專利權(quán)人在發(fā)專利侵權(quán)律師函的同時，希望搭便車，對涉嫌侵權(quán)的企業(yè)除了侵權(quán)之外的情況予以說明或譴責，如使用“以侵權(quán)為業(yè)”的詞語，表達對涉嫌侵權(quán)不誠實守信經(jīng)營，企業(yè)的規(guī)模不切實際的縮小或進行不當?shù)谋容^（即使事實本身正確，但特定環(huán)境下的比較也可能構(gòu)成不正當競爭），專利權(quán)人想通過一封律師函一舉兩得。

律師建議

措辭嚴謹，僅就涉嫌專利侵權(quán)的事宜進行適度評價，不要對對方企業(yè)的人格和商譽進行評論，同時對涉嫌侵權(quán)的用詞也適當留有余地。

九、撒大網(wǎng)地毯式發(fā)函導致錯誤打擊

有些專利權(quán)人，報著不管有于沒魚，一網(wǎng)撒下去再說的思想，反正多發(fā)一份律師函也不需要交稅的理念，不管對方企業(yè)侵權(quán)不侵權(quán)，事先也不進行經(jīng)營范圍調(diào)查，不做好是否侵權(quán)的分析，只要要關(guān)聯(lián)的企業(yè)就直接多COPY一份律師函，造成滿天飛的局面，對于經(jīng)銷商侵權(quán)的，見店就發(fā)，容易導致錯誤打擊，被打擊對方可以就該律師函提起訴訟并要求承擔損害賠償。

律師建議

事先調(diào)查分析，對于明顯不侵權(quán)的企業(yè)排除在律師函之外，對于大面積侵權(quán)的企業(yè)，也可以分批次盡心發(fā)函，不容易出現(xiàn)法不責眾的情景，也可以“鬼子悄悄進村”試探下前方的反應(yīng)，或許之前少量的律師函已經(jīng)可以達到殺雞駭猴的效果了。

十、上市、重大并購前“敲詐”式的律師函導致大額索賠

有些專利權(quán)人，專挑大魚，就等著對方企業(yè)上市或重大并購事項前，突然扔出一個重型炸彈，提出涉嫌侵權(quán)的律師函，并利用媒體大肆宣揚，以達到和解、轉(zhuǎn)讓或技術(shù)許可的目的，同時還將律師函寄送給證監(jiān)會、準備收購的企業(yè)等等，造成壓力以便有一個好身價。這類事宜在國外稱之為“專利蟑螂”做空企業(yè)。若被發(fā)函企業(yè)急于和專利權(quán)人達成和解事項，那么此時風平浪靜。若因專利侵權(quán)律師函導致上市或并購失敗，而侵權(quán)又不成立，被發(fā)函企業(yè)常常會提起大額的索賠。

律師建議

對專利侵權(quán)的可能性做預先精準判斷，對被發(fā)函企業(yè)的解決問題的策略進行預先判定，同時對于發(fā)函的面進行適度有節(jié)奏的進行控制，對于媒體宣傳是主動要求宣傳，還是被動宣傳都應(yīng)予以考慮。

來源：知產(chǎn)團

作者：王梨華浙江杭知橋律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily 趙珍

校對：IPRdaily 縱橫君

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