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專利訴訟的「套路」

專利
豆豆8年前
專利訴訟的「套路」

專利訴訟的「套路」

#文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#

來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:王平  山東求是和信律師事務(wù)所

原標(biāo)題:專利訴訟的“套路”


專利權(quán)是法律賦予專利權(quán)人的權(quán)利,是對其創(chuàng)新能力的鼓勵和創(chuàng)新成果的肯定。但面對我國市場主體巨大的克隆能力,專利權(quán)人不得不拿起法律的武器維護(hù)其專利權(quán),專利訴訟就是專利權(quán)人維權(quán)的方式之一。


然而,在專利訴訟維權(quán)路上,“套路”不少,如何固定侵權(quán)行為方面的證據(jù)、如何確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍、如何證明損失數(shù)額,以及訴訟過程中存在的“舉證難、周期長、成本高、賠償?shù)汀钡鹊雀鞣N“套路”貫穿訴訟始終。所以,專利權(quán)人在確定提起侵害專利權(quán)訴訟之前,必須對其中的“套路”做到心中有數(shù),做好心理預(yù)期。作為一名專利訴訟律師,對近年來侵害專利權(quán)訴訟案件的“套路”略作總結(jié),在此與大家分享一二。


一、侵害專利權(quán)訴訟的前期準(zhǔn)備工作


前期準(zhǔn)備工作包括對擬維權(quán)的專利權(quán)的評估判斷、對侵權(quán)主體的摸底調(diào)查及對目標(biāo)產(chǎn)品是否侵權(quán)的分析、訴訟成本預(yù)算及訴訟對專利權(quán)人帶來的效益等等,通過上述因素的綜合判斷確定是否有必要提起專利訴訟。


第一、專利權(quán)人要對擬維權(quán)的專利權(quán)進(jìn)行自我評估。


專利權(quán)人可以申請國家知識產(chǎn)權(quán)局作出專利權(quán)評價報告,也可以請專利代理律師作出分析評估。這兩種評估方式各有利弊,請求國家知識產(chǎn)權(quán)局對擬維權(quán)的專利作出評價報告,結(jié)論比較全面權(quán)威,但一旦結(jié)果不理想(部分不具備或全部不具備專利法要求的新穎性、創(chuàng)造性、實用性),就會將專利的缺點完全暴露給潛在侵權(quán)人,使維權(quán)陷入尷尬境地。請專利代理律師作出分析,可能存在因檢索不全面(因為專利代理律師的數(shù)據(jù)庫沒有國家知識產(chǎn)權(quán)局那么強(qiáng)大)而對擬維權(quán)的專利權(quán)風(fēng)險預(yù)估不足,但卻至少不會使侵權(quán)人在起訴前或開庭前預(yù)先知曉擬維權(quán)的專利權(quán)自身存在的風(fēng)險。


第二、對涉嫌侵權(quán)主體及其是否侵權(quán)作出調(diào)查分析。


提起專利侵權(quán)訴訟,首先要確定侵權(quán)主體,專利權(quán)人可以自行調(diào)查,但如果侵權(quán)主體比較復(fù)雜或者侵權(quán)主體不確定,最好還是請專業(yè)律師做分析,以免到時發(fā)生主體不適格的問題。


判斷侵權(quán)人生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品、使用的工藝流程、制備方法等是否侵權(quán)的問題,專利權(quán)人往往自身難以做出準(zhǔn)確判斷,這也是專利侵權(quán)訴訟最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。有時是專利權(quán)人一廂情愿的認(rèn)為他人產(chǎn)品或制備方法、工藝流程等侵犯自己專利權(quán)但實際并不侵權(quán),有時對于他人打擦邊球的行為是否侵權(quán)又猶豫不定,這就需要專利律師的專業(yè)分析。將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品或工藝流程、制備方法與發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求的技術(shù)特征/外觀設(shè)計圖片做詳細(xì)的比對,以確定是否侵權(quán)。關(guān)于這個問題的判斷對將來的訴訟起著至關(guān)重要的作用,一旦判斷失誤將不侵權(quán)判斷為侵權(quán),將直接導(dǎo)致專利權(quán)人敗訴的結(jié)果;或者將侵權(quán)判斷為不侵權(quán),則會放任侵權(quán)人繼續(xù)侵權(quán),損害專利權(quán)人的利益。因此,對于這一問題專利權(quán)人需要專業(yè)的專利訴訟律師幫助,專利權(quán)人自己通常難以對這一問題作出準(zhǔn)確判斷。


第三、訴訟成本預(yù)算及訴訟給專利權(quán)人帶來的效益評估。


專利侵權(quán)的訴訟成本與擬起訴的數(shù)額相關(guān),訴訟成本涉及訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、公證費(fèi)、購買侵權(quán)產(chǎn)品費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等等。法院的判決數(shù)額通常在支持有證據(jù)的上述成本支出之外,結(jié)合涉案專利權(quán)的價值(比如使用許可費(fèi))、專利權(quán)的期限、專利產(chǎn)品的價值、侵權(quán)人的主觀惡意、侵權(quán)持續(xù)時間、侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價格、銷量、銷售覆蓋地域等作出賠償數(shù)額的判決。如果專利權(quán)人有證據(jù)證明由此造成的損失或侵權(quán)人由此所獲得的利益,法院則會視證據(jù)證明情況作出判決。


專利權(quán)人綜合考慮維權(quán)成本、將來獲賠情況、判決數(shù)額高低、及訴訟本身對專利權(quán)人及其產(chǎn)品市場的影響等因素,決定是否提起訴訟。


二、取證和管轄法院的確定


專利權(quán)人在綜合考慮上述因素決定提起訴訟進(jìn)行維權(quán)時,需要固定好各個環(huán)節(jié)的證據(jù),包括侵權(quán)主體、侵權(quán)行為、侵權(quán)產(chǎn)品封存、因侵權(quán)所獲得的利益、專利權(quán)人成本支出等各個環(huán)節(jié)的證據(jù),同時取證環(huán)節(jié)也關(guān)系到管轄法院的確定。


最關(guān)鍵的取證環(huán)節(jié)是侵權(quán)主體、侵權(quán)行為、侵權(quán)產(chǎn)品封存。要固定好這三方面的證據(jù),一般需要進(jìn)行公證。公證是否成功,與前期的調(diào)查是否細(xì)致準(zhǔn)確有關(guān),但公證過程可能會有突發(fā)事件發(fā)生,因此公證陪同人員的靈活應(yīng)變能力至關(guān)重要。在公證過程中如果發(fā)現(xiàn)某些證據(jù)與前期調(diào)查取證的證據(jù)有出入,不足以支持專利權(quán)人的訴訟請求,比如無法確定侵權(quán)行為的主體、侵權(quán)人因警惕性較高藏匿侵權(quán)產(chǎn)品或侵權(quán)產(chǎn)品不再是以前調(diào)查的侵權(quán)產(chǎn)品等等,公證過程中應(yīng)設(shè)法獲取或解決,這只有專業(yè)的有實戰(zhàn)經(jīng)驗的律師才能從容把握,專利權(quán)人在不熟悉訴訟程序的情況下很難靈活變通,所以,公證環(huán)節(jié)建議請專業(yè)律師來參與。


當(dāng)然,如果公證過程中確實主體或產(chǎn)品發(fā)生了不同于調(diào)查時的變化,窮盡各種方法仍無法獲取調(diào)查時侵權(quán)產(chǎn)品的情況下,要考慮是否放棄公證,待證據(jù)充足或落實存疑問題后再取證。如果一切順利,將侵權(quán)產(chǎn)品封存好順利完成公證。侵權(quán)產(chǎn)品封存前要對產(chǎn)品各個技術(shù)特征拍照,這有助于庭前起草訴狀及技術(shù)特征比對,同時要特別注意,如果是大件露天封存或不易室內(nèi)存放的,要注意做好防潮防風(fēng)防雨防裂等措施,以防封條開裂在開庭時被對方質(zhì)疑。


如果在自行取證過程中困難較大,比如產(chǎn)品難以運(yùn)走或?qū)儆诠に嚵鞒填?、制備方法類等發(fā)明專利,可以申請法院做訴前或訴中證據(jù)保全。同時,還可以請求法院保全侵權(quán)方的財務(wù)賬目,以便將來確定損失數(shù)額(目前實踐中法院不愿去被告方依職權(quán)調(diào)取這方面證據(jù))。


在公證時,盡量選擇司法環(huán)境有利于專利權(quán)人的地區(qū)做公證,以便能將管轄權(quán)確定在該地。由于知識產(chǎn)權(quán)訴訟有特別的管轄法院,每個省僅有幾個法院有管轄權(quán)。比如在山東,僅濟(jì)南、青島、煙臺、濰坊、東營、淄博的中級人民法院有管轄權(quán),如果專利權(quán)人或侵權(quán)行為發(fā)生地不在上述范圍內(nèi),就需要預(yù)先選擇或確定將來訴訟的管轄法院,然后在保全證據(jù)時盡可能的將侵權(quán)行為地設(shè)定在自己預(yù)先確定的管轄法院。


三、訴前準(zhǔn)備工作


在公證結(jié)束后,著手準(zhǔn)備立案材料。


最重要的是起訴書的起草。起訴書的訴訟請求除了要求停止侵權(quán)、賠償損失、支付維權(quán)成本外,起訴生產(chǎn)商的話還可以要求銷毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的模具、設(shè)備等。實踐中,遇到過有要求賠禮道歉甚至是登報道歉、消除影響等訴求的,但個人認(rèn)為該種訴求不適用于專利訴訟,起訴書中列名此等訴求雖能使訴狀看上去陣勢嚇人,但實則暴露了代理律師的不專業(yè)。對于銷毀侵權(quán)模具、設(shè)備等訴求,需要有證據(jù)證明侵權(quán)人有侵權(quán)模具、設(shè)備等,這主要看取證過程中是否對侵權(quán)模具、設(shè)備進(jìn)行過保全。關(guān)于維權(quán)成本支出,知識產(chǎn)權(quán)案件的律師費(fèi)是可以列入在成本支出里面的,該費(fèi)用一定要主張,否則這部分支出就要由專利權(quán)人自己承擔(dān)了;要注意的是,盡量不要和賠償數(shù)額在一個訴訟請求中主張,這樣主張會一定程度上降低損失賠償數(shù)額。


接下來是證據(jù)準(zhǔn)備。包括主體適格、侵權(quán)行為的存在、技術(shù)特征比對、損失數(shù)額計算等。如果證據(jù)較多,應(yīng)準(zhǔn)備證據(jù)目錄,方便庭審法官和書記員查閱和記錄,也方便自己舉證。


這里著重談下比對環(huán)節(jié)和損失數(shù)額計算。如果是專利產(chǎn)品,簡單直觀的產(chǎn)品可以提前做好比對圖,如果是比較復(fù)雜的產(chǎn)品,需要在庭審過程中現(xiàn)場比對。關(guān)于損失數(shù)額的計算,損失計算方式和依據(jù)庭前要準(zhǔn)備好,盡量避免完全由法官自由裁量。


損失計算的證據(jù)包括涉案專利的使用許可合同、被告的銷售數(shù)量、銷售額、專利權(quán)的價值評估報告及以前的判例等等。如果這方面的證據(jù)沒有,任由法官自由裁量,判決數(shù)額通常會偏低。因此,這方面的證據(jù)收集和準(zhǔn)備對將來判賠數(shù)額有很大影響。


有些法院立案時要求證據(jù)一式兩套,以便送達(dá)被告時使用,所以立案時最好多備一套證據(jù)。


四、庭審


庭審過程中,被告如果對涉案專利提出無效申請,法院一般會中止審理,待無效結(jié)果出來后再行審理。因無效案件本身又是獨(dú)立的案件,筆者將在另外的論文中詳細(xì)論述,本文就不再展開。


如果被告方未對涉案專利提出無效申請,則案件正常審理。訴前準(zhǔn)備工作細(xì)致與否直接影響庭審的進(jìn)程與效果,訴前準(zhǔn)備工作細(xì)致,庭審過程就輕松許多。專利權(quán)人或代理律師在庭審中要保持與法官在同一頻道上對話,要明白法官提出的問題意義在何,必要時可以請求審判庭允許原告向被告發(fā)問以明確相關(guān)存疑問題。庭審中確實不能確定的問題可以申請庭后予以核實后回復(fù),以免唐突回復(fù)損害權(quán)利人的利益。


庭審中,合議庭的爭議焦點一般總結(jié)為:原告是否享有涉案的專利權(quán),被告是否有侵害原告專利權(quán)的行為,被告產(chǎn)品有合法來源的主張是否成立,原告主張的停止生產(chǎn)、銷售、銷毀模具或設(shè)備(具體看原告主張)及損失有無事實和法律依據(jù)等,原告要緊緊圍繞合議庭總結(jié)的爭議焦點進(jìn)行舉證。


庭審中要明確訴訟請求,比如停止何種侵權(quán)行為;舉證質(zhì)證環(huán)節(jié),對被告方提出的合法來源的證據(jù)要高度重視、謹(jǐn)慎應(yīng)對,看被告方的證據(jù)是否能夠充分證明其產(chǎn)品系合法來源,是否屬于偽造證據(jù)逃脫責(zé)任等。庭審過程變化莫測,即便庭前準(zhǔn)備再細(xì)致也難免遇到突發(fā)情況,這是最考驗代理人庭審應(yīng)變能力的,對于突發(fā)情況,沒有庭審經(jīng)驗的當(dāng)事人參加庭審?fù)y以應(yīng)對。


五、專利訴訟的“尷尬”


(一)訴訟周期長


專利訴訟案件最尷尬的事情莫過于專利訴訟還未審結(jié),專利權(quán)到期了。訴訟“周期長”成了頑疾,這與現(xiàn)有法律對專利侵權(quán)案件訴訟程序的設(shè)置密不可分。專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)自己權(quán)利被侵害提起訴訟之后,被告方為了拖延時間繼續(xù)占領(lǐng)市場,往往會就涉案專利向國家專利復(fù)審委員會提出宣告無效請求。一旦對涉案專利提出無效,侵權(quán)訴訟便中止,而無效決定書大約需要半年的時間才能做出,如決定書維持專利有效性,被告方再提起行政訴訟,依目前實踐狀況,行政訴訟一審的訴訟周期通常要兩年左右。一審行政判決作出后,再提起行政訴訟二審,二審約半年到一年,行政訴訟二審判決生效后,專利侵權(quán)訴訟恢復(fù)審理,侵權(quán)訴訟的審理期限大約需要半年,侵權(quán)訴訟一審判決作出后,提起二審,二審程序大約持續(xù)半年。


如此,整個案件從立案到審結(jié),大約要四五年的時間,外觀設(shè)計和實用新型專利權(quán)的保護(hù)期限均為10年,專利權(quán)人在授權(quán)后三四年發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)情況后啟動訴訟程序,訴訟程序結(jié)束時甚至還沒有結(jié)束時專利權(quán)到期了。雖然專利權(quán)人仍然能獲賠,但是專利產(chǎn)品的市場完全被攪亂,專利權(quán)人無法制止侵權(quán)行為的繼續(xù)、專利權(quán)的保護(hù)成了空談,這大大打擊了專利權(quán)人維權(quán)和申請專利的積極性。如何解決專利侵權(quán)訴訟周期長的尷尬境地,成了目前專利侵權(quán)訴訟的重大課題。


(二)損失舉證難、賠償?shù)?/strong>


損失的計算方式,依據(jù)現(xiàn)行法律,主要包括專利權(quán)人因侵權(quán)所受到的損失,或侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。證據(jù)一般包括專利使用許可協(xié)議、專利產(chǎn)品的銷售價格、銷售數(shù)量、侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價格、銷售數(shù)量等,但這些往往也不能直接證明權(quán)利人的損失或侵權(quán)人的獲利。在不能舉證專利權(quán)人損失和侵權(quán)人獲益的情況下由法官自由裁量,但自由裁量的判決結(jié)果往往偏低。


現(xiàn)行《專利法》第六十五條規(guī)定:


侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。


權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。


2016年12月2日,國務(wù)院法制辦公布《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》中,第六十八條:


侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對于故意侵犯專利權(quán)的行為,人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素,在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。


權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。


人民法院認(rèn)定侵犯專利權(quán)行為成立后,為確定賠償數(shù)額,在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證,而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下,可以責(zé)令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料;侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。


從送審稿的修訂來看,對專利權(quán)人舉證損失難的問題采取了如下措施:


1、六十八條第三款以舉證責(zé)任倒置的方式來解決,一定程度上減輕了權(quán)利人的舉證責(zé)任;


2、賠償數(shù)額提高到十萬以上五百萬以下,加大了對侵權(quán)人的懲罰力度;


3、引入懲罰性賠償機(jī)制,對于故意侵犯專利權(quán)的,“人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素,在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額”。


但是,關(guān)于與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料在被告方,而被告方又不是上市公司的情況下,專利權(quán)人很難獲取,建議在難以獲取的情況下,申請法院依職權(quán)調(diào)取該類證據(jù)或在證據(jù)保全時,法院能予以保全,以便將來作為賠償數(shù)額的計算依據(jù)。


六、總結(jié)


以上是筆者就專利侵權(quán)訴訟實務(wù)中存在的“套路”做的大致總結(jié),實踐中“套路”遠(yuǎn)比文中提及的要多的多,專利權(quán)人維權(quán)路上的一路艱辛,估計專利代理律師最能深切體會。



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:王平   山東求是和信律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily 趙珍  /   校對:IPRdaily   縱橫君


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