中美「功能性技術(shù)特征」權(quán)利要求對(duì)比分析

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作者：曲寶壯  北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：中美功能性技術(shù)特征權(quán)利要求對(duì)比分析

功能性技術(shù)特征近些年一直是我國(guó)專利界討論的熱點(diǎn)話題，美國(guó)早在1952年就通過(guò)增加第112條第6款對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行專門立法。由于美國(guó)的地位，美國(guó)的這一規(guī)定對(duì)世界各國(guó)的專利實(shí)踐有巨大的影響。因此，本文對(duì)比中美在功能性技術(shù)特征的解釋上的異同，以提供有益的參考。

功能性技術(shù)特征近些年一直是我國(guó)專利界討論的熱點(diǎn)話題。就功能性技術(shù)特征在授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)時(shí)的解釋，人們提出了很多觀點(diǎn)并進(jìn)行了有益的探討。我們知道美國(guó)早在1952年就通過(guò)增加第112條第6款對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行專門立法。在對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行專門立法至今已有六十多年的時(shí)間，在這期間美國(guó)專利商標(biāo)局和法院處理了大量案例，使其相關(guān)規(guī)定不斷完善。除了美國(guó)之外，沒(méi)有其他國(guó)家在專利法規(guī)中對(duì)功能性技術(shù)特征有這樣的規(guī)定，但是由于美國(guó)的地位，美國(guó)的這一規(guī)定對(duì)世界各國(guó)的專利實(shí)踐有巨大的影響。因此，本文對(duì)比中美在功能性技術(shù)特征的解釋上的異同，以提供有益的參考。

關(guān)于功能性技術(shù)特征，我國(guó)的審查指南明確規(guī)定了：對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。

由此可見(jiàn)，對(duì)于功能性技術(shù)特征，我國(guó)沒(méi)有禁止其使用，但是對(duì)其使用進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。

關(guān)于功能性技術(shù)特征的解釋，我國(guó)的審查指南明確規(guī)定了：對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。

我國(guó)對(duì)于功能性技術(shù)特征采取嚴(yán)格審查的立場(chǎng)。審查指南中明確規(guī)定了：如果權(quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定。

此外，審查指南中還規(guī)定了不允許出現(xiàn)純功能性的權(quán)利要求。

美國(guó)專利法明確規(guī)定允許在權(quán)利要求中采用功能性技術(shù)特征，其第112條第6款或者AIA的112(f)規(guī)定：權(quán)利要求中的技術(shù)特征可以被表示為用于執(zhí)行特定功能的裝置或步驟，而不限定其結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作，這種權(quán)利要求應(yīng)被解釋為涵蓋說(shuō)明書(shū)中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作及其等同物。 滿足上述規(guī)定的技術(shù)特征在美國(guó)習(xí)慣稱為“裝置+功能”特征,其在美國(guó)被廣泛采用。

如何判斷權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否滿足112(f)的規(guī)定呢？美國(guó)專利商標(biāo)局給出了詳細(xì)的判斷方法。第一、滿足112(f)的特征必須含有術(shù)語(yǔ)means或者類似的術(shù)語(yǔ)；第二需要有功能性語(yǔ)言，典型的是means后接for（或者類似的術(shù)語(yǔ)）然后接功能性語(yǔ)言；第三權(quán)利要求中不能含有實(shí)現(xiàn)上述功能的結(jié)構(gòu)性語(yǔ)言。

下面舉幾個(gè)例子以更好的理解美國(guó)的112(f)的規(guī)定。例如，技術(shù)特征“means for displaying a result of a search query”，其包含術(shù)語(yǔ)” means”，因此滿足112(f)的第一項(xiàng)規(guī)定，其還包含了功能性語(yǔ)言“displaying a result of a search query” ，因此滿足112(f)的第二項(xiàng)規(guī)定, 其沒(méi)有描述實(shí)現(xiàn)該能的相應(yīng)結(jié)構(gòu)，因此也滿足112(f)的第三項(xiàng)規(guī)定。結(jié)論是該特征屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

對(duì)于技術(shù)特征“a display for displaying a result from a search query”，其包含功能性語(yǔ)言“displaying a result of a search query”, 因此滿足112(f)的第二項(xiàng)規(guī)定, 但是沒(méi)有包含術(shù)語(yǔ)”means”，因此不滿足112(f)的第一項(xiàng)規(guī)定，而且該特征包含了實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)display，因此不滿足112(f)的第三項(xiàng)規(guī)定。結(jié)論是該特征不適用112(f)，即不屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

對(duì)于技術(shù)特征“displaying means ”，其包含術(shù)語(yǔ)” means”，因此滿足112(f)的第一項(xiàng)規(guī)定，其還包含了功能性語(yǔ)言displaying, 因此滿足112(f)的第二項(xiàng)規(guī)定, 其沒(méi)有描述實(shí)現(xiàn)該功能的相應(yīng)結(jié)構(gòu)，因此也滿足112(f)的第三項(xiàng)規(guī)定。結(jié)論是該特征屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。而對(duì)于技術(shù)特征“display means”，其包含了術(shù)語(yǔ)“means” ，因此滿足112(f)的第一項(xiàng)規(guī)定，但是沒(méi)有包含功能性語(yǔ)言，因此不滿足112(f)的第二項(xiàng)規(guī)定, 而且該特征包含了實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)display，因此不滿足112(f)的第三項(xiàng)規(guī)定。結(jié)論是該特征不適用112(f)，即不屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

美國(guó)對(duì)112(f)的規(guī)定非常的具體，而且在專利申請(qǐng)的審查過(guò)程中，美國(guó)審查員如果認(rèn)為某個(gè)技術(shù)特征適用112(f)，美國(guó)審查員會(huì)在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出來(lái)。這樣，確保了授權(quán)后權(quán)利要求的穩(wěn)定性，避免了在后續(xù)確權(quán)和侵權(quán)時(shí)，專利權(quán)人和第三方或侵權(quán)人對(duì)相關(guān)的技術(shù)特征適用的解釋方式的爭(zhēng)議。

美國(guó)112(f) 的規(guī)定實(shí)質(zhì)上是規(guī)定了權(quán)利要求撰寫技巧，其允許申請(qǐng)人在權(quán)利要求中使用純功能性的特征，代價(jià)是這些純功能性的特征不能采用一般的權(quán)利要求解釋，而是要解釋為說(shuō)明書(shū)中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作及其等同物。如果在權(quán)利要求中采用了功能性技術(shù)特征，而說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有描述相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作，即使該功能性技術(shù)特征是本領(lǐng)域公知的內(nèi)容，也會(huì)被認(rèn)為是不清楚的內(nèi)容。此外，如果在權(quán)利要求中采用了功能性技術(shù)特征，說(shuō)明書(shū)中需要明確其中的哪些結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作對(duì)應(yīng)于該功能性技術(shù)特征，即權(quán)利要求中的功能性技術(shù)特征與說(shuō)明書(shū)中的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作需要有明確的關(guān)聯(lián)，否則也會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。

美國(guó)將功能性技術(shù)特征解釋為說(shuō)明書(shū)中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作及其等同物，這樣實(shí)質(zhì)上限制了其保護(hù)范圍，而不是擴(kuò)大其保護(hù)范圍。也就是說(shuō)采用功能性技術(shù)特征的權(quán)利要求所獲得的保護(hù)范圍反而會(huì)小于直接采用結(jié)構(gòu)特征的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，因此，在很多時(shí)候申請(qǐng)人會(huì)避免采用功能性技術(shù)特征。

1952年美國(guó)在專利法中新增加第112條第6款的規(guī)定之后，美國(guó)專利商標(biāo)局認(rèn)為這一條款只適用于法院的侵權(quán)判定，不適用于專利局的專利審查。這樣，在一段時(shí)間內(nèi)美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)權(quán)利要求中的功能性技術(shù)特征采用的是傳統(tǒng)的BRI（Broadest Reasonable Interpretation）的方式進(jìn)行審查，即類似中國(guó)專利局目前的規(guī)定，認(rèn)為這樣的特征覆蓋了能實(shí)現(xiàn)該特征的所有方式。美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院于1994年2月對(duì)In re Donaldson一案，明確指出美國(guó)專利商標(biāo)局的立場(chǎng)是錯(cuò)誤的，112條第6款的規(guī)定不僅適用于專利侵權(quán)訴訟，也適用于美國(guó)專利商標(biāo)局的專利審批過(guò)程。

專利制度的歷史先是規(guī)定了權(quán)利要求的保護(hù)范圍以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)，后來(lái)演變?yōu)橐詸?quán)利要求為準(zhǔn)。這是因?yàn)檎f(shuō)明書(shū)的內(nèi)容涉及了發(fā)明背景、各個(gè)不同的實(shí)施例等等，內(nèi)容豐富而復(fù)雜，依據(jù)說(shuō)明書(shū)來(lái)確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍不利于權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定性。權(quán)利要求書(shū)采用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言列出技術(shù)特征，非常方便專利侵權(quán)的判斷。美國(guó)對(duì)功能性技術(shù)特征的解釋的立場(chǎng)，需要對(duì)如何判斷功能性技術(shù)特征進(jìn)行詳細(xì)復(fù)雜的規(guī)定，而且在審查過(guò)程中需要審查員確認(rèn)。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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