中日兩國在「商標共存制度」上的比較

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原標題：中日兩國在商標共存制度上的比較

在中國和日本的商標法中，都不存在商標共存制度，但是這也并不意味著“共存同意書”在中國、日本都不能采用，迂回的路還是有的，本文就來談?wù)劇肮泊嫱鈺痹谥袊?、日本商標申請中的運用。

想必大家都知道，如果申請人申請注冊的商標和他人已經(jīng)注冊（申請）的商標近似，而且雙方商標指定的商品/服務(wù)項目構(gòu)成相同或類似時，申請人商標將會被官方駁回。這種情況下，如果申請人希望自己的商標獲準注冊，可以嘗試與在先商標權(quán)利人達成商標共存的意向，請求在先商標權(quán)利人出具共存同意書，來克服駁回，達成注冊目的。我們通常把這樣的處理方式稱為商標“共存制度”。

在中國和日本的商標法中，都不存在商標共存制度，但是這也并不意味著上文提到的“共存同意書”在中國、日本都不能采用，迂回的路還是有的，本文就來談?wù)劇肮泊嫱鈺痹谥袊?、日本商標申請中的運用。

中國

在中國，根據(jù)商標法第30條（注釋1）的規(guī)定，如果商標局審查員認為申請注冊的商標和他人在先注冊（申請）的商標構(gòu)成在相同、類似商品上的近似商標，將會駁回該在后商標的注冊申請。申請人對駁回決定不服可以向商標評審委員會提出駁回復審申請，與此同時申請人可以與駁回通知中的在先商標權(quán)利人進行交涉，請求在先商標權(quán)利人為自己出具“共存同意書”。

當然在判斷商標是否近似這件事兒上本身就仁者見仁智者見智，商標局審查員認為近似的商標，在先商標權(quán)利人或者消費者有可能認為并不近似，或共存于市場中并不會造成混淆誤認。在這樣的前提下在先商標權(quán)利人本著與人方便自己方便的良好心態(tài)，在收取一定合理費用的情況下為在后商標申請人出具“共存同意書”也是非常普遍的現(xiàn)象。

申請人拿到在先商標權(quán)利人出具的“共存同意書”后，可以作為駁回復審的證據(jù)向商標評審委員會提交。當然商標評審委員會并不一定會認可這個“共存同意書”，目前商標評審委員會的原則是“有條件的認可”,即不是在先商標權(quán)利人同意共存就可以共存，還需要考慮實際市場中會不會存在混淆的可能性，會不會因為混淆而損害消費者的利益。2007年11月國家工商行政管理總局商標評審委員會的法務(wù)通訊（注釋2）中就這個問題做出了解釋，簡單說認可共存同意書的條件有：

1.雙方商標應(yīng)該有區(qū)別;

2.雙方的商品應(yīng)有一定差異;

3.雙方商標的知名度是否容易使消費者對商品來源產(chǎn)生誤認。

例如谷歌公司“nexus”商標駁回復審案（注釋3）。

中日兩國在「商標共存制度」上的比較

商標評審委員會及一審、二審法院都認為，雙方商標字母構(gòu)成及呼叫完全相同，申請商標指定使用的“便攜式計算機”等商品與引證商標核定使用的“自行車用計算機”商品構(gòu)成類似商品，駁回申請商標的注冊。谷歌公司遂向最高人民法院提起再審申請，并最終取得商標注冊。

最高院在判決中認可了雙方的“共存協(xié)議”，認可的理由也是考慮了雙方商標使用的商品的差異及雙方商標在各自領(lǐng)域的知名度。谷歌商標用于手持計算機商品，島野的商標是專用于自行車的計算機，雙方商品面對的消費群體完全不同，島野的商品帶有一定的專業(yè)性要求，功能、主要用途與一般個人用電腦相比也側(cè)重不同的方向。而谷歌和島野又都是各自領(lǐng)域的知名企業(yè)，雙方較高的知名度也可以幫助消費者區(qū)分兩商標。

因此，在中國雖然沒有商標“共存制度”，但是在實踐中通過在駁回復審案件中提交“共存同意書”或者“共存協(xié)議”的方式獲準注冊的案例不在少數(shù)。

日本

日本和中國一樣，沒有“共存同意書”制度，而且和中國可以“有條件的認可”不一樣，在日本如果商標因他人在先注冊商標被駁回，提交在先商標權(quán)利人出具的“共存同意書”是不可能被官方認可的。那就真的一點辦法都沒有了嗎？目前日本商標實踐中采取的是一種名為“assign back”的制度，“assign”是轉(zhuǎn)讓的意思，“assign back”就是轉(zhuǎn)讓回來的意思。簡單解釋就是，申請注冊的商標因他人在先注冊商標被駁回時，可以與在先商標權(quán)利人交涉，得到在先商標權(quán)利人的同意后，將自己申請注冊的商標轉(zhuǎn)讓給在先商標權(quán)利人，此時商標權(quán)利人統(tǒng)一了，商標自然將核準注冊，待商標核準注冊后再將商標轉(zhuǎn)讓回原來的申請人。此時事實上申請商標就和在先商標實現(xiàn)了共存。

大家可能要問，中國為什么沒有采用這樣的制度呢？熟悉商標的人可能都知道，根據(jù)中國《商標法》第42條（注釋4）的規(guī)定，辦理商標轉(zhuǎn)讓時，在相同、類似商品上的相同、近似商標必須一并轉(zhuǎn)讓，否則該轉(zhuǎn)讓申請將不予核準，所以“assign back”在中國是行不通的。

但是在日本商標法中是沒有類似規(guī)定的，且日本商標法第24條（注釋5）中還提到關(guān)于商標轉(zhuǎn)讓導致的混淆應(yīng)如何處理，因此是允許出現(xiàn)相同、近似商標分別屬于不同所有人的。日本商標實務(wù)中通常利用這一點采用“assign back”的方式來解決商標共存問題。問題看似解決了，但是“assign back”制度本身是存在一些問題的，下面我們來談?wù)剮c擔憂。

實際上“assign back”制度是日本特有的，作為外國人有點難理解的制度，試想兩個跨國企業(yè)的商標共存談判，可能涉及多個國家、地區(qū)，共存談判很順利，但到了在日本提交手續(xù)階段，共存變成了轉(zhuǎn)讓，這事兒的性質(zhì)迅速上升了一個檔次，轉(zhuǎn)讓意味著無形資產(chǎn)的流失，在文件簽署過程中的審批可能就變得沒有那么容易了。

再有，還有很多情況是無法利用這個制度的，如：

1.如果申請商標由兩個部分組成，一個部分和他人在先商標相同或近似，一個部分和自己已注冊商標相同或近似，商標被駁回后，將其轉(zhuǎn)讓給在先商標權(quán)利人，此時自己的商標又會成為這個商標的注冊障礙。當然你如果心大，也可以把自己名下的商標都轉(zhuǎn)給在先權(quán)利人再轉(zhuǎn)回來。

2.馬德里國際注冊指定日本的商標，因其轉(zhuǎn)讓手續(xù)需要到原屬國的國際局辦理，也是不能使用“assign back”的。

3.如果在先商標不止一個，且分屬于不同的權(quán)利人，“assign back”同樣無法使用。

因為以上原因，日本也一直在探索引入“共存同意書”制度，不過截至目前“assign back”仍然是在日本普遍采用的共存手段。

最后，我們來比較一下中國和日本在商標共存制度上的異同。

中日兩國在「商標共存制度」上的比較

在一帶一路的背景下，中國企業(yè)越來越多的走出國門，需要在不同國家處理自己的商標事務(wù)，各個國家又都有自己的法律背景和實務(wù)特點，本文僅就中國和日本在商標共存方面的比較進行探討，希望能給讀者一些幫助。

注釋1：中國《商標法》第30條：申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。

注釋2：2007年11月國家工商行政管理總局商標評審委員會的法務(wù)通訊

商標評審委員會，《商標法》第二十八條（現(xiàn)行商標法第30條）的立法目的有二：第一，保護在先注冊或者初步審定商標，避免商標權(quán)利沖突；第二，保護消費者利益，即防止相同或者近似商標出現(xiàn)在市場上，造成相關(guān)消費者混淆。商標權(quán)為私權(quán)，申請商標與在先商標之間是否存在沖突主要是私權(quán)糾紛，應(yīng)當由當事人通過法律程序主張，在駁回復審案件中，申請人與引證商標所有人達成共存協(xié)議，已經(jīng)消除了當事人之間的權(quán)利沖突。而且，申請人與引證商標所有人簽訂共存協(xié)議，表明雙方在實際使用商標時不會相互“搭車”，并且可以推定其具有相互區(qū)分的善意。因此，對當事人之間的共存協(xié)議完全不予考慮，不盡合理。但是，保護消費者利益是《商標法》第二十八條的立法目的之一，也是我國《商標法》的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時還應(yīng)考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區(qū)分，共存是否容易造成消費者混淆。為此，需要綜合考慮下列兩方面因素：

第一，雙方商標使用商品的類似程度、雙方商標的近似程度及各自的知名度。雙方商標使用商品雖然在《類似商品或者服務(wù)區(qū)分表》的同一類似群組但類似程度較低，雙方商標文字、圖形或者其他組成部分存在近似之處，依照通常的審查標準，應(yīng)當判定為近似商標，但是雙方商標在整體上能夠為消費者所區(qū)分的，可以允許共存，核準申請商標注冊。反之，如果雙方商標使用商品為同一種商品，或者是關(guān)聯(lián)程度密切的類似商品，而雙方商標文字、圖形或者其他組成部分近似程度較高，消費者難以區(qū)分，則不允許共存，對申請商標仍予以駁回。

第二，雙方商標的知名度。如果引證商標知名度較高，核準申請商標注冊和使用容易造成消費者混淆的，對申請商標予以駁回。如果申請商標已經(jīng)實際使用并且具有一定知名度，該商標與引證商標雖然存在近似之處，但消費者能夠?qū)⑵渑c引證商標相區(qū)分的，可以核準申請商標注冊。

注釋3：參考最高人民法院（2016）最高法行再103號行政判決書

注釋4：中國商標法第四十二條：轉(zhuǎn)讓注冊商標的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請。受讓人應(yīng)當保證使用該注冊商標的商品質(zhì)量。

轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應(yīng)當一并轉(zhuǎn)讓。

對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由。

轉(zhuǎn)讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權(quán)。

注釋5：日本商標法第二十四條之四：商標權(quán)移轉(zhuǎn)的結(jié)果，造成在相同商品或服務(wù)上使用的近似的注冊商標，或在類似商品或服務(wù)上使用的相同或近似注冊商標的商標權(quán)屬于不同的權(quán)利者時，其中某一個注冊商標的商標權(quán)人、專用權(quán)人或普通使用權(quán)人在指定商品或指定服務(wù)上的注冊商標的使用，損害其他注冊商標的商標權(quán)人或?qū)Ｓ脵?quán)人的業(yè)務(wù)利益（僅限使用該其他注冊商標的指定商品或指定服務(wù)。）時，該其他注冊商標的商標權(quán)人或?qū)Ｓ脵?quán)人有權(quán)要求該注冊商標的商標權(quán)人、專用權(quán)人或普通使用權(quán)人附上適當?shù)谋硎疽苑乐蛊錁I(yè)務(wù)商品或服務(wù)與自己的業(yè)務(wù)商品或服務(wù)產(chǎn)生混淆。

供稿：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：李麗芳北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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